第一篇：立時集團國際有限公司與武漢立邦涂料有限公司侵犯商標專用權及不正當競爭糾紛案

立時集團國際有限公司與武漢立邦涂料有限公司侵犯商標專用權及不正當競爭

糾紛案

湖北省高級人民法院民事判決書

（2002）鄂民三終字第18號

上訴人（原審被告）武漢立邦涂料有限公司，住所地武漢市漢陽區(qū)鸚鵡大道洲頭一村203號。

法定代表人向方，該公司董事長。委托代理人彭在軍，該司職員。

委托代理人阮文非，湖北文合律師事務所律師。

被上訴人（原審原告）立時集團國際有限公司，住所地香港九龍長沙灣道833號長沙灣廣場一期1101室。

法定代表人吳學人，該公司董事會主席。委托代理人袁季雨，上海市浩華律師事務所律師。委托代理人徐勁科，上海市浩華律師事務所律師。

上訴人武漢立邦涂料有限公司（以下簡稱武漢立邦）因與立時集團國際有限公司（以下簡稱立時集團）商標侵權及不正當競爭糾紛一案，不服武漢市中級人民法院（2002）武知初字第55號民事判決，向本院提起上訴。本院于2002年11月6日受理后，依法組成合議庭，于2002年12月19日公開開庭審理本案。上訴人武漢立邦委托代理人彭在軍、阮文非，被上訴人立時集團委托代理人袁季雨、徐勁科到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

1． 原審認定，1.原告立時集團是立邦漆“N”字商標和“立邦漆”文字及圖形商標、“立邦”和“立邦”文字及圖形商標的注冊商標所有人。依據(jù)上述商標權核定使用商品分別為共22個類別和共21個類別，其中均包括了第2類，即：“油漆、漆、底漆”等。

2.立時集團從1992年起在中國大陸開始投資建廠，其先后成立了立邦涂料（中國）有限公司、立邦涂料（廣東）有限公司、廊坊立邦涂料有限公司等三家獨資企業(yè)和蘇州立邦涂料有限公司、立邦涂料（重慶）化工有限公司等二家合資企業(yè)，并在全國22個大中城市設立了辦事處銷售立邦漆品牌的產(chǎn)品。上述五家關聯(lián)企業(yè)均經(jīng)原告立時集團授權使用立邦漆文字及圖形商標，1998年7月17日，原告立時集團成立立邦武漢辦事處，并在武漢開始進行商品銷售。

3.立時集團及相關聯(lián)企業(yè)自1992年10月14日起開始在全國范圍內(nèi)進行廣 1 告宣傳和策劃，以促進立邦漆及品牌的推廣。在中國中央電視臺近年的大型活動中均參與廣告發(fā)布，并贊助了2001年“世界青年足球錦標賽”，僅2001年一年投入的廣告及宣傳費用就達1.3億元人民幣。立邦公司在武漢及湖北地區(qū)也投入240余萬元廣告宣傳費，并在武漢相關重要路口樹立了路牌廣告，通過上述廣告宣傳，使立邦漆及其品牌在包括湖北在內(nèi)的相關公眾中產(chǎn)生一定知名度。

4.立時集團有其關聯(lián)企業(yè)自進入中國市場以來，銷售量逐年以較大幅度增長，僅立邦涂料（中國）有限公司一家從1994年到2001年的銷售額就從2480余萬元增至7.8億元，8年的銷售總額達28.66億元，這表明商標權人及授權使用該商標的相關企業(yè)已占有很大市場份額，公司效益一直較好。

5.立時集團作為立邦商標權人，通過宣傳策劃及產(chǎn)品營銷、售后服務手段，在全國各地被推薦或列為知名品牌，如在浙江省被評為97、98年度消費者購物首選品牌；在江蘇省獲得98江蘇“買得放心用得稱心產(chǎn)品”稱號；1998年3月，中國消費者協(xié)會已經(jīng)將立邦漆涂料系列作為“98年中國消費者協(xié)會推薦商品”；在湖北，湖北工商企業(yè)名優(yōu)品牌組委會也將立邦列為名優(yōu)涂料品牌。因此，立邦漆商標在全國范圍內(nèi)以及武漢當?shù)囟家驯粡V大消費者所知曉，并被相關部門確認為知名品牌。

6.2002年2月，向方、陸偉建、向略民等三人合資成立武漢立邦涂料有限公司即本案被告。從工商登記檔案資料看，該公司為注冊資本50萬元的有限責任公司，核準的經(jīng)營范圍為建筑涂料（內(nèi)外墻乳膠漆）、鋼結(jié)構防水涂料、飾面防水材料（除國家專項許可產(chǎn)品）生產(chǎn)、銷售，被告在申請成立企業(yè)公司名稱預先核準申請書上申請使用名稱為武漢立邦涂料有限公司，備用名稱為武漢漢高涂料有限公司、武漢海爾涂料有限公司、武漢宣威涂料有限公司。該公司經(jīng)工商核準后開始生產(chǎn)經(jīng)營，其宣傳資料和產(chǎn)品包裝上均注明了武漢立邦涂料有限公司出品。

原審法院認為,本案爭議的焦點：

1.立時集團所擁有的注冊商標是否屬馳名商標；

2.武漢立邦經(jīng)核準的字號與原告立時集團注冊商標發(fā)生沖突是否構成侵權以及應適用什么法律調(diào)整；

3.立時集團索賠50萬元的依據(jù)是否充分。

對于以上爭議焦點，原審法院認為，1.立時集團對立邦漆“N”字商標?！傲钇帷蔽淖旨皥D形商標?！傲睢奔啊傲睢拔淖旨皥D形商標在核定的商品范圍內(nèi)，依法享有商標專用權。立邦漆“N”字商標、“立邦漆”文字及圖形商標、“立邦”及“立邦”文字及圖形商標雖然未被國家工商管理部門評為馳名商標，但立時集團在注冊了上述商標后即進行了大量的廣告宣傳，上述商標從1993年注冊起至今已持續(xù)使用近十年，立 2 時集團的廣告宣傳持續(xù)時間長，投入的廣告費用達數(shù)億元，其廣告范圍涵蓋全國大部分地區(qū)，且其品牌銷售量呈逐年上升態(tài)勢，立邦漆在普通消費者心中已享有較高聲譽。依據(jù)《中華人民共和國商標法》第十四條的規(guī)定，本院認定立邦漆系列商標為馳名商標。被告武漢立邦認為馳名商標認定權只有工商管理機構的辨稱意見與我國相關法律規(guī)定相悖，其辯稱理由本院不予支持。

2．本案雙方的爭議涉及商標專用權與企業(yè)字號沖突的相關法律問題。原告立時集團的立邦漆“N”字商標、“立邦漆”文字及圖形商標、“立邦”及“立邦”文字及圖形商標為馳名商標，在其核定使用的商品和非類似商品上均享有專用權，該商標專用權在我國應產(chǎn)生排他的法律后果，被告武漢立邦作為漆類行業(yè)的生產(chǎn)者應當知道使用“武漢立邦”企業(yè)名稱會誤導消費者，足以引起公眾誤認為“武漢立邦”與立時集團授權的相關的企業(yè)存在某種關聯(lián)關系或為同一市場主體，使他人對其商品的來源產(chǎn)生混淆，且造成“立邦漆”馳保商標的淡化。武漢立邦在申請注冊企業(yè)字號時未遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則和公認的商業(yè)道德，具有明顯的過錯，給注冊商標權人造成相應的損害結(jié)果，其行為違反了《中華人民共和國商標法》第五十二第第五項之規(guī)定，給他人的注冊商標專用權造成損害，應承擔相應的法律責任。原告立時集團主張武漢立邦侵犯商標權的訴訟請求成立。被告武漢立邦以其注冊系經(jīng)審批而不存在侵權的辯稱理由不成立。

3．立時集團以損失及被告獲利無法取證為由請求定額賠償?shù)脑V訟請求符合《中華人民共和國商標法》第五十六條第二款的規(guī)定，但該規(guī)定僅明確了上限為50萬元，故人民法院在確定賠償數(shù)額時根據(jù)侵權行為的情節(jié)予以考慮。鑒于本案武漢立邦在申請企業(yè)字號時，備用的企業(yè)名稱為漢高、海爾、宣威等知名品牌，故其侵權和主觀故意較明顯，應給予被侵權人相應的經(jīng)濟補償，包括權利人為實現(xiàn)權利所支出的合理費用?？紤]到武漢立邦于2002年2月才注冊成立，侵權時間較短，造成的危害后果尚不明顯，故本院酌定賠償數(shù)額為8萬元。

綜上，原審法院認為，立時集團擁有的立邦漆系列注冊商標為馳名商標，被告武漢立邦登記的企業(yè)字號與原告的注冊商標相同，侵犯了原告注冊商標專用權。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百一十八條、第一百三十四條第一款第一、七項，《中華人民共和國商標法》第五十二條第五項、第五十六條第二款，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十八條之規(guī)定，判決：

一、武漢立邦于本判決生效后下日內(nèi)變更其企業(yè)字號，新企業(yè)字號中不得含有“立邦”字樣；

二、武漢立邦于本判決生效后十日內(nèi)銷毀帶有“立邦”字樣的產(chǎn)品宣傳資料和產(chǎn)品外包裝；

三、武漢立邦于本判決生效后十日內(nèi)賠償原告立時集團經(jīng)濟損失8萬元；

四、駁回原告立時集團其他訴訟請求。

受理費10010元，由武漢立邦負擔。

宣判后，原審被告武漢立邦不服，向本院提起上訴，一、原審法院審理程序不當。根據(jù)最高人民法院1998年7月20日頒布的《關于全國部分法院知識產(chǎn)權審判工作座談會紀要》（法[1998]65號）文中關于“人民法院審理知識產(chǎn)權案件糾紛中，凡涉及權力沖突的，一般應當由當事人按照有關知識產(chǎn)權的撤銷或者無效程序，請求有關授權部門先解決權力沖突后，再處理知識產(chǎn)權的侵權糾紛和其他民事糾紛案件”的意見，原審法院未告知被上訴人應先向工商管理機關申請上訴人企業(yè)名稱登記的撤銷或無效，就徑直判決，違反了法定程序。

二、原審法院認定事實不當，根據(jù)我國法律和司法解釋，法院不應成為馳名商標的確認主體。

三、原審法院越權判決。企業(yè)字號是由國家工商行政管理部門依據(jù)有關法律、法則、規(guī)章的規(guī)定核準登記和管理，是國家行政權的一種，不在人民法院民事審判職權范圍之內(nèi)，原審法院判決上訴人變更企業(yè)字號實屬違權。故請求：撤銷原判；駁回被上訴人的起訴；由上訴人承擔本案的全部訴訟費。在庭審過程中，武漢立邦提出，由于最高人民法院在所出臺的《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中明確規(guī)定人民法院在審理商標糾紛案件中，可以對涉及的注冊商標是否馳名作出認定，故對其上訴請求進行修正，認為立時集團違法使用其注冊的商標，法院不應認定本案所涉商標為馳名商標。

被上訴人立時集團在答辯期內(nèi)未提供書面答辯意見。在庭審中口頭辯稱，原審法院適用法律正確，程序無不當之處。請求二審法院駁回上訴人的上訴，維持原判。

在二審審理期間，上訴人武漢立邦為證明其上訴請求，向本院提交了以下新證據(jù)：

1．2002年10月21日《衡陽晚報》有關被上訴人生產(chǎn)的立邦漆冒充日本漆被查封的新聞報道。證明立時集團誤導消費者，違法使用其注冊商標；

2．立時集團擁有的第104404號、第665336號商標注冊證，證明國家工商行政管理局商標局所核準的立時集團的商標沒有“NIPPON PAINT”字樣，而“NIPPON PAINT”可譯為“日本漆”，該行為違反我國《商標法》、《反不正當競爭法》的有關規(guī)定；

3．立邦“美得麗”內(nèi)墻乳膠漆實物桶和武漢立邦生產(chǎn)的武立牌漆實物桶各一個，證明①立時集團違法使用其注冊商標；②通過兩實物桶外觀圖案比較，證明其未突出使用企業(yè)名稱，突出的是“武立牌”商標；整體圖案明顯不同，不會造成消費者的誤認。

立時集團認為，上述證據(jù)1涉及的內(nèi)容僅是新聞報道，不能作為我公司被處罰及違法使用注冊商標的依據(jù)；證據(jù)2是我公司的商標注冊證無異議，但不能證明上述人想證明的內(nèi)容；證據(jù)3不能證明我公司違法使用注冊商標；且通過兩實物桶外觀的比較可以證明武漢立邦在其生產(chǎn)的武立牌漆桶上突出使用了“武漢立邦涂料有限公司”企業(yè)名稱及與我公司“N”字商標相近似的標識。

立時集團為反駁上訴人的上訴請求，向本院提供一份新證據(jù)，即2002年7月25日，立時集團作為申請人，請求武漢市工商行政管理局對武漢立邦使用“立邦‘作為企業(yè)名稱中字號的行為予以糾正的《申請書》，證明立時集團在向法院起訴前曾向行政部門申請糾正。武漢立邦對該證據(jù)的真實性無異議，但認為不能說明行政機關曾就此作過處理。

本院認為，上訴人提供的證據(jù)1，僅是一則新聞報道。上訴人如欲證明新聞報道中提及的被上訴人生產(chǎn)的立邦漆冒充日本漆被查封一事，應提供有關行政部門處罰和證明，但上訴人未就此進一步舉證，故不予采信；僅憑上訴人提供的證據(jù)2不能證明立時集團在使用其注冊商標時違反我國《商標法》、《反不正當競爭法》的有關規(guī)定，故對該證據(jù)欲證明的事實不予采信；被上訴人對證據(jù)3的質(zhì)證意見有事實依據(jù)，故應認定武漢立邦在其生產(chǎn)的武立牌漆桶上突出使用“武漢立邦涂料有限公司”企業(yè)名稱。對上訴人的觀點不予采納。被上訴人依據(jù)其提供的《申請書》證明其曾向武漢市工商行政管理局請求對武漢立邦使用“立邦”作為企業(yè)名稱中字號的行為予以糾正的事實，本院予以采信。

經(jīng)審理查明，原判認定事實屬實，本院予以確認。

本院認為，本案涉及的主要問題是：立時集團擁有的“立邦”文字注冊商標是否為馳名商標；武漢立邦將立時集團擁有的“立邦”文字注冊商標在其企業(yè)字號中使用是否構成侵權；原審程序是否有不當之處。

關于立時集團擁有的“立邦”文字注冊商標是否為馳名商標的問題。根據(jù)立時集團提交的商標注冊證，立時集團為立邦漆“N”字商標的、“立邦漆”文字及圖形商標、“立邦”及“立邦”文字及圖形組合商標的商標權人，對上述商標在核定的商品范圍內(nèi)，依法享有商標專用權。他人未經(jīng)許可不得擅自使用其商標。原審法院依據(jù)《中華人民共和國商標法》第十四的規(guī)定，綜合考慮相關公眾對商標的知曉程度、商標使用的持續(xù)時間、商標宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍等因素認定了立邦漆系列商標為馳名商標。但由于本案系武漢立邦將立時集團的“立邦”文字商標在企業(yè)字號中使用而引起的侵權糾紛，故本案僅涉及認為“立邦”文字商標是否為馳名商標的問題。立時集團的其他商標是否馳名與本案無關。在本案二審審理期間，上訴人從被上訴人違法使用“立邦”文字及圖形組合商標的角度提出原審法院認定立邦漆系列商標為馳名商標，但既未就“立邦”文字商標提出違法使用的問題，也未就原審法院在認定“立邦”文字商標為馳名 5 商標時考慮的各種因素提出抗辯，且其提供的證據(jù)也不足以認定被上訴人在有關立邦漆系列商標上確有違法使用的事實。故上訴人認為不應認定“立邦”文字商標為馳名商標的上訴理由不能成立，本院依法予以駁回。原審法院對此節(jié)的認定并無不當。

關于武漢立邦將立時集團擁有的“立邦”文字注冊商標在其企業(yè)字號中使用是否構成侵權的問題。武漢立邦注冊的企業(yè)名稱雖然是經(jīng)工商行政管理部門核準的，但該企業(yè)名稱中用于區(qū)分不同市場主體的字號“立邦”與立時集團合法持有的“立邦”文字商標相同。立時集團“立邦”文字商標于2002年1月7日經(jīng)國家商標局批準注冊，而武漢立邦立日期為2002年2月1日，立時集團“立邦”商標先于武漢立邦成立而注冊，因而在中國范圍內(nèi)產(chǎn)生了排他的法律后果，立時集團享有在先權。故武漢立邦雖經(jīng)合法注冊，但與立時集團擁有的商標權構成沖突，根據(jù)保護在先權利的原則，武漢立邦的行為，屬違反《中華人民共和國商標法》第五十二條第（五）項規(guī)定的“給他人的注冊商標專用權造成其他損害”的情形，構成商標侵權。同時，根據(jù)《中華人民共和國反不正當競爭法》的規(guī)定，經(jīng)營者在市場交易中，應當遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業(yè)道德。武漢立邦作為漆類行業(yè)的生產(chǎn)者應當知道立邦漆這一知名品牌和“立邦”這一馳名商標，也應當知道使用“武漢立邦”企業(yè)名稱足以引起相關公眾誤認為“武漢立邦”與立時集團授權的相關企業(yè)存在某種關聯(lián)關系或為同一市場主體，使消費者對其商品的來源產(chǎn)生混淆。并且，從武漢立邦在申請企業(yè)字號時，備用的企業(yè)名稱中含有漢高、海爾、宣威等知名品牌來看，其明顯具有“搭便車”的故意，故武漢立邦的上述行為亦構成了不正當競爭。故，上訴人關于其將立時集團擁有的“立邦”文字注冊商標在其企業(yè)字號中使用有構成侵權的上訴理由應依法予以駁回。

關于原審法院的程序是否不當?shù)膯栴}。根據(jù)《中華人民共和國商標法》第五十三條關于“對商標侵權糾紛，當事人可以向人民法院起訴，也可以請求工商部門處理”的規(guī)定，法律并未就此類權力沖突案件設置程序，立時集團在向工商行政管理部門申請對武漢立邦企業(yè)名稱予以變更未果時，徑行向法院起訴并無不妥，原審法院依法受理正確。但是，因企業(yè)名稱的登記和管理不在人民法院審判職權范圍之內(nèi)，故原審法院直接判決武漢立邦變更其企業(yè)字號不當，本院依法應予以糾正。上訴人該部分上訴理由部分成立。

綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律基本正確，實體處理部分不當。本院依照《中華人民共和國民法通則》第四條、第一百一十八條、第一百三十四條第一款第（一）、（七）項、《中華人民共和國商標法》第十四條、第五十二條第（五）項、第五十三條、第五十六條第二款、《中華人民共和國反不正當競爭法》第二條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（三）項 6 之規(guī)定，改判如下：

一、撤銷武漢市中級人民法院（2002）武知初字第55號民事判決第（一）項；

二、武漢立邦自本判決生效之日起，不得在其所有產(chǎn)品、產(chǎn)品外包裝、產(chǎn)品宣傳資料以及其他經(jīng)營活動中使用“立邦”文字；

二、維持武漢市中級人民法院（2002）武知初字第55號民事判決第（二）、（三）、（四）項。

本案一、二審案件受理費各10010元，均由武漢立邦負擔。

本判決為終審判決。

審判長 蔡暉

代理審判員 寧哲

代理審判員 徐翠

二00三年一月十三日（院印）

書記員 程飛

第二篇：上海如家酒店管理有限公司與武漢如家酒店管理有限公司侵犯商標專用權及不正當競爭糾紛一案

上海如家酒店管理有限公司與武漢如家酒店管理有限公司侵犯商標專用權及不正當競爭糾紛一案

來源： 作者： 日期：10-11-10

原告上海如家酒店管理有限公司訴稱：“如家”系我公司合法擁有排他使用權的商標，注冊號為第3052162號、第3052163號，注冊期限均自2003年3月21日至2013年3月20日止，核定服務項目包括飯店、餐館、會議室出租、室內(nèi)裝飾設計、計算機軟件設計、攝影、提供展覽設施、活動房屋出租、旅館預定、計算機軟件出租、計算機軟件維護、住所（旅館、供膳寄宿處）。該商標的注冊人原為唐人酒店管理（香港）有限公司；2005年5月31日，注冊人變更為如家酒店連鎖管理（香港）有限公司；2006年，我公司依法取得“如家”商標的排他使用權利。2008年，該商標被認定為馳名商標。我公司創(chuàng)立于2002年，2006年10月在美國納斯達克上市，系中國酒店業(yè)海外上市的第一家公司，現(xiàn)已覆蓋全國124座主要城市、擁有已開業(yè)連鎖酒店534家，其中在武漢已開設酒店11家。被告武漢如家酒店管理有限公司成立于2005年7月11日，經(jīng)營范圍為酒店管理、酒店用品銷售、經(jīng)濟信息咨詢、住宿。2008年8月19日，該公司成立臺北分公司，經(jīng)營范圍為住宿。被告武漢如家酒店管理有限公司在知道“如家”商標具有極高知名度的情況下，仍然將“如家”商標突出使用在其賓館招牌、賓館內(nèi)物品以及互聯(lián)網(wǎng)等宣傳上，足以導致相關公眾誤認其與作為“如家”商標權利人的原告存在某種聯(lián)系或誤解為同一市場主體，對商品和服務的來源產(chǎn)生混淆。被告的行為顯然是對我公司商標權利的侵害，也是對原告實施的不正當競爭行為。原告擁有“如家”字號和商標的在先權利，被告的企業(yè)名稱不但與“如家”商標產(chǎn)生了沖突，也與原告的企業(yè)名稱有沖突，在原告獲得了如家名稱和商標被認定馳名的情況下，被告公司設立之初就應該主動避讓，被告卻明知故犯，注冊取得了“如家”字號，混淆了服務來源，侵害了原告的商譽。故訴請法院依法判令被告：

1、立即停止侵犯原告享有的“如家”商標的專用權；

2、立即停止對原告的不正當競爭行為；

3、立即變更企業(yè)名稱，變更后的企業(yè)名稱中不得含有“如家”文字；

4、賠償原告經(jīng)濟損失人民幣28萬元及合理費用；

5、在報刊上刊登聲明，向原告賠禮道歉、消除影響；

6、承擔本案訴訟費用。庭審中，原告撤回了第2項訴訟請求。被告武漢如家酒店管理有限公司庭審口頭辯稱： 我公司2005年在武漢工商注冊，使用現(xiàn)在的企業(yè)名稱。當時原告的“如家”商標沒有知名度，原告沒有任何酒店在武漢注冊；我公司在武漢登記注冊、使用企業(yè)名稱在原告公司之前；原告知道我公司及酒店的存在，但采取默許和放任的態(tài)度；原告賠償計算應自起訴時倒推兩年，我公司經(jīng)營不好、沒有收益，所以原告28萬的賠償請求過高；我公司沒有對原告造成任何不良后果。故請求駁回原告訴

訟請求。

經(jīng)審理查明： 2003年3月21日，唐人酒店管理（香港）有限公司，在中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局注冊了“如家”橫排、“如家”豎排文字服務商標，注冊號分別為3052162、3052163，核定服務項目第42類，含飯店、餐館、旅館預訂、旅館等服務項目，注冊有效期限均自2003年3月21日至2013年3月20日止。2005年5月31日，經(jīng)國家商標局核準，兩商標的注冊人變更為如家酒店連鎖管理（香港）有限公司。2006年6月1日，如家酒店連鎖管理（香港）有限公司與上海如家酒店管理有限公司簽訂《商標使用許可合同》，許可上海如家酒店管理有限公司使用3052162、3052163號商標，許可方式為排他許可，許可期限自2003年3月21日至2013年3月20日止。2006年8月1日，如家酒店連鎖管理（香港）有限公司與上海如家酒店管理有限公司簽訂《商標使用許可合同補充協(xié)議》。協(xié)議約定，對任何第三人侵害該兩商標權利的行為，如家酒店連鎖管理（香港）有限公司授權上海如家酒店管理有限公司對侵權行為進行調(diào)查，搜集證據(jù)；向人民法院提起訴訟。2008年3月25日，國家工商行政管理總局商標局商標馳字[2008]第79號《關于認定“如家”商標為馳名商標的批復》認定，如家酒店連鎖管理（香港）有限公司使用在商標注冊用商品和服

務國際分類第43類旅館服務上的“如家”注冊商標為馳名商標。

2005年7月1日，湖北省武漢市工商行政管理局對武漢如家酒店管理有限公司進行了企業(yè)名稱核準。2005年7月11日，武漢如家酒店管理有限公司在武漢市工商行政管理局江漢分局登記成立，業(yè)務范圍為酒店管理等，經(jīng)營期限自2005年7月11日至2015年7月10日，現(xiàn)住所地為武漢市江漢區(qū)前進四路227號花樣年華1層22號。2008年8月19日，武漢如家酒店管理有限公司臺北分公司成立，經(jīng)營住所為武漢市江岸區(qū)臺北路130號。2009年4月26日，上海如家酒店管理有限公司的委托代理人在湖北省武漢市楚信公證處，經(jīng)過該處計算機輸入http://wuhanrujia.com網(wǎng)址，進入武漢如家酒店管理有限公司主頁，主頁的左上方有一上部呈圓弧形的梯形標記，標記中間是一淺色的長方形，長方形中從上到下排列“如家”文字，長方形右上角為一淺色眉月，長方形外顏色均為深色；主頁有“武漢如家酒店簡介”的內(nèi)容，其中介紹了武漢如家酒店江漢路店，酒店周邊環(huán)境介紹中也用的是“武漢如家酒店”簡稱；主頁標注有聯(lián)系方式，公司名稱為武漢如家酒店管理有限公司，所在地址為湖北省武漢市前進四路227號。分別點擊主頁客房服務欄目，有“武漢如家酒店介紹”，其中介紹武漢如家酒店江漢路店；點擊會議服務欄目，進入會議室介紹；點擊美食餐飲欄目，進入餐飲介紹；點擊周邊環(huán)境，進入周邊環(huán)境；點擊酒店最新動態(tài)，進入如家酒店最新動態(tài)；點擊最新招聘，進入最新招聘；點擊網(wǎng)上預訂，進入網(wǎng)上預訂；點擊企業(yè)招聘欄目，進入企業(yè)招聘，點擊該頁面上的招聘信息及職位欄目，進入招聘信息及職位，該頁面有武漢如家酒店江漢路店的陳述介紹。以上欄目都在頁面左上方標有同主頁的“如家”標記。湖北省武漢市楚信公證處（2009）鄂楚信證字第9093號公證書，公證了以上網(wǎng)上獲取

證據(jù)的過程。

2009年4月17日，上海如家酒店管理有限公司的委托代理人閻士強與湖北省武漢市楚信公證公證員王朝陽、翁建來到武漢市前進四路227號，并進入該店8608號房間，由閻士強對如家連鎖酒店前進四路店的大門、電梯入口處、四樓通道處、8608號房間的相關生活用具及該酒店宣傳資料進行了拍照。隨后，該行人員來到武漢市江岸區(qū)臺北路120號，由閻士強對如家連鎖酒店臺北路店的大門進行了拍照。根據(jù)拍攝的照片：兩家酒店的店面都標有“如家連鎖酒店”店名和非常明顯的五邊形的燈箱標牌。標牌中間是一淺色的長方形，長方形中從上到下排列“如家”文字。江漢路店的電梯入口處、四樓通道處標有同樣的標牌。在酒店房間的毛巾、拖鞋、電話、房卡、用戶資料上都有同樣的標牌。湖北省武漢市楚信公證

處（2009）鄂楚信證字第9094號公證書，公證了這一取證過程。

原告公司為維權支付了律師費60，000元，公證費1，800元，查詢、打印、機讀費540

元，注宿費165元，交通費1，960元，共計64，000余元。

本案的爭議焦點是：侵權是否構成，被告企業(yè)名稱中使用“如家”的字號是否合法；如果侵權構成，被告企業(yè)名稱是否應該變更，賠償數(shù)額如何確定。本院認為：

“如家”橫排、“如家”豎排文字服務商標系唐人酒店管理（香港）有限公司在中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局注冊，后權利人變更為如家酒店連鎖管理（香港）有限公司，尚在有效保護期限內(nèi)。如家酒店連鎖管理（香港）有限公司的商標專用權應予保護?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條第二款：在發(fā)生注冊商標專用權被侵害時，獨占使用許可合同的被許可人可以向人民法院提起訴訟；排他使用許可合同的被許可人可以和商標注冊人共同起訴，也可以在商標注冊人不起訴的情況下，自行提起訴訟；普通使用許可合同的被許可人經(jīng)商標注冊人明確授權，可以提起訴訟。原告上海如家酒店管理有限公司獲得兩商標的排他許可使用權，且獲得如家酒店連鎖管理（香港）有限公司就侵權進行訴訟的授權。原告就侵犯“如家”商標專用權的行為有權提起訴訟。雖然原告獲得“如家”商標排他許可的時間晚于被告公司注冊的時間，但被告企業(yè)名稱中“如家”字號仍然持續(xù)存在，原告有權就該行為提起訴訟。

一、關于是否構成侵權

1、關于被告公司在服務中使用“如家”商標的行為?！吨腥A人民共和國商標法》第五十二條第（一）項規(guī)定，未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或近似的商標的，屬侵犯注冊商標專用權。原告公司注冊的“如家”豎排、橫排文字服務商標，核定服務項目第42類，含飯店、餐館、旅館預訂、旅館等服務項目。被告公司在其開設的酒店的毛巾、拖鞋、電話、房卡、用戶資料、門牌上，在其開辦的網(wǎng)站的網(wǎng)頁上使用豎排的“如家”文字商標宣傳酒店服務，侵犯了原告3052163號商標的專用權。被告公司應該承擔相應的侵權責任。

2、關于被告公司突出使用“如家”企業(yè)字號《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項規(guī)定，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產(chǎn)生誤認的，屬于商標法第五十二條第（五）項規(guī)定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為。根據(jù)該條規(guī)定，企業(yè)字號構成商標侵權需要兩個構成要件：一是企業(yè)字號是否規(guī)范使用；二是企業(yè)字號的使用是否混淆商品或者服務來源。被告公司系一家酒店管理公司，酒店經(jīng)營管理是其主營業(yè)務。被告公司未經(jīng)工商行政管理部門批準，在其經(jīng)營的前進四路、臺北路店分別使用“如家連鎖酒店”“如家酒店”招牌，在其開辦的網(wǎng)站的網(wǎng)頁上使用“武漢如家酒店”簡稱進行宣傳，是不規(guī)范的簡化使用企業(yè)名稱行為。該行為突出了“如家”文字，實際上起到了標示服務來源的作用，混淆了服務來源。因此，被告公司在其經(jīng)營的酒店使用“如家連鎖酒店”“如家酒店”招牌，在其開辦的網(wǎng)站的網(wǎng)頁上使用“武漢如家酒店”簡稱進行宣傳，構成了對原告兩商標專用權的侵犯，應該承擔侵權責任。

3、關于被告公司企業(yè)名稱使用“如家”字號1）關于被告公司是否侵犯原告公司企業(yè)名稱權原告主張其企業(yè)字號有很大的知名度，被告公司使用“如家”字號侵犯了其企業(yè)名稱權。《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定，具有一定的市場知名度、為相關公眾所知悉的企業(yè)名稱中的字號，可以認定為反不正當競爭法第五條第（三）項規(guī)定的“企業(yè)名稱”。《中華人民共和國反不正當競爭法》第五條第（三）項規(guī)定，擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認為是他人的商品的，構成不正當競爭。原告主張其字號具有較高的知名度，但是其沒有證據(jù)證明被告公司注冊登記時，其字號具有一定的市場知名度。從原告提交的證據(jù)看，原告公司在被告公司所在地進行同類業(yè)務最早也在2006年1月，并且是采取許可他

人使用“如家”商標的方式來進行的。因此，原告主張被告的企業(yè)字號與原告的企業(yè)名稱相沖突，應該停止使用的請求，缺乏事實依據(jù)。2）關于被告使用“如家”字號是否與原告在先的注冊商標專用權相沖突、構成不正當競爭的問題原告申請注冊商標在2003年3月21日，被告公司的注冊時間是在2005年，原告的商標專用權是在先權利?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第四條：被訴企業(yè)名稱侵犯注冊商標專用權或者構成不正當競爭的，人民法院可以根據(jù)原告的訴訟請求和案件具體情況，確定被告承擔停止使用、規(guī)范使用等民事責任。根據(jù)規(guī)定的精神，如果企業(yè)名稱與在先權利沖突構成不正當競爭，被訴企業(yè)名稱經(jīng)過登記注冊并不構成合法抗辯。原告公司的“如家”注冊商標是在先權利，被告所經(jīng)營的業(yè)務范圍屬原告注冊商標核定的服務項目，被告使用“如家”文字企業(yè)字號登記注冊與在先的“如家”注冊商標專用權相沖突，并足以引起相關公眾對商標權利人與注冊企業(yè)的誤認和混淆，符合不正當競爭的客觀構成要件。但是，從不正當競爭的構成看，還需要看被告公司以如家作為企業(yè)字號進行注冊是否有違誠實信用，也就是要判斷被告公司注冊時的主觀心理狀態(tài)是否具有惡意，是否有不當利用他人商譽的故意。對主觀心理狀態(tài)的判斷，依賴于對“如家”商標顯著性和市場知名度的認定。原告并沒有直接證據(jù)證明，在被告公司注冊之前，如家商標已經(jīng)具有了一定知名度并具有一定的顯著性。但是，2008年3月5日，國家工商行政管理總局對原告“如家”商標進行了馳名認定。從馳名商標的行政認定過程看，國家工商總局注重的是該商標持續(xù)的市場狀況，而且馳名商標的培育也需要一個長期的動態(tài)過程，很難想象該商標在三年前沒有一定市場知名度?？梢哉J定，在被告用“如家”字號進行企業(yè)名稱登記時，“如家”商標已經(jīng)具有了一定的顯著性和市場知名度。被告公司注冊登記時應該對在先的“如家”商標專用權主動避讓。其次，從庭審被告公司的法定代表人的陳述看，其至少不是自己創(chuàng)意的“如家”文字字號，而是模仿了他人的字號。第三，從其冒用如家商標的現(xiàn)實狀況看，被告公司利用“如家”商標的商譽的主觀惡意比較明顯。因此，可以認定被告運用他人注冊商標作為自己企業(yè)字號的行為已經(jīng)構成不正當競爭。原告還主張“如家”商標已被認定為馳名商標，被告登記注冊時應予以避讓。但“如家”商標被認定為馳名商標在2008年，被告公司登記注冊在2005年。被告公司注冊時無法考慮到“如家”商標馳名的狀況。因此，對原告的這一主張，本院不予支持。

二、關于侵權責任被告在同一種商品服務上使用與原告相同的商標、在其酒店及其網(wǎng)站上突出使用其企業(yè)字號構成商標侵權，應該承擔侵權責任。被告以原告的文字商標作為企業(yè)字號構成不正當競爭，也應承擔侵權責任?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十一條規(guī)定，人民法院在審理侵犯注冊商標專用權糾紛案件中，依據(jù)民法通則第一百三十四條、商標法第五十三條的規(guī)定和案件具體情況，可以判決侵權人承擔停止侵害、排除妨礙、賠償損失、消除影響等民事責任?！吨腥A人民共和國反不正當競爭法》第二十條規(guī)定，經(jīng)營者違反本法規(guī)定，給被侵害的經(jīng)營者造成損害的，應當承擔損害賠償責任。被告公司應該停止在其經(jīng)營場所及網(wǎng)站使用“如家”商標、停止突出使用“如家”企業(yè)字號。由于原、被告公司已經(jīng)形成競爭關系，并且造成了服務來源的混淆，被告公司應在雙方共同經(jīng)營地的報刊上刊登聲明消除影響。對于損失的賠償，原告根據(jù)被告的工商年檢資料推定被告公司所獲利潤，依據(jù)不足。本院根據(jù)相關法律規(guī)定進行酌定。本案被告的侵權行為包含侵犯商標專用權和不正當競爭兩個方面，對賠償數(shù)額的酌定應綜合考慮兩方面的行為?？紤]到原告商標屬馳名商標，被告與原告屬同類經(jīng)營，被告經(jīng)營時間較長等因素酌定賠償15萬。被告抗辯主張賠償應該從起訴之日起向前倒推兩年計算。但被告并沒有證據(jù)證明原告在起訴之前的兩年，即2007年，知道和應當知道被告的侵權行為存在，同時考慮到原告進入武漢市場是在2006年，其起訴時間距進入武漢市場的時間相對較短，對被告的抗辯不予支持。被告是否應該承擔停止使用“如家”字號的責任，取決于規(guī)范使用是否可以消除不良后果。由于原告的商標是服務商標，其與企業(yè)字號極易混淆，從實際效果看，被告公司企業(yè)字號即使規(guī)范使用，也必然會對社會公眾造成誤導，從而造成混淆。從維護消費者利益和保護原告利益的角度考慮，被告公司應該更正企業(yè)字號。

對于原告的合理費用，雖然原告在訴訟請求中沒有明確合理費用的請求，但在庭前證據(jù)交換中，原告提交了相應的證據(jù)，被告對證據(jù)也進行了質(zhì)證，應該可以認定原告提出了合理費用的訴求。原告主張的律師費，本院根據(jù)上海市律師收費的指導意見和案件難度支持40，000元，交通費支持600元，住宿費、公證、查詢等費用予以支持，共支持42，000元。綜上，根據(jù)《中華人民共和國商標法》第五十二條第（一）項、第五十六條，《中華人民共和國反不正當競爭法》第二十條，《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項、第二十一條，《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第四條，《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第十七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十八條的規(guī)定，判決如下：

一、被告武漢如家酒店管理有限公司停止侵犯“如家”商標專用權的行為，即被告武漢如家酒店管理有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)停止在其經(jīng)營的酒店、開辦的網(wǎng)站使用“如家”注冊商標，停止在其經(jīng)營招牌、開辦的網(wǎng)站突出使用“如家”字號。

二、被告武漢如家酒店管理有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)更改企業(yè)名稱中“如家”字號，更改后的字號不得與“如家”文字相同或相似。

三、被告武漢如家酒店管理有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)在《長江日報》上刊登消除影響聲明，聲明內(nèi)容需經(jīng)本院審核為準。

四、被告武漢如家酒店管理有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告上海如家酒店管理有限公司支付賠償金人民幣150，000元，合理費用42，000元。

五、駁回原告上海如家酒店管理有限公司其他訴訟請求。如果被告武漢如家酒店管理有限公司未按本判決指定的期限履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

第三篇：福州某某實業(yè)有限公司訴常州某某某某進出口有限公司侵犯商標專用權糾紛案

福州某某實業(yè)有限公司訴常州某某某某進出口有限公司侵

犯商標專用權糾紛案

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（2009）浦民三（知）初字第427號

民事判決書

原告XXXX實業(yè)有限公司，住所地福建省福州市XX縣XX鎮(zhèn)XX村。

法定代表人林X，董事長。

委托代理人柯偉強，福建謹而信律師事務所律師。

委托代理人張熙，福建謹而信律師事務所律師。

被告常州XXXX進出口有限公司，住所地江蘇省常州市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)XX路XX號。法定代表人王XX，董事長。

委托代理人馮一豐，江蘇朱孔陽律師事務所律師。

原告XXXX實業(yè)有限公司訴被告常州XXXX進出口有限公司侵犯商標專用權糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。原告XXXX實業(yè)有限公司的委托代理人柯偉強、張熙、被告常州XXXX進出口有限公司的委托代理人馮一豐到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告XXXX實業(yè)有限公司訴稱：其為“HAOMAI豪麥及圖形”商標的權利人。2008年8月，上海海關查獲被告以一般貿(mào)易形式申報出口至尼日利亞的汽油發(fā)電機組750臺，價值46,500美元。被告在未獲原告許可的情況下，生產(chǎn)、銷售標注由原告享有專用權的“HAOMAI豪麥及圖形”商標的上述商品，其行為侵犯了原告對該商標享有的注冊商標專用權。故起訴，請求法院判令被告：

1、停止侵權行為，在《國際商報》上向原告賠禮道歉、消除影響；

2、賠償原告經(jīng)濟損失人民幣50萬元；

3、賠償原告為本次訴訟支出的合理費用

人民幣25,000元（包括律師費人民幣1萬元、差旅費人民幣15,000元）。

被告常州XXXX進出口有限公司辯稱：被告行為確實侵犯了原告的商標權，但被告只是應客戶要求代理出口，涉案貨物并非被告生產(chǎn)。涉案發(fā)電機尚未出口即被海關行政沒收并處以罰款，被告不存在侵權獲利，原告不存在侵權損失，不應適用法定賠償。商標侵權不存在侵犯人身權，無需賠禮道歉。原告所提交合理費用的證據(jù)不能證明為本案所發(fā)生，不應予以支持。

經(jīng)審理查明：

（一）原告受讓商標的事實。第1274081號“HAOMAI豪麥及圖形”商標原注冊人為案外人福建中閩發(fā)電機有限公司，核定使用商品為第7類下的12種商品，其中包括發(fā)電機，注冊有效期限為1999年5月14日至2009年5月13日。2001年2月28日，上述商標注冊人轉(zhuǎn)讓至XXXX電子有限公司（2007年8月14日XXXX電子有限公司名稱變更為XXXX實業(yè)有限公司）。2008年9月9日，該商標的注冊商標變更證明中載明，該商標核準變更后的注冊人為XXXX實業(yè)有限公司。2009年6月9日，上述商標經(jīng)續(xù)展核準的注冊有效期自2009年5月14日至2019年5月13日。

（二）上海海關查處被告貨物的事實。2008年8月8日，上海海關向原告發(fā)出《確認知識產(chǎn)權侵權狀況通知書》，該通知書中載明：上海外高橋港區(qū)海關近日查獲被告以一般貿(mào)易方式申報出口尼日利亞的汽油發(fā)電機組750臺，價值46,500美元，商品上標有“HAOMAI及圖形”商標，涉嫌侵犯原告在海關總署備案的知識產(chǎn)權。同年8月19日，上海海關出具《扣留侵權嫌疑貨物通知書》，對被告涉嫌侵犯原告“HAOMAI豪麥及圖形”商標專用權的貨物（品名汽油發(fā)電機組，數(shù)量750箱，金額USD46,500）予以扣留。同年9月28日，上海海關出具《侵權嫌疑貨物知識產(chǎn)權狀況認定通知書》，認定被告申報出口的汽油發(fā)電機組侵犯原告在總署備案的“HAOMAI豪麥及圖形”商標專用權。2009年2月27日，上海海關向原告出具《處理結(jié)果通知書》，告知原告，對于被告的行為，上海海關已

作出沒收侵權貨物，并處罰款人民幣32,000元的行政處罰決定。

（三）原告相關費用的支出。2009年7月25日，原告與福建謹而信律師事務所簽訂委托代理合同，同年8月13日，福建謹而信律師事務所向原告開具了金額為人民幣1萬元的律師費發(fā)票。

（四）原、被告商標比對情況。原告第1274081號商標由中文、拼音和圖形組成，自上而下分別為一用五條分割線橫向分割的實心圓圖形（五條分割線的寬度自上而下呈漸寬狀態(tài)）、“HAOMAI”、“豪麥”組成。被告申報出口的發(fā)電機組機身上的標貼上自左向右使用了一用五條分割線橫向分割的實心圓圖形（五條分割線的寬度相同）及“HAOMAI”字樣。

上述事實，由原告提供的商標注冊證、核準續(xù)展注冊證明、核準轉(zhuǎn)讓注冊商標證明、注冊商標變更證明、確認知識產(chǎn)權侵權狀況通知書、扣留侵權嫌疑貨物通知書、侵權嫌疑貨物知識產(chǎn)權狀況認定通知書、海關處理結(jié)果通知書、侵權貨物照片、代理合同、律師費發(fā)票及原、被告在庭審中的陳述在案佐證，本院予以確認。

本院認為：原告通過受讓方式取得了第1274081號商標的商標注冊證，原告在商標注冊的有效期限內(nèi)對上述商標擁有商標專用權，任何單位和個人未經(jīng)原告許可在相同或類似商品上擅自使用與原告注冊商標相同或近似商標的均構成對原告注冊商標專用權的侵犯，依法應承擔相應的責任。

本案被告銷售的汽油發(fā)電機組屬于原告注冊商標核定使用商品的范圍，與原告注冊商標被核準的商品發(fā)電機屬相同商品?，F(xiàn)被告銷售的汽油發(fā)電機組機身上使用了“HAOMAI及圖形”商標，其中“HAOMAI”與原告商標中的“HAOMAI”相同，其圖形與原告商標中的圖形均由實心圓和五條橫向的分割線組成，圖案的組成要素和組合形式相同，兩者雖在分割線的寬度上略有不同，但不影響兩圖案整體上的相似性。上述圖形和拼音系原告商標的主要組成部分，現(xiàn)被告在產(chǎn)品上使用與原告商標組成要素中的相同拼音和近似圖形，與原告商標構成近似。被告未經(jīng)原告許可，在相同商品上使用了與原告注冊商標近似的商標，足以使消費者對商品的來源產(chǎn)生誤認或認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系。其行為已構成對原告注冊商標專用權的侵犯，應承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。被告辯稱其只是幫尼日利亞客戶代為辦理出口手續(xù)，該批貨物實際貨主為該尼日利亞客戶，但被告未能舉證證明，本院不予采信。

關于原告主張的損失，侵犯商標專用權的賠償數(shù)額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失。本案被告的產(chǎn)品已被海關及時扣留并予以沒收，因此被告未能獲取利益，本次侵權行為也未對原告造成損失。故原告要求被告賠償損失的主張，與法無據(jù)，本院不予支持。原告主張的律師費屬可主張的合理費用的范圍，但該費用過高，由本院根據(jù)相關律師費的收費標準和原告代理人的工作量合理酌定。原告主張的差旅費，或無票據(jù)，本院不予認定；或票據(jù)上無日期無法與原告主張的用途建立關聯(lián)性；或主張的事由被告未予確認，無法證明該部分費用與本案的關聯(lián)性。故本院對于原告主張的差旅費不予支持。關于原告要求被告賠禮道歉、消除影響的主張，本案中被告侵犯的系財產(chǎn)性權利，不適用賠禮道歉的承擔方式。被告的侵權產(chǎn)品已被海關沒收，并未造成不良影響，故原告要求被告賠禮道歉、消除影響的主張，本院不予支持。

據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國商標法》第五十二條第（一）項、第五十六條第一款、《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條、第十七條第二款之規(guī)定，判決如下：

一、被告常州XXXX進出口有限公司立即停止侵犯原告XXXX實業(yè)有限公司對第1274081號“HAOMAI豪麥及圖形”注冊商標享有的商標專用權；

二、被告常州XXXX進出口有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告XXXX實業(yè)

有限公司律師費人民幣6,000元；

三、駁回原告XXXX實業(yè)有限公司的其余訴訟請求。

負有金錢給付義務的當事人如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費人民幣9,000元，由原告XXXX實業(yè)有限公司負擔4,448元，被告常州XXXX進出口有限公司負擔4,552元。

如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級人民法院。

審判長倪紅霞

審判員杜靈燕

代理審判員孫國瑛

書記員俞丹

第四篇：(法國)拉科斯特股份有限公司與(新加坡)鱷魚國際機構私人有限公司等侵犯商標專用權糾紛案

(法國)拉科斯特股份有限公司與(新加坡)鱷魚國際機構私人有限公司、上海東方鱷魚服飾有限公司北京分公司侵犯商標專用權糾紛案

裁判摘要

最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款規(guī)定：?商標法第五十二條第(一)項規(guī)定的商標近似是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較，其文字的字型、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系。?故侵犯注冊商標專用權意義上的商標近似是指混淆性近似，即足以造成市場混淆的近似。根據(jù)訴爭商標涉及的具體情況，認定商標近似除通常需要考慮其構成要素的近似程度外，還需要綜合考慮其他相關因素，諸如被訴侵權人的主觀意圖、雙方共存和使用的歷史與現(xiàn)狀、相關市場實際等因素，在此基礎上進行公平合理的判斷認定訴爭商標是否構成混淆性近似，訴爭商標僅在構成要素上具有近似性，但綜合考量其他相關因素，不能認定其足以造成市場混淆的，不應認定為侵犯注冊商標專用權。中華人民共和國最高人民法院

民事判決書

（2009）民三終字第3號

上訴人(一審原告)：(法國)拉科斯特股份有限公司(LACOSTE)。

法定代表人：米歇爾?拉科斯特(Michel Lacoste)，該公司董事長。

委托代理人：黃義彪，北京市萬慧達律師事務所律師。

委托代理人：高超，北京市漢鼎聯(lián)合律師事務所律師。

被上訴人(一審被告)：(新加坡)鱷魚國際機構私人有限公司(CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD)。

法定代表人：洪文展，該公司董事長。

委托代理人：陶鑫良，北京市大成律師事務所上海分所律師。

被上訴人(一審被告)：上海東方鱷魚服飾有限公司北京分公司。

負責人：嚴仲良，該公司總經(jīng)理。

委托代理人：陶鑫良，北京市大成律師事務所上海分所律師。

上訴人(法國)拉科斯特股份有限公司(LACOSTE)(簡稱拉科斯特公司)因與被上訴人(新加坡)鱷魚國際機構私人有限公司(CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD)(簡稱鱷魚國際公司)以及被上訴人上海東方鱷魚服飾有限公司北京分公司(簡稱上海東方鱷魚公司)侵犯商標專用權糾紛一案，不服中華人民共和國北京市高級人民法院(簡稱原審法院)(2000)高民初字第29號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成由民事審判第三庭審判員夏君麗任審判長、審判 員殷少平、代理審判員王艷芳參加的合議庭，書記員包碩擔任法庭記錄，公開開庭審理了本案。上訴人拉科斯特公司的委托代理人黃義彪、高超律師，被上訴人鱷魚國際公司及上海東方鱷魚公司的共同委托代理人陶鑫良律師到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原審法院經(jīng)審理查明，拉科斯特公司創(chuàng)辦于1933年，同年在法國注冊?鱷魚圖形?商標，此后其產(chǎn)品主要在歐洲銷售。20世紀60年代，拉科斯特公司開始將其產(chǎn)品推向亞洲。70年代末，其產(chǎn)品進入香港。1980年，拉科斯特公司在中國大陸注冊了?鱷魚圖形?商標，其產(chǎn)品于1984年正式進入中國，但數(shù)量有限，1994年正式開設專柜或?qū)Ｙu店。2000年5月11日，拉科斯特公司向原審法院起訴稱，自1980年以來，其先后在中國注冊了一系列?鱷魚圖形?商標，根據(jù)中國的法律規(guī)定，其公司對注冊的?鱷魚圖形?商標享有專用權。1995年，其公司發(fā)現(xiàn)鱷魚國際公司在中國建立了多家店面，其招牌上印有寫實風格的鱷魚圖形，銷售標有?鱷魚圖形?商標的服裝產(chǎn)品。其公司分別于1995年和1998年向鱷魚國際公司提出警告。此外，鱷魚國際公司及其在北京的代理商上海東方鱷魚公司至今仍在北京地區(qū)銷售帶有?鱷魚圖形?商標的服裝和其他相關產(chǎn)品。二被告使用的?鱷魚圖形?商標與其公司的?鱷魚圖形?注冊商標構成近似，侵犯了其在第25類服裝及其他相關類別商品上的注冊商標專用權，違反了《中華人民共和國商標法》的有關規(guī)定。故請求：(1)判令二被告停止侵害，即停止在相同或類似商品上使用與其公司之注冊商標近似的商標標識；(2)判令二被告賠償經(jīng)濟損失人民幣300萬元；(3)判令 二被告消除影響；(4)判令二被告承擔本案全部訴訟費用。

鱷魚國際公司前身系陳賢進于1943年在新加坡創(chuàng)辦的利生民公司，該公司于 1949年申請并于1951年在新加坡獲準注冊了?crocodile+鱷魚圖形?商標。利生民公司產(chǎn)品于1953年進入香港，主要在東南亞地區(qū)銷售。1983年，利生民公司更名為鱷魚國際公司。1993年，鱷魚國際公司在中國大陸申請注冊?CARTELO及圖?商標，其產(chǎn)品于1994年進入中國市場。利生民公司曾于1969年在日本大阪向法院提起民事訴訟，指控拉科斯特公司侵犯其商標權。1973年雙方在大阪高等法院達成和解：利生民公司同意拉科斯特公司在日本注冊?鱷魚圖形?商標。1983年6月17日，雙方還簽訂協(xié)議，意圖在于：(1)結(jié)束并最終解決雙方之間未決的所有法律糾紛、法律行為、分歧、爭議和請求；(2)開發(fā)其自己的業(yè)務；(3)合力反對第三方侵權人；(4)雙方希望在本協(xié)議第一條所列國家開展合作；(5)拉科斯特公司愿意付給利生民公司過去支付?鱷魚?商標保護和防御費用的補償金；(6)雙方同意其各自徽標可在相關市場中共存不致混淆；(7)雙方還打算如有可能在世界其他地方進行合作。此外，雙方約定的地域包括中國臺灣、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、文萊。

又查明，拉科斯特公司于1980年10月30日在中國注冊了第141103號?鱷魚?圖形商標，核定使用商品為第25類衣服；于1996年10月7日在中國注冊了第 879258號?鱷魚?圖形商標，核定使用商品為第25類腰帶；于1997年2月7日在中國注冊了第940231號?鱷魚圖形+LA-COSTE?商標，核定使用商品為第18類皮革及仿 皮革，及其制品，包括皮包、錢包等；于1999年9月28日在中國注冊了第 1318589號?鱷魚?圖形商標，核定使用商品為第25類領帶、鞋等。鱷魚國際公司于 1993年12月24日向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局(簡稱商標局)申請了第1331001號?CARTELO及圖?商標，使用商品為第25類服裝、西裝、夾克、大衣、皮衣(服裝)、皮質(zhì)長外衣、裘皮衣服、內(nèi)衣、內(nèi)褲、汗衫、裙子、褲子、運動衫、針織品(服裝)；于1994年6月29日申請了第 1343051號?CARTELO及圖?商標，使用商品為第18類皮革、旅行包、錢包、包裝用皮袋(包、小袋)、傘。上述兩商標已于2007年 12月14日經(jīng)北京市高級人民法院(2007)高行終字第178、277號行政判決認定，予以核準注冊，現(xiàn)判決已經(jīng)生效。北京市高級人民法院(2007)高行終字第178號行政判決認定，鱷魚國際公司申請的第1331001號?CARTELO及圖?商標與拉科斯特公司合法擁有的第141103號?鱷魚圖形?商標相比較，二者圖形部分近似，但主要部分及各要素組合后的整體結(jié)構并不相同或近似。以相關公眾的一般注意力在隔離狀態(tài)下觀察，并考慮第141103號?鱷魚圖形?商標的顯著性和知名度，二者之間可能會產(chǎn)生某種聯(lián)想，但不會產(chǎn)生混淆和誤認。北京市高級人民法院(2007)高行終字第277號行政判決認定，鱷魚國際公司申請的第 1343051號?CARTELO及圖?商標與拉科斯特公司合法擁有的第213407號?鱷魚圖形+LACOSTE?商標，二者圖形部分近似，但主要部分及各要素組合后的整體結(jié)構并不相同或近似。以相關公眾的一般注意力在隔離狀態(tài)下觀察并考慮拉科斯特公司第 213407號?鱷魚圖 形+LACOSTE?商標的顯著性和知名度，二者之間可能會產(chǎn)生某種聯(lián)想，但不會產(chǎn)生混淆和誤認。

再查明，2000年4月25日，拉科斯特公司在北京購買了鱷魚國際公司和上海東方鱷魚公司出品的?卡帝樂鱷魚T恤?一件，單價為人民幣886元(下稱被訴侵權產(chǎn)品1)。本案訴訟發(fā)生后，其又于2002年7月29日在北京購買了?卡帝樂白色襯衫?(下稱被訴侵權產(chǎn)品2)、?卡帝樂黑色皮包?(下稱被訴侵權產(chǎn)品3)、?卡帝樂夾克?(下稱被訴侵權產(chǎn)品4)、?卡帝樂T恤?(下稱被訴侵權產(chǎn)品5)、?卡帝樂褲子?(下稱被訴侵權產(chǎn)品6)、?卡帝樂禮盒?，內(nèi)含領帶、錢包、皮帶(下稱被訴侵權產(chǎn)品7)、?卡帝樂女鞋?(下稱被訴侵權產(chǎn)品8)。被訴侵權產(chǎn)品1-8在其外包裝及產(chǎn)品吊牌上均使用了?CARTELO及圖?商標。被訴侵權產(chǎn)品 1、2、4、5、6在衣領或后腰處、被訴侵權產(chǎn)品7禮盒中的領帶背面以及被訴侵權產(chǎn)品 8女鞋鞋底內(nèi)面均使用了?CARTELO及圖?商標；被訴侵權產(chǎn)品3皮包正面、被訴侵權產(chǎn)品7禮盒中的錢包正面及皮帶扣正面均使用了?CARTELO?字樣。此外，被訴侵權產(chǎn)品1、2、4、5、6均在前胸或后腰上單獨使用了?鱷魚圖形?商標；被訴侵權產(chǎn)品 3及被訴侵權產(chǎn)品7禮盒中的錢包均在產(chǎn)品正面單獨使用了?鱷魚圖形?商標；被訴侵權產(chǎn)品7禮盒中的領帶正面及被訴侵權產(chǎn)品8的產(chǎn)品正面或鞋面、鞋底均單獨使用了?鱷魚圖形?商標；被訴侵權產(chǎn)品7禮盒中的皮帶在產(chǎn)品正面和背面單獨使用了?鱷魚圖形?商標。

另外，分別于2005年10月22日、2005年12月20日、2006 年4月20日發(fā)生法律效力的中華人民共和國吉林省長春市中級人民法院(2005)長民三初字第94號、中華人民共和國湖北省高級人民法院(2005)鄂民三終字第9號、北京市高級人民法院(2006)高民終字第169號民事判決認定，長春市新百信商貿(mào)有限責任公司、武漢武商集團股份有限公司世貿(mào)廣場購物中心、北京西單賽特商城有限責任公司銷售的單獨標示?鱷魚圖形?的相關商品侵犯了拉科斯特公司第141103、879258、1318589號?鱷魚圖形?注冊商標專用權。

本案中，拉科斯特公司主張，被訴侵權產(chǎn)品1、2、4、5、6侵犯了其第141103號?鱷魚圖形?注冊商標；被訴侵權產(chǎn)品3及被訴侵權產(chǎn)品7禮盒中的錢包侵犯了其第 940231號?鱷魚圖形+LACOSTE?注冊商標；被訴侵權產(chǎn)品7禮盒中的領帶及被訴侵權產(chǎn)品8侵犯了其第1318589號?鱷魚圖形?注冊商標；被訴侵權產(chǎn)品7禮盒中的皮帶侵犯了其第879258號?鱷負圖形?注冊商標。

原審法院經(jīng)審理認為，已經(jīng)發(fā)生法律效力的北京市高級人民法院(2007)高行終字第178、277號行政判決確認，鱷魚國際公司于1993年12月24日、1994年6月 29日申請的第1331001、1343051號?CARTELO及圖?商標予以核準注冊，并且認定?CARTELO及圖?商標與?鱷魚圖形?、?鱷魚圖形+LACOSTE?商標之間不會產(chǎn)生混淆和誤認，故本案被訴侵權產(chǎn)品1-8在實際銷售時其外包裝及產(chǎn)品吊牌上均使用的?CARTELO及圖?商標，與拉科斯特公司主張權利的第141103、940231、1318589、879258號注冊商標不會造成消費者的混淆和誤認，也就是說，鱷魚國際公司、上海東方鱷魚公司出品的被訴侵權產(chǎn) 品1-8在外包裝及產(chǎn)品吊牌上使用?CARTELO及圖?商標，并未侵犯拉科斯特公司的商標專用權。同樣，被訴侵權產(chǎn)品3皮包正面、被訴侵權產(chǎn)品7禮盒中的錢包正面及皮帶扣正面使用的?CARTELO?字樣與拉科斯特公司主張權利的四個注冊商標也不會造成消費者的混淆和誤認，未侵犯拉科斯特公司的注冊商標專用權。

拉科斯特公司主張，被訴侵權產(chǎn)品1-8均在不同部位單獨使用了?鱷魚圖形?，與原告據(jù)以主張權利的四個注冊商標中的鱷魚圖形相比，僅僅是?鱷魚身體朝向相反?，但鱷魚姿態(tài)相同，互為鏡像，足以導致潛在消費者在被訴侵權產(chǎn)品售出后使用中造成混淆和誤認。對此，原審法院認為利生民公司與拉科斯特公司1983年6月27日達成的商標共存協(xié)議，其目的在于相互區(qū)分各自的產(chǎn)品，系雙方真實意思表示，且并不違反中國法律規(guī)定，亦未損害他人及公共利益，應當確認有效。其中約定協(xié)議附件 1、2所列之系列商標在中國臺灣、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、文萊區(qū)域內(nèi)?不致混淆?。本案中，鱷魚國際公司之行為不同于刻意仿冒名牌奢侈品的假冒行為，其在主觀上并無利用拉科斯特公司的品牌聲譽，造成消費者混淆、誤認之故意；鱷魚同際公司的系列商標標識經(jīng)過在中國大陸市場上大規(guī)模、長時間使用后，客觀上也已經(jīng)建立起特定的商業(yè)聲譽。而且，被訴侵權產(chǎn)品1-8標示的并非僅為?鱷魚圖形?，還標有?CARTELO?及?CARTELO及圖?，所有這些作為一個整體，使得被訴侵權產(chǎn)品1-8具有了整體識別性，能夠有效地與其他標有鱷魚形象的商品相區(qū)別。有鑒于此，根據(jù)整體比對、綜合判斷的原則，拉科斯特公司與鱷魚國際公司的系 列商標標識作為整體，二者之間已經(jīng)形成了顯著性的區(qū)別特征。兩者無論在實際購買商品時還是在商品售出后使用中均不會導致消費者的混淆和誤認。鱷魚國際公司在被訴侵權產(chǎn)品1-8上單獨使用?鱷魚圖形?的行為，亦不侵犯拉科斯特公司的注冊商標專用權。中華人民共和國吉林省長春市中級人民法院(2005)長民三初字第94號、中華人民共和國湖北省高級人民法院(2005)鄂民三終字第9號、北京市高級人民法院(2006)高民終字第169號民事判決與本案所涉及的訴訟主體不同，且商品外包裝、產(chǎn)品吊牌及產(chǎn)品本身上標示的鱷魚國際公司第 1331001、1343051號?CARTELO及圖?商標于上述判決生效后的2007年12月14日經(jīng)北京市高級人民法院判決準予注冊，所涉及的具體案情亦不相同，故上述三判決并不影響本案審理。

原審法院依照《中華人民共和國商標法》第五十二條第(一)項、最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條之規(guī)定，于2008年 12月12日判決駁回拉科斯特公司的訴訟請求。案件受理費25010元，由拉科斯特公司負擔。

拉科斯特公司不服前述判決，向本院上訴稱：被訴侵權商標中的?單獨鱷魚圖形?與上訴人的鱷魚商標構成相同，被上訴人擅自使用帶有鱷魚圖形的組合商標與上訴人的注冊商標構成近似，屬于商標侵權行為，兩被上訴人在同一種商品上使用與上訴人注冊商標相同和近似的商標是典型的商標侵權行為，原審判決認定不侵權明顯有誤。具體理由為：

1、被訴標識僅是在鱷魚圖形上方加了?CARTELO?外文。在實際使用中，相關公眾顯然更容易記住其中熟悉的?鱷魚?部分，并以此來記憶和呼叫。由于CARTELO是一個外文詞匯且無任何含義，對于不熟悉外文的中國公眾而言，在看到由CARTELO文字和鱷魚圖形的組合符號時，自然會將鱷魚圖形作為該商標的記憶部分也就是認讀要部，?鱷魚?的稱謂顯然更便于中國公眾記憶和呼叫。被訴標識與上訴人享有注冊商標專用權的鱷魚商標為近似商標，原審法院認定被訴標識與上訴人享有注冊商標專用權的鱷魚商標不近似違背了商標近似判斷的一般準則。

2、被訴侵權商標中的?單獨鱷魚圖形?與上訴人的鱷魚商標構成相同。當事人雙方1983年在境外達成的?共存?協(xié)議僅適用于五個國家和地區(qū)，不能成為被上訴人在中國大陸合法使用鱷魚商標的理由，且中國法律不承認商標共存，原審判決曲解了該協(xié)議的內(nèi)容和法律效力。上訴人指控侵權的商標是?單獨鱷魚圖形?和帶有鱷魚圖形的組合標識，并沒有主張被訴侵權商品的整體包裝形式構成商標侵權。判斷商標是否侵權應當以上訴人的注冊商標圖樣與被訴侵權商標圖樣逐一比對，將?其他標識?與侵權商標同時使用在被訴侵權商品上不能產(chǎn)生合法使用鱷魚標識的后果。原審判決認為不侵權的理由是被訴侵權商品上存在多個商標標識再結(jié)合其包裝的整體能夠和上訴人的?鱷魚?商標相區(qū)別，這個理由從邏輯上至多也僅僅涉及到消費者實際購買商品之時，而消費者購買服裝等商品后是不會帶著包裝、吊牌穿著的，實際購買時單條鱷魚十分明顯，售出以后的使用則更加突出。此外，商標侵權行為不因侵權行為規(guī)模大、時間長就成為合法行為，原審判決所謂的被上訴人?客觀上也已經(jīng)建立其特定的商業(yè)聲譽?恰恰是借用上訴人商標知名度惡意搭車的結(jié)果。上 訴人認為原審判決明顯存在重大錯誤，且嚴重損害了上訴人的合法權利，請求本院依法改判并支持其原審全部訴訟請求。

被上訴人鱷魚國際公司、上海東方鱷魚公司答辯稱：

1、已經(jīng)生效的北京市高級人民法院(2007)高行終字第178號、第 277號行政終局判決書中明確認定，鱷魚國際公司的?CARTELO及圖?商標與拉科斯特公司的?鱷魚圖形?、?鱷魚圖形+LACOSTE?商標相比較，二者圖形部分近似，但主要部分及各要素組合后的整體結(jié)構并不相同或近似，以一般公眾的一般注意力在隔離狀態(tài)下觀察，并考慮拉科斯特公司之鱷魚圖形商標的顯著性和知名度，二者之間可能會產(chǎn)生某種聯(lián)想，但不會產(chǎn)生混淆和誤認。上訴人此上訴理由不能成立。

2、關于被訴侵權商標中的?單獨鱷魚圖形?與上訴人的鱷魚商標是否構成相同標識的問題。本案不同于一般的侵犯商標權案件，本案的糾紛有其特定歷史背景。具體為：拉科斯特公司系列商標約于二十世紀三四十年代在法國啟用，并逐步使用和知名于歐洲；鱷魚國際公司系列商標于二十世紀四五十年代在新加坡等地啟用，逐步使用和知名于亞洲。在經(jīng)貿(mào)活動全球化的歷史進程中，自二十世紀六十年代起，拉科斯特公司系列商標率先謀求東進亞洲，隨之與在亞洲地區(qū)相關國家與地區(qū)內(nèi)早已注冊、早已使用并且早已知名的鱷魚國際公司系列商標之間，屢屢引發(fā)糾紛和沖突，但是最終達成了雙方鱷魚系列商標和平共處的和解。1983年6月17日鱷魚國際公司與拉科斯特公司簽署了一攬子和解協(xié)議。協(xié)議中雙方認同拉科斯特公司系列商標和鱷魚國際公司系列商標?可在相關市場中共存不致混淆?，不但明確?在本協(xié)議第一 條所列國家開展合作?，而且明確?如有可能在世界其他地方進行合作?；和解協(xié)議開宗明義?雙方結(jié)束并最終解決雙方之間未決的所有法律糾紛、法律行動、分歧、爭議和請求?。該和解協(xié)議簽訂后二十多年來，不但在該協(xié)議第一條所列的我國臺灣和新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、文萊這五個國家及地區(qū)實現(xiàn)了鱷魚國際公司系列商標與拉科斯特公司系列商標各自注冊、和平共處，而且在鱷魚國際公司注冊在先的其他國家(例如韓國、印度、巴基斯坦等)，也已經(jīng)實現(xiàn)了鱷魚國際公司系列商標與拉科斯特公司系列商標共存共榮、相輔相成的局面。因為雙方各自的知名商標?可在相關市場中共存不致混淆?，雙方各自實際擁有自己的商業(yè)信譽和商品聲譽，鱷魚國際公司不存在?利用拉科斯特公司的品牌聲譽，造成消費者混淆、誤認?的主觀故意，因此單獨使用鱷魚國際公司單條鱷魚圖形不會構成對拉科斯特公司單條鱷魚圖形商標的侵權，即?僅為鱷魚圖形?也不侵權；再加上與?CARTELO?文字以及?CARTELO及圖?商標結(jié)合使用，則更加彰顯其區(qū)別顯著性。綜上，在圖文上，鱷魚國際公司商標標識與拉科斯特公司商標標識之間存在?不致混淆?之事實；在歷史上，鱷魚國際公司商標標識與拉科斯特公司商標標識已有?不致混淆?之共識；在使用中，鱷魚國際公司商標標識與拉科斯特公司商標標識之間更有?不致混淆?之現(xiàn)實。在中國市場上，經(jīng)過大規(guī)模、長時間、對比性共同使用后，拉科斯特公司系列商標和鱷魚國際公司系列商標之間已經(jīng)形成并且仍在日益強化各自的獲得的區(qū)別顯著性，兩者越來越具有不致混淆的顯著區(qū)別特征。請求本院維持原審判決，駁回上訴人上訴。在本院審理過程中，拉科斯特公司為證明其上訴請求，向本院提交了澳大利亞商標注冊處2008年10月31日作出的對鱷魚國際公司在該國提起的第1005106號、1017333號商標申請的駁回裁定，拉科斯特公司和鱷魚國際公司相關代表人部分往來郵件，《馳名商標和中國的馳名商標保護制度》一書的摘錄，中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會(簡稱商標評審委員會)商評字(2009)第15729號商標異議復審裁定書及公告、商標局(2005)商標異字第0430號商標異議裁定書、(2008)商標異字第10236號商標異議裁定書及公告等證據(jù)。之后又向本院提供了其同(香港)鱷魚恤有限公司、浙江中大鱷魚服飾有限公司在另案中的調(diào)解協(xié)議，其?鱷魚圖形?在部分國家注冊的情況以及中華人民共和國北京市第一中級人民法院(2009)一中行初字第736號、第732號行政判決書，中華人民共和國北京市第二中級人民法院(2009)二中民初字第08129號民事判決書、中華人民共和國廣東省廣州市中級人民法院(2008)穗中法民三終字第 116號民事判決書、中華人民共和國浙江省高級人民法院(2009)浙知終字第15號民事判決書等供法庭在審理本案時參考。

鱷魚國際公司為證明其答辯意見，向本院提交了日本大阪地方法院1971年判決書及1973年日本大阪高等法院1973年調(diào)解書、2006年法國巴黎大審法院判決書、鱷魚國際公司法國代理人就法國巴黎大審法院案件進展的匯報信件，鱷魚國際公司在部分國家及地區(qū)擁有單條鱷魚商標的商標注冊數(shù)量及其類別統(tǒng)計摘要及相關國家頒發(fā)的商標注冊證，1982年-1983年拉科斯特公司認可雙方商標可以共存的信 函、1985年-1995年拉科斯特公司出具的 7份認同信以及1985年鱷魚國際公司前身利生民公司出具的2份認同信，1983年和解協(xié)議簽訂后兩者鱷魚商標在協(xié)議列明的五個國家及地區(qū)依據(jù)協(xié)議未列明的部分國家和地區(qū)共存的統(tǒng)計表，毛里求斯共和。國工業(yè)產(chǎn)權局2007年12月21日出具的確認雙方商標可以共存的裁決，鱷魚國際公司與香港鱷魚的歷史淵源說明及香港鱷魚公司與拉科斯特公司的歷史淵源說明等文件。

針對拉科斯特公司提交的證據(jù)，鱷魚國際公司發(fā)表質(zhì)證意見為：

1、針對澳大利亞商標注冊處的裁定，對其真實性、合法性、關聯(lián)性均不予認可，認為澳大利亞與中國的背景情況恰恰相反。澳大利亞與歐洲、與法國存在血緣或者親緣關系，受歐洲及法國的影響大而受亞洲及新加坡影響小，拉科斯特公司鱷魚品牌進入時間長而使用廣。中國與之相反，受亞洲及新加坡影響大而受歐洲及法國的影響小。在中國，拉科斯特公司鱷魚商標1980年注冊后長期未投入商業(yè)規(guī)模使用，相反首先商業(yè)化、規(guī)?；褂煤椭谙鹊氖趋{魚國際公司商標。鱷魚國際公司在世界各國申請?CROCODILE及圖?注冊商標多獲批準，即使在澳大利亞未批準，也不能以偏概全，以一否多。

2、針對兩公司相關代表人之間的往來郵件，認為拉科斯特公司當庭不能出示原件，無法確認其真實性，并因往來郵件不全和該郵件中存在對關鍵事實日期陳述錯誤等問題而認為該證據(jù)有明顯造假痕跡，且未辦理相應的公證手續(xù)和認證手續(xù)而對其真實性、合法性、關聯(lián)性均不予認可。

3、對拉科斯特公司提供的《馳名商標和中國的馳名商標保護制度》 摘錄，對該書及其497頁在形式上的真實性予以認可，認為該證據(jù)不足以證明拉科斯特公司商標在當時已經(jīng)馳名而對其待證事實的真實性、合法性、關聯(lián)性均不予認可。

4、對拉科斯特公司提交的(2008)商標異字第10236號商標異議裁定書及商標公告、(2008)商標異字第10236號商標異議裁定書，(2005)商標異字第00430號?尼羅鱷魚NI LU YU及圖?商標異議裁定書和商評字(2009)第15729號?關于第1653330號‘尼羅鱷魚NI LU YU及圖’商標異議復審裁定書?以及相關商標查詢信息及公告等證據(jù)，認為前述裁定書中涉及的案件事實與本案屬于完全不同的背景和情況，兩案沒有可比性，因此該證據(jù)與本案沒有關聯(lián)性。

針對鱷魚國際公司提交的證據(jù)材料，拉科斯特公司發(fā)表質(zhì)證意見為，1983年和解協(xié)議與本案無關。具體理由為：第一，協(xié)議在地域上不適用中國大陸。1983年，拉科斯特公司為了進入亞洲市場，與鱷魚國際公司前身利生民公司簽訂了一份和解協(xié)議，以支付150萬美元的價格進入其在先搶注的五個亞洲國家、地區(qū)，包括新加坡、馬來西亞、文萊、中國臺灣等。該協(xié)議的出發(fā)點是以尊重在先注冊商標權為前提的，只有通過協(xié)商取得權利人同意的基礎上才不會導致侵權。第二，協(xié)議的前提是商標近似情況下的和解。該協(xié)議中約定的?不致發(fā)生混淆?是針對雙方自身而言的，其實質(zhì)是出于權利人的認可和同意。公眾是否混淆作為一項客觀事實是不能由他人以合同來約定的。第三，協(xié)議解決的是鱷魚國際公司取得注冊國家、地區(qū)的共存問題，與拉科斯特公司的商標注冊范圍無關。第四，協(xié)議中提及的合作意向 僅是針對商標打假事務而言的，不涉及商標共存問題。關于鱷魚國際公司關于其在協(xié)議之外的部分國家和地區(qū)注冊了單條鱷魚商標的事實，拉科斯特公司認為，在1983年和解協(xié)議之后雙方有關鱷魚商標的糾紛仍然是個案解決原則。從國際范圍看，拉科斯特公司的?單獨鱷魚圖形?商標早在鱷魚國際公司首次商標申請前幾十年即在包括中國在內(nèi)的多個國家取得注冊，而鱷魚國際公司僅僅是在亞洲的少部分國家地區(qū)獲得注冊。雙方在鱷魚商標注冊使用的問題上從來都是根據(jù)具體情形采取不同的解決方式。而且，在本案訴訟之前，無論是中國還是外國，鱷魚國際公司從未根據(jù)1983年和解協(xié)議提出過鱷魚商標全球共存的主張。在以往不同國家的訴訟中，也都是按照商標地域性原則并根據(jù)雙方在特定國家的具體商標情況進行裁判，并未受國外因素的影響。

對以上證據(jù)及相關證據(jù)材料，除對拉科斯特公司提交澳大利亞商標注冊處的裁定和兩公司相關代表人之間的往來郵件，鱷魚國際公司否認其真實性外，拉科斯特公司和鱷魚國際公司均未對其他證據(jù)及相關證據(jù)材料的真實性提出異議，但均對上述證據(jù)及相關證據(jù)材料與本案的關聯(lián)性提出了異議。因該關聯(lián)性主要涉及本院對拉科斯特公司鱷魚商標的馳名度、雙方鱷魚圖形商標在相關國家和地區(qū)已經(jīng)注冊的情形及雙方達成的1983年和解協(xié)議對本案相關事實和法律問題的認定等問題，本院將在查明事實及判理部分綜合予以認定。

本院經(jīng)審查查明，原審法院查明的事實基本屬實，本院予以確認。根據(jù)雙方當事人提交的原審證據(jù)及向本院補充的證據(jù)及相關文件，本 院另查明以下事實：1933年，拉科斯特公司在法國注冊了鱷魚圖形商標。1951年12月13日，利生民公司在25類商品上在新加坡注冊了鱷魚圖形商標。同年10月26日，利生民公司在25類商品上在香港注冊了鱷魚圖形商標。1952年、1953年、1954年，利生民公司在25類商品上分別在印度、沙撈越、沙巴(洲)、馬來西亞等國家和地區(qū)注冊了鱷魚圖形商標。1959年4月27日，利生民公司在日本注冊了鱷魚圖形商標。

1994年9月，拉科斯特公司在上海徐家匯太平洋設立第一個專柜，1995年6月在上海北京路友誼商店設立第二個專柜，1996年8月在上海設立了第一家專賣店即上海萬里專賣店。1997年在杭州、南京、昆明、西安等地開設了7家專賣店或?qū)９瘛Ｖ?，拉科斯特公司在上海、北京、青島、大連等地陸續(xù)設立了專柜、專賣店，至1999年6月30日，共設有專賣店13個，專柜 43個、零售店1個。1994年鱷魚國際公司在上海陜西南路靠近淮海路路口開設第一個專賣店，1995年在上?；春Ｂ访房?、武漢解放大道358號武漢廣場三樓、廣州市天河路208號天河城廣場二樓天貿(mào)南、江西、新疆、山東、浙江、江蘇、云南、福建等地開設了85個專賣店或?qū)９瘢?996年在遼寧、河北、江蘇、山東、安徽等地開設了89個專賣店或?qū)９瘛Ｖ?997年，鱷魚國際公司在全國共設有專賣店或?qū)９?50個。

利生民公司于1969年向日本大阪法院提起民事訴訟，指控拉科斯特公司的銷售商三共生興株式會社侵犯其商標權。在該案中，利生民公司的商標構成內(nèi)容為：?在長與寬比例為3:8的長方形外框內(nèi)，從左下方開始向右朝上方向?qū)懥艘鉃椤{魚’的英文[Crocodile]字樣，同時畫了一個與字母幾乎平行的鱷魚圖形，其頭部朝下、尾部朝上、嘴巴微張。?其指控的被告的侵權行為為：?被告所進口和銷售的Lacoste襯衣上有如附圖(A)[(ぃ)號附圖]所示的標識--以下簡稱標識(A)。在左胸部使用的標識如附圖(B)所示--以下簡稱標識(B)。標識(B)[(ぅ)號附圖]上畫有一條綠色的鱷魚，頭部朝右，身上有黑色的Lacoste字樣。在標識(A)的上部有[CHEMISE LACOSTE)字樣，和圖形結(jié)合在一起，而并非僅為鱷魚圖形。?利生民公司要求禁止?被告使用標識(A)、(B)和(C)，支付 1000000日元的賠償費，并從1969年5月15日起加收年5％的遲延利息，直到上述金額付清為止?。1971年2月24日日本大阪法院作出判決1969午第2333號判決。在該判決中，日本大阪地方法院認為：?確實，如原告主張的那樣，在本案商標中鱷魚圖形十分突出，[CROCODILE]文字只是該圖形的名稱。但是，在上述(1)-(8)個商標已經(jīng)存在而本案商標是后來的情況下，為了與上述商標區(qū)別，僅僅只有鱷魚圖形是不夠的，這基本上是明確的。不管你如何考慮，為了實現(xiàn)商標的識別功能，鱷魚圖形有必要與文字結(jié)合起來，使本案商標具有顯著性。盡管存在著上述(1)-(8)個商標，本案商標仍然得以注冊。這并不是表明其單純產(chǎn)生了‘鱷魚’牌的名稱和觀念，而是圖形與文字結(jié)合的整體使得其具有了識別性，能夠與其他也使用鱷魚形象的商標相區(qū)別。??現(xiàn)在讓我們對本案商標的構成與標識(A)、(B)和(C)[日文原文附圖(ィ)、(ロ)、(ハ)，英文譯文附圖(ィ)、(ロ)缺少)進行比較。標識(A)設計的是一條頭朝右的 鱷魚圖形(身體為綠色、張開的嘴巴為紅色)，在身體部位嵌入了黑色(LACOSTE)字樣。標識(B)設計的是一條頭朝右的鱷魚圖形(身體為黃色、張開的嘴巴為紅色)。標識(C)設計的是一條頭朝右的鱷魚圖形，尾巴向上，嘴巴張開。被告并不是單獨地使用標識(A)、(B)、(C)，而是與文字結(jié)合使用。即便被告如原告主張的那樣使用了標識(A)、(B)、(C)，不用說也是與本案商標不同的。此外，本案商標只是在將鱷魚圖形與文字組成一個整體的時候才具有顯著性。在標識(A)、(B)、(C)中并沒有鱷魚字樣，而且在外觀、名稱和觀念上與本案商標也不相近似。因此，可以得出結(jié)論：被告使用上述標識并沒有侵害本案商標的任何權利。構成原告訴訟請求基礎的所謂標識(A)、(B)、(C)的使用侵害了原告商標權的前提并不成立，應予以駁回。?

1973年11月28日雙方在大阪高等法院達成和解，利生民公司同意拉科斯特公司在日本注冊?鱷魚圖形?商標。

1982年6月1日，拉科斯特公司當時的董事會主席米歇爾?拉科斯特(Michel Lacoste)先生在其給鱷魚國際公司創(chuàng)始人陳賢進的信件中提到：?……基本上，我方不同意我們各自的商標在這些國家有混淆的實質(zhì)風險。因為它們在這些市場中的長期使用，各自已經(jīng)獲得顯著性。事實上，如你所知，在日本和中國臺灣地區(qū)的法院在多年前已經(jīng)持這一觀點，我方相信在那些訴訟懸而未決的國家(法院)也會接納這一觀點。?

1983年1月21日，拉科斯特公司的貝爾納?拉科斯特(Bernard Lacoste)先生在其給鱷魚國際公司創(chuàng)始人陳賢進的信件中提到： ?……在亞洲國家，我們不同的鱷魚商標共存在商業(yè)上是可行的，像在日本一樣……?。

1983年6月17日，雙方簽訂和解協(xié)議。和解協(xié)議簽訂后，1985年8月22日，鱷魚國際公司應拉科斯特公司的要求，出具承諾書，承諾拉科斯特公司在韓國、孟加拉共和國、印度和巴基斯坦四國申請注冊相關鱷魚圖形商標時，不提出商標異議、無效和撤銷，并出具合適的認同信件。

1985年8月7日，拉科斯特公司總經(jīng)理貝爾納?拉科斯特(Bernard Lacoste)為鱷魚國際公司出具同意書同意其在韓國在第 45類商品上注冊鱷魚圖形商標。1993年1月22日，拉科斯特公司總經(jīng)理貝爾納?拉科斯特出具同意書同意其在韓國在第25類商品上注冊鱷魚圖形商標。1993年9月 16日、1994年1月18日，拉科斯特公司總經(jīng)理貝爾納?拉科斯特分別出具同意書同意其在巴基斯坦在第14類、第9類、第18類、第28類商品上注冊鱷魚圖形商標。

鱷魚國際公司1951年10月26日在香港、1961年9月21日在文萊、1970年4月28日在印度尼西亞、1979年8月31日在斯里蘭卡、1982年11月13日在韓國、1982年11月16日在中國臺灣、1985年8月13日在泰國、1996年6月14日在蒙古、1995年10月31日在尼泊爾、1995年11月27日在朝鮮、2003年6月24日在摩洛哥、2003年4月8日在沙特阿拉伯、2003年9月1日在斐濟在第25類商品上注冊了單條鱷魚商標。

此外，拉科斯特公司曾于1994年在法國將1983年協(xié)議中鱷魚國 際公司的兩個鱷魚圖形(法國注冊號94541293、94541 290)以及拉科斯特鱷魚朝左的圖形(法國注冊號94541291)申請注冊商標。2005年鱷魚國際公司向法國巴黎大審法院提起訴訟。2006年3月29日，該院作出判決。該判決認為：?拉科斯特公司在充分知情的情況下，模仿鱷魚國際公司使用的兩個商標，并進行了注冊(注冊號為94541293和94 541290)，意欲在法國以外的一個國家造成其商標先存在的錯覺，與后者進行抗衡。這一行為構成了非法注冊行為，因為這些注冊背離了商標的法律作用，違背了1983年雙方簽署的協(xié)議中約定的合作，而這一協(xié)議并不局限于其中所指的五個國家和地區(qū)。?該判決認為?拉科斯特公司模仿1983年6月17日協(xié)議中列入的鱷魚國際公司的商標圖案?的行為?構成了非法注冊行為?。該法院判決：?宣布駁回鱷魚國際公司作出的將號碼為94541290及94541293商標判為注冊無效和商標無效的請求，鑒于上述兩個商標自2004年11月23日起失效，宣布受理其其余請求。說明拉科斯特公司模仿1983年6月17日協(xié)議中列入的鱷魚國際公司的商標圖案，并進行了注冊(注冊號為94541293和94541290)，這一行為構成了非法注冊罪。判處拉科斯特公司支付鱷魚國際公司1歐元作為損害賠償金。準許鱷魚國際公司選擇三種報紙或雜志刊登本次裁決內(nèi)容，費用由拉科斯特公司支付，最高金額為稅后4500歐元。說明注冊號為94541291的商標注冊不違法。宣布受理鱷魚國際公司作出的判處此號碼為無效的請求。?拉科斯特公司提起了上訴。

1994年10月19日，拉科斯特公司在法國申請鱷魚頭部朝向左 的商標。1995年 3月23日，其就該商標向中國申請領土延伸保護，其申請?zhí)枮镚638122，指定使用在第25類服裝、鞋、帽等商品。1996年6月 26日，商標局以香港鱷魚恤公司的鱷魚圖形商標被公眾熟知，香港?鱷魚?與法國?鱷魚?之間的不同已被消費者所接受，根據(jù)修改前的商標法第八條第一款第(9)項的規(guī)定，申請商標因其他不良影響，予以駁回。1996年8月30日，拉科斯特公司向商標評審委員會申請復審，理由是拉科斯特公司作為在世界上最先設計鱷魚圖形商標的公司以及在中國最先注冊鱷魚圖形商標的公司，理所應當是鱷魚商標的在先權利人。引證商標持有人鱷魚恤公司雖亦使用鱷魚圖形商標多年，但其商標使用及注冊均從五十年代開始，無論是在國際上的注冊還是在中國的注冊均晚于拉科斯特公司，且其已與鱷魚恤公司達成相互諒解備忘錄。請求商標評審委員會核準申請商標的注冊。2009年1月12日，商標評審委員會作出評審決定，將該商標在中國的領土延伸保護申請予以駁回。2009年2月12日，拉科斯特公司向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，2009年12月29日，該院作出一審判決，撤銷商標評審委員會前述決定?，F(xiàn)該案及相關系列案件正在北京市高級人民法院二審審理之中。

1999年，四川省成都市工商行政管理局作出(1999)148號關于鱷魚圖形商標案結(jié)案處理結(jié)果的通知，認定四川東方鱷魚公司單獨使用鱷魚圖形商標構成對拉科斯特公司鱷魚圖形商標的侵犯。

本院另查明，拉科斯特公司因與商標評審委員會、陸豐市碣石錦港制衣廠商標行政糾紛一案，不服北京市高級人民法院(2008)高行 終字第12號行政判決，向本院申請再審。本院(2009)知行字第10號駁回再審申請通知認定：?從現(xiàn)有證據(jù)看，證明引證商標在爭議商標申請日的知名度的證據(jù)僅有1984年贊助戴維斯杯網(wǎng)球賽的宣傳材料和商標局(89)商標異字第116號裁定，雖然后者提到鱷魚商標有一定的知名度，但綜合上述證據(jù)無法認定引證商標在爭議商標申請日(1991年3月26日)之前的中國境內(nèi)為相關公眾廣為知曉，成為馳名商標。?拉科斯特公司因與商標評審委員會、鱷魚國際公司商標異議復審行政糾紛一案，不服北京市高級人民法院于2007年 12月20日作出的(2007)高行終字第277號行政判決及(2007)高行終字第108號行政判決，向本院申請再審。本院(2009)行監(jiān)字第121號駁回再審申請通知、(2009)行監(jiān)字第107號駁回再審申請通知認定：?本案現(xiàn)有證據(jù)無法證明各引證商標在被異議商標申請注冊之時已經(jīng)在中國境內(nèi)為相關公眾廣為知曉，原審法院在比對被異議商標和各引證商標整體結(jié)構的基礎上，以相關公眾的一般注意力并考慮引證商標顯著性和知名度，認定被異議商標與各引證商標不構成近似商標并無不當。?據(jù)此，于 2009年10月30日以拉科斯特公司申請再審理由不能成立為由駁回了其再審申請。

以上事實，有鱷魚國際公司、拉科斯特公司提交的各自的專賣店或?qū)９窠y(tǒng)計表、日本大阪法院作出的1969午第2333號判決翻譯件、新加坡鱷魚與法國鱷魚1983年和解協(xié)議翻譯件、各自出具的同意書、來往信函、鱷魚國際公司在相關國家的商標注冊證、法國巴黎大審法院編號為05／01245號判決書翻譯件、澳大利亞商標注冊處 2008年 10月31日作出的對鱷魚國際公司在該國提起的第1005106號、1017333號商標申請的駁回裁定翻譯件、北京市第一中級人民法院(2009)一中行初字第736號、第732號行政判決書、四川省成都市工商行政管理局成工商函(1999)148號關于鱷魚圖形商標案結(jié)案處理的通知書、本院(2009)知行字第10號駁回再審申請通知書、(2009)行監(jiān)字第121號駁回再審申請通知書、(2009)行監(jiān)字第107號駁回再審申請通知書等證據(jù)在案佐證。

經(jīng)審理，本案的爭議焦點歸納為：

1、關于本案應否適用2001年10月27日修訂的商標法問題；

2、在被訴標識一、二與拉科斯特公司請求保護的注冊商標是否近似問題；

3、被訴標識三、四與拉科斯特公司請求保護的注冊商標是否近似的問題。對于以上爭議焦點，本院認為：

(一)關于本案應否適用2001年10月 27日修訂的商標法問題。

因本案上訴人在一審中起訴時間為 2000年5月11日，其指控的被上訴人侵權行為發(fā)生時間為1995年，一審法院于 2001年10月27日修訂的商標法修改決定施行之前受理本案，根據(jù)最高人民法院《關于審理商標民事案件有關管轄和法律適用范圍問題的解釋》第八條、第九條的規(guī)定，本案應適用的是修訂前的商標法，賠償問題可以參照修訂后的商標法第五十六條的規(guī)定，原審法院適用修訂后的商標法不當，本院予以糾正。

(二)關于被訴標識一、二與拉科斯特公司請求保護的注冊商標是否構成近似商標的問題。

修訂前的商標法第三十八條第(一)項規(guī)定，?未經(jīng)注冊商標所有人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的?，構成侵犯注冊商標專用權行為。最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款規(guī)定：?商標法(指2001年10月27日修訂的商標法-引注)第五十二條第(一)項規(guī)定的商標近似是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較，其文字的字型、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系?。參照該司法解釋規(guī)定及根據(jù)審判實際，認定被訴標識與原告請求保護的注冊商標是否構成修訂前的商標法第三十八條第(一)項規(guī)定的近似商標，通常要根據(jù)訴爭標識文字的字型、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色等構成要素的近似性進行判斷，且將是否造成混淆作為重要判斷因素。因此，侵犯注冊商標專用權意義上的商標近似應當是指混淆性近似，即足以造成市場混淆的近似。由于不同案件訴爭標識涉及情況的復雜性，認定商標近似除通常要考慮其構成要素的近似程度外，還可以根據(jù)案件的具體情況，綜合考慮其他相關因素，在此基礎上認定訴爭商標是否構成混淆性近似。訴爭商標雖然在構成要素上具有近似性，但綜合考量其他相關因素，仍不能認定其足以造成市場混淆的，不認定其構成侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標。就本案而言，在拉科斯特公司主張權利的注冊商標中，其鱷魚頭朝右，嘴巴大張，軀干及尾部上布滿塊狀鱗片或裝飾有橫向 條紋，其中第213407號注冊商標鱷魚圖形下還顯著標有LACOSTE文字；鱷魚國際公司使用的被訴標識一、二中的鱷魚頭朝左，被訴標識一中的鱷魚圖形軀干上的鱗片呈立體狀，被訴標識二中的鱷魚圖形整體顏色為黃綠色或黃色，嘴巴張開露出紅色，軀干上有斜向排列的條紋。被訴標識一、二與拉科斯特公司的系列注冊商標相比，其均為鱷魚圖形，具有一定的近似性，但被訴標識一、二中的鱷魚頭部朝向、體型、鱗片、顏色均與拉科斯特公司主張權利的鱷魚圖形不同。特別是，雙方之間的訴爭商標在相關市場中具有特殊的形成歷史和發(fā)展歷程，有特殊的使用和共存狀況，在本案中認定訴爭商標是否構成侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標，既不能割裂各自形成和發(fā)展的歷史，又不能無視相互之間的共存過程和使用狀態(tài)，否則，就難以作出公平合理的裁判。因此，就本案訴爭商標具體情況而言，在認定其是否近似時，僅僅比對標識本身的近似性是不夠的，還必須綜合考量鱷魚國際公司的主觀意圖、雙方共存和使用的歷史與現(xiàn)狀等因素，結(jié)合相關市場實際，進行公平合理的判斷。

首先，根據(jù)本案已經(jīng)查明的事實，鱷魚國際公司前身系陳賢進于1943年在新加坡創(chuàng)辦的利生民公司，該公司于1949年申請并于1951年在新加坡獲準注冊了?crocodile+鱷魚圖形?及?鱷魚圖形?商標。利生民公司產(chǎn)品于1953年進入香港，主要在東南亞地區(qū)銷售。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)并考慮 1949年的國際經(jīng)濟情況及拉科斯特公司上個世紀60年代始進入亞洲市場等事實，不足以認定當時的利生民公司系抄襲模仿拉科斯特公司申請注冊的相關商標而申請注冊的?crocodile+ 鱷魚圖形?商標。進入中國市場后，鱷魚國際公司繼續(xù)使用與其在亞洲相關國家業(yè)已注冊商標相應的有關鱷魚標識。而且，根據(jù)原審法院查明的事實，鱷魚國際公司在其被訴侵權產(chǎn)品1-8在其外包裝及產(chǎn)品吊牌上均使用了?CARTELO及圖?商標；被訴侵權產(chǎn)品1、2、4、5、6在衣領或后腰處、被訴侵權產(chǎn)品7禮盒中的領帶背面以及被訴侵權產(chǎn)品8女鞋鞋底內(nèi)面均使用了?CARTELO及圖?商標；被訴侵權產(chǎn)品3皮包正面，被訴侵權產(chǎn)品7禮盒中的錢包正面及皮帶扣正面均使用了?CARTELO?字樣。被訴標識這種使用環(huán)境和狀態(tài)，足以使其雙方的相關產(chǎn)品區(qū)別明顯。上述事實足以表明，鱷魚國際公司進入中國市場后使用相關商標，主要是對其已有商標的沿用，且在實際使用中也有意區(qū)分訴爭標識。因此，原審法院認定鱷魚國際公司之行為不同于刻意模仿名牌奢侈品的假冒行為，其主觀上并無利用拉科斯特公司的品牌聲譽，造成消費者混淆、誤認之故意，并無不當，上訴人的相應主張無證據(jù)支持。

其次，從相關國際市場看，雙方訴爭標識在亞洲部分國家和地區(qū)已經(jīng)長期形成共存和使用的國際市場格局。從本案已經(jīng)查明的事實看，鱷魚國際公司的前身利生民公司于1951年12月13日在25類商品上在新加坡注冊了相關鱷魚圖形商標。同年 10月26日，利生民公司在25類商品上在香港注冊了相關鱷魚圖形商標，并于1953年進入香港市場。1959年4月27日，利生民公司在日本注冊了相關鱷魚圖形商標。1969年，鱷魚國際公司在日本大阪地方法院訴拉科斯特公司侵犯其鱷魚圖形商標專用權，后兩公司在日本高等法院和解后達 成1983年和解協(xié)議。該和解協(xié)議確認，兩公司相關標識在相關國家和地區(qū)共存而不致混淆。因鱷魚國際公司的被訴標識一、二在本案訴訟之前，在相關國家和地區(qū)已經(jīng)注冊多年，且已與拉科斯特公司達成了包括被訴標識一、二在內(nèi)的標識與拉科斯特公司鱷魚圖形文字系列標識共存不致混淆的1983年和解協(xié)議，且在該協(xié)議未明確列明的韓國、巴基斯坦等國家，拉科斯特公司亦就被訴標識在該兩國家相關類別的注冊上出具了同意注冊的同意函。鑒此，本院認為，無論是從雙方當事人的相關認同和共識還是從相關國際市場實際看，雙方訴爭標識在亞洲部分國家和地區(qū)已經(jīng)不致于產(chǎn)生市場混淆而可以共存，這足以表明訴爭商標在構成要素上的近似性并不必然構成混淆性近似，并不必然導致其不能共存。因雙方當事人簽訂的1983年和解協(xié)議列明的適用地域不涉及中國境內(nèi)，原審判決直接確認其效力不當，但將其作為認定訴爭標識可以共存的重要考量因素。亦無不可。

再次，從訴爭標識在中國市場的共存和使用情況看，兩者在中國市場內(nèi)已擁有各自的相關公眾，在市場上均已形成客觀的劃分，已成為可區(qū)別的標識。本案中，拉科斯特公司產(chǎn)品自1984年始正式進入中國，但數(shù)量有限。兩公司均是從1994年開始在中國開設專柜或?qū)Ｙu店。根據(jù)本案已查明的事實，拉科斯特公司的鱷魚商標當時在中國并不具有較高的知名度，而鱷魚國際公司進入中國市場后，其經(jīng)營規(guī)模迅速擴大，僅1995年在上海、武漢、廣州、江西、新疆、山東、浙江、江蘇、云南、福建等地已開設了85個專賣店或?qū)９瘢?996年在遼寧、河北、江蘇、山東、安徽等地又開設了 89個專賣店或?qū)９?，其知名度和影響力迅速提高，擁有了相對固定的消費群體。與此相比，至1996年底拉科斯特公司在中國僅有三家專賣店(柜)。此外，鱷魚國際公司的產(chǎn)品價格與拉科斯特公司產(chǎn)品的價格差距比較明顯，兩者各自有其不同的消費群體，且兩公司商品的銷售渠道均為專賣店或?qū)９袂冶辉V標識一、二在實際使用中還與其他相關標識共同標識其所用商品，由此形成了便于區(qū)分商品來源的獨特使用狀態(tài)。這些因素足以表明，被訴標識在其相關市場內(nèi)已與其各自所標識的商品形成固定的聯(lián)系，已足以獨立地指示其商品來源，不會導致拉科斯特公司的市場份額被不正當?shù)財D占。爭議雙方在相關市場內(nèi)已形成相互獨立的市場格局，這是足以認定訴爭商標能夠區(qū)別開來的客觀基礎。綜合考慮以上因素，在鱷魚國際公司使用被訴標識不具有惡意抄襲模仿意圖的前提下，這種經(jīng)市場競爭形成的客觀區(qū)別，是鱷魚國際公司在中國境內(nèi)商業(yè)成功的結(jié)果，對此應給予法律上的認可和肯定。因此，應當認為被訴標識一、二與拉科斯特公司的注冊商標相比雖有近似之處，但相關公眾已在客觀上將兩公司訴爭標識區(qū)別開來，其共存不足以使相關公眾對其商品的來源產(chǎn)生混淆，此其一。其二，商標的實際價值在于區(qū)分商品來源，而不是讓商標權人簡單地獨占特定標識符號。在能夠?qū)嶋H區(qū)分商品來源的情況下，即便被訴標識或其主要構成要素與注冊商標具有一定程度的近似性，亦不應當認定其構成侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標，否則與商標法保護商標權的立法意圖相背離。正是基于鱷魚國際公司的產(chǎn)品已經(jīng)形成自身的相關消費群體，相關公眾已在客觀上將兩公司的相關商品區(qū)別開來的市場實際，本院認為被 訴標識一、二與拉科斯特公司請求保護的注冊商標不構成近似商標。其三，在侵犯注冊商標專用權的具體判斷中，將是否足以產(chǎn)生市場混淆作為認定商標近似的重要考量因素，主要是要求相關標識具有不產(chǎn)生市場混淆的較大可能性，并不要求達到任何人在任何情況下均絕對不會誤認的程度，認定因復雜的歷史淵源和現(xiàn)實狀態(tài)而具有一定近似因素的相關商業(yè)標識是否近似時更應如此。因此，盡管因本案被訴標識一、二在呼叫、圖形上具有某些近似元素而不排除某些消費者會產(chǎn)生誤認的可能性，但不妨礙其標識本身因上述因素而形成的整體區(qū)別性。

綜上，根據(jù)被訴標識

一、被訴標識二與拉科斯特公司請求保護的注冊商標在構成要素上的比對，以及雙方的發(fā)展歷史和共存狀況及其他相關因素，本院亦認定被訴標識

一、被訴標識二與拉科斯特公司請求保護的注冊商標不構成侵犯注冊商標專用權意義上的混淆性近似，不足以對拉科斯特公司的注冊商標造成損害。因此原審法院關于?鱷魚國際公司在被訴侵權產(chǎn)品1-8上單獨使用‘鱷魚圖形’的行為，亦不侵犯拉科斯特公司的注冊商標專用權?的認定結(jié)論并無不當。上訴人關于上述商標構成相同商標的主張不能成立。

當然，鑒于本院是在綜合考量訴爭標識在構成要素上的差別，特別是相關使用歷史和共存現(xiàn)狀等因素的基礎上，對于訴爭商標近似性問題作出的認定，而被訴標識一、二在構成要素上畢竟與拉科斯特公司相關注冊商標具有一定程度的近似性，故鱷魚國際公司在使用被訴標識一、二時，應保持其與拉科斯特公司注冊商標有明顯區(qū)分的相關 使用環(huán)境和狀態(tài)，盡可能避讓該公司的注冊商標。

(三)關于被訴標識三、四與拉科斯特公司請求保護的注冊商標是否近似的問題。

本案中，被訴標識三、四由單條鱷魚與 CARTELO文字組合而成，與拉科斯特公司請求保護的注冊商標相比，兩者在文字構成、呼叫、整體外觀上區(qū)別明顯，且在本院已經(jīng)審結(jié)的(2009)行監(jiān)字第107號、(2009)行監(jiān)字第121號及(2009)知行字第 10號商標行政糾紛案中，本院已經(jīng)查明拉科斯特公司請求保護的注冊商標在1994、1995年時尚未在中國馳名，并認定了被異議商標與拉科斯特公司請求保護的注冊商標不構成近似商標。鑒此，本院認為，被訴標識三、四與拉科斯特公司請求保護的注冊商標具有顯著區(qū)別，不能認定為侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標，原審法院關于?認定‘CARTELO及圖’、‘鱷魚圖形’商標與‘鱷魚圖形+LACOSTE’商標之間不會產(chǎn)生混淆和誤認……被訴侵權產(chǎn)品 1-8在外包裝及產(chǎn)品吊牌上使用‘CARTELO及圖’商標，并未侵犯拉科斯特公司的注冊商標專用權?并無不當，拉科斯特公司關于兩者應認定為近似商標的上訴理由亦不能成立。

綜上，拉科斯特公司的上訴理由不能成立，原審判決認定事實基本清楚，雖然其適用修訂前的《中華人民共和國商標法》裁判本案適用法律錯誤，部分判理有所不當，但并不影響本案的裁判結(jié)果，本院予以維持。依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第(一)項、第(二)項之規(guī)定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

一、二審案件受理費各25010元，由(法國)拉科斯特股份有限公司負擔。

本判決為終審判決。

審 判 長 夏君麗

審 判 員 殷少平

審判長簡介

夏君麗高級法官：民法院審判員。

代理審判員 王艷芳 二0一0年十二月二十九日 書 記 員 包 碩 年出生，法律碩士。2009年起任最高人32

1968

第五篇：上海雀友機電有限公司與松岡機電(中國)有限公司、劉衛(wèi)飛侵犯商標專用權及不正當競爭糾紛

上海雀友機電有限公司與松岡機電（中國）有限公司、劉衛(wèi)飛侵犯商標專用權及不正當競爭糾紛

中華人民共和國最高人民法院

民事裁定書

(2011)民申字第1431號

申請再審人（一審被告、二審被上訴人）：上海雀友機電有限公司。住所地：上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)園區(qū)路1168號4幢6號車間部分廠房。

法定代表人：顧志洪，該公司執(zhí)行董事。

委托代理人：王濤，北京市惠誠律師事務所上海分所律師。委托代理人：王惠香，上海市一平律師事務所律師。

被申請人（一審原告、二審上訴人）：松岡機電（中國）有限公司。住所地：浙江省杭州市蕭山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)橋南區(qū)高新十路122號。

法定代表人：魏國華，該公司董事長。

委托代理人：朱劍宇，浙江天冊律師事務所律師。

委托代理人：金凡，該公司職員。

一審被告、二審被上訴人：劉衛(wèi)飛，男，1985年8月16日出生，漢族，住江西省上饒市廣豐縣大石鄉(xiāng)大石頭村王家坂45號。1

申請再審人上海雀友機電有限公司（簡稱上海雀友公司）因與被申請人松岡機電（中國）有限公司（簡稱松岡機電公司）、一審告劉衛(wèi)飛侵犯商標專用權及不正當競爭糾紛一案，不服浙江省高級人民法院（2011）浙知終字第133號民事判決，向本院申請再審。本院依法組成合議庭對本案進行了審查，現(xiàn)已審查完畢。

上海雀友公司申請再審稱：

1、二審法院認定“雀友”商標在上海雀友公司申請注冊企業(yè)名稱之時即具有較高知名度，認定事實錯誤。

2、二審法院認定上海雀友公司無論是否突出使用“雀友”二字均可能造成混淆，缺乏依據(jù)。上海雀友公司有自己的商標，產(chǎn)品包裝與松岡機電公司有明顯區(qū)別，不會造成混淆。

3、二審認定上海雀友公司有搭便車的惡意，沒有依據(jù)。上海雀友公司注冊成立時，“雀友”商標并不具有知名度，上海雀友公司變更企業(yè)名稱以及公司法定代表人顧志洪成立香港雀友公司均不能證明上海雀友公司具有惡意。

4、一、二審法院認定上海雀友公司突出使用“雀友”二字沒有依據(jù)。上海雀友公司未對一審判決提出上訴并不意味著認可一審法院的認定。

5、上海雀友公司與松岡機電公司曾就企業(yè)名稱事宜達成和解協(xié)議，應按原調(diào)解協(xié)議執(zhí)行，不能再要求上海雀友公司停止使用該企業(yè)名稱。

6、二審判決判令50萬元的損害賠償沒有依據(jù)。綜上，請求撤銷浙江省高級人民法院（2011）浙知終字第133號民事判決。

松岡機電公司提交意見認為，“雀友”商標經(jīng)過松岡機電公司多年的品牌經(jīng)營，具有較高的知名度，并已被認定為馳名商標。上海雀友公司存在種種侵犯商標權與不正當競爭行為，且其并未對一審判決

提起上訴，再審申請中對一審判決認定的事實提出異議，沒有依據(jù)。上海雀友公司搭便車的惡意明顯，其法定代表人顧志洪曾是“雀友”牌麻將機的經(jīng)銷商，被取消代理資格后惡意注冊了以“雀友”為字號的企業(yè)，且在香港成立所謂香港雀友公司，其明顯具有利用“雀友”商標聲譽的故意，客觀上必然引起相關公眾產(chǎn)生混淆。2006年雙方發(fā)生訴訟并以調(diào)解結(jié)案，但上海雀友公司并未履行調(diào)解協(xié)議，并已更名等方式規(guī)避生效調(diào)解書的執(zhí)行。可見，“雀友”企業(yè)字號的存在是上海雀友公司實施不法行為的核心工具和手段，二審法院判決其停止使用“雀友”字號是符合法律規(guī)定的。二審法院判決賠償50萬元具有事實和法律依據(jù)。綜上，請求駁回上海雀友公司的再審申請。

本院認為，本案主要爭議焦點為上海雀友公司是否應當停止使用其企業(yè)名稱中的“雀友”字號。本案中，松岡機電公司擁有多項“雀友”商標，其中第1110578號雀友商標注冊于1997年，經(jīng)過松岡機電公司及其關聯(lián)公司浙江松岡機電工業(yè)有限公司（簡稱“浙江松岡公司”）等多年的使用和經(jīng)營，在自動麻將機行業(yè)享有較高的知名度和聲譽。從松岡機電公司一審提交的證據(jù)來看，其企業(yè)自2006年開始增值稅繳納額即超過千萬元，松岡機電公司及浙江松岡公司亦投入大量資金進行廣告宣傳，2004年廣告費用約為440萬元，2005年為870萬余元?！叭赣选比詣勇閷⒆喇a(chǎn)品也獲得很多榮譽，有較高的市場占有率。自2004年起，各地工商行政部門針對侵犯“雀友”商標權的行為作出過多個查處和處罰的決定書。雖然“雀友”商標成為“區(qū)著名商標”以至“馳名商標”的時間均在上海雀友公司成立之后，一、二審法院也均未支持松岡機電公司關于“雀友”商標在2005年成為馳名商標的主張，但該認定并不妨礙二審法院認定在2005年上海雀友公司成立之時，“雀友”商標已經(jīng)具有了一定的知名度。

上海雀友公司的法定代表人顧志洪原為“雀友”品牌的代理商，其對于“雀友”商標及產(chǎn)品應為明知，在解除代理關系后立即成立以“雀友”為字號的企業(yè)，主觀上具有攀附“雀友”品牌知名度的故意。2006年雙方之間曾因侵犯商標權糾紛進行過訴訟，并達成調(diào)解協(xié)議，上海雀友公司承諾規(guī)范使用企業(yè)名稱，不突出使用“雀友”文字。但其并未履行該調(diào)解協(xié)議，從松岡機電公司一審向法院提交的公證書等相關證據(jù)來看，上海雀友公司在其產(chǎn)品、直營店等場合仍然繼續(xù)使用“上海雀友”等字樣，其各地的經(jīng)銷商亦大量存在不規(guī)范使用的現(xiàn)象。在此情況下，二審法院關于上海雀友公司主觀上具有故意，客觀上容易造成相關公眾的混淆，應當停止使用該企業(yè)名稱中“雀友”字號的認定并無不當，應予維持。上海雀友公司關于在其成立時“雀友”商標尚無知名度、其使用“雀友”字號無惡意的申請再審主張，不予支持。上海雀友公司另主張其有“中天”、“中豪”商標，產(chǎn)品包裝與松岡機電公司有顯著區(qū)別，不會造成混淆，對此本院認為，上海雀友公司利用雀友字號實施的不正當競爭行為與其是否使用了自己的注冊商標無關，而且，要求上海雀友公司停止使用“雀友”字號，有利于其進一步加強對其注冊商標的使用和宣傳，培養(yǎng)自己的品牌。

關于賠償數(shù)額方面，二審法院系考慮了“雀友”商標注冊使用的時間、知名度，上海雀友公司侵權行為的時間、范圍、主觀過錯，以

及松岡機電公司支出的合理費用等因素，酌情確定賠償50萬元。上海雀友公司并未明確提出二審判決確定的賠償數(shù)額有何不當之處，亦未舉出相反證據(jù)證明其獲利或者松岡機電公司的損失低于該數(shù)額，故對其該項再審申請本院亦不予支持。

綜上，上海雀友公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條的規(guī)定，依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百八十一條第一款之規(guī)定，裁定如下：

駁回上海雀友機電有限公司的再審申請。

審判長夏君麗

審判員殷少平

代理審判員董曉敏

二○一一年十二月十三日

書記員曹佳音