第一篇：專利無效程序中有關(guān)公開出版物的判定

專利無效程序中有關(guān)公開出版物的判定

【案情介紹】

涉案專利是國家知識產(chǎn)權(quán)局于2001年11月14日授權(quán)公告的，名稱為“寵物食品(薰色豬皮結(jié)骨)”的外觀設(shè)計(jì)專利(簡稱本專利)，其申請?zhí)柺?1311405.0，申請日是2001年3月31日，專利權(quán)人是朱招寵。本專利公報(bào)中公開了6幅視圖，即主視圖、后視圖、左視圖、右視圖、俯視圖及仰視圖。針對本專利權(quán)，杰高公司、華亨公司、平陽寵物食品公司先后向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求，理由是本專利不符臺《專利》法第二十三條的規(guī)定，并提交了相應(yīng)證據(jù)。2002年9月20日，螯江寵物食品協(xié)會亦向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求，其理由是本專利不符合《專利法》第二十三條和《專利法實(shí)施細(xì)則》第二條第三教的規(guī)定。并先后提交了11個(gè)附件作為證據(jù)，其中附件5為1999年12月8日至11日在上海國際展覽中心所召開的“第二屆亞洲寵物展覽會”的參展商名錄復(fù)印件，其所提交的對比文件為該名錄中的一張圖片。該圖片色彩圖案清晰，在右下角部分能清楚地看到兩個(gè)并排放置的骨頭狀寵物食品。該寵物食品中間部分較細(xì).兩端較大，且在兩端打結(jié)。該參展商名錄專為此次展覽會而印制，其內(nèi)容主要為參加此次展覽會的參展商名稱、介紹及產(chǎn)品索引，同時(shí)簡要介紹了此次展覽會的會議及活動。在該名錄的封面上明確標(biāo)有“1999年12月8日至11日上海國際展覽中心”;第l頁的目錄中明確標(biāo)示“主辦單位荷蘭皇家展覽公司、中國遠(yuǎn)大發(fā)展總公司、上海企龍展覽服務(wù)有限公司”;第2頁主辦機(jī)構(gòu)的致辭中顯示“……這是我們舉辦的第二屆專業(yè)展覽會，…來自十多個(gè)國家，超過一百家國際著名廠商云集這個(gè)在亞洲有很大影響力的展覽會，……尤其感謝遠(yuǎn)道而來的美國、荷蘭、法國…以及中國各省市的觀摩采購、考察團(tuán)”;第3頁的大會訊息中顯示“展期1999年12月8日一12月11日參觀時(shí)間12月l0日(公眾參觀日)12月l1日(公眾參觀日)”。在該名錄中未出現(xiàn)“內(nèi)部發(fā)行”或其他能夠表明其為特定范圍內(nèi)發(fā)行的字樣。

專制復(fù)審委員會受理了上述無效宣告請求，并于2002年12月23日進(jìn)行了口頭審理，在口頭審理中，螯江寵物食品協(xié)會聲明放棄本專利不符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第二條第三款規(guī)定的無效宣告請求理由。

專利復(fù)審委員會于2003年3月20日作出第4932號決定。螯江寵物食品協(xié)會提交的附件5是1999年12月8日至11日在上海國際展覽中心所召開的“第二屆亞洲寵物展覽會”的參展商名錄?？陬^審理中.雙方當(dāng)事人對該附件原件進(jìn)行了質(zhì)證。該附件的目錄頁上明確標(biāo)有主辦單位、印刷單位、展期及相關(guān)展覽會信息。其真實(shí)性可以確定。由于該展覽會展期在本專利申請日(2001年3月31日)之前，故該參展商名錄屬于《專利法》第二十三條規(guī)定的出版物，適用于本案。在該附件的倒數(shù)第二頁上公開有一寵物食品圖片(下稱對比文件).將其與本專利進(jìn)行比較可知，本專利是寵物食品薰色豬皮結(jié)骨，整體形狀為兩端大中間細(xì)，兩端打結(jié)。對比文件也是薰色豬皮結(jié)骨，其整體形狀為兩端大中間細(xì)，兩端打結(jié)。經(jīng)比較，二者屬于相同種類產(chǎn)品，且整體形狀相同，結(jié)的形狀也相同，故二者屬于相同的外觀設(shè)計(jì)，本專利不符合《專利法》第二十三條的規(guī)定。專和復(fù)審委員會據(jù)此作出了第4932號決定，宣告本專利無效。原告朱招寵不服第4932號決定，向北京市第一中級人民法院提起訴訟訴稱，被告認(rèn)定證據(jù)不足，錯(cuò)誤地采用了不真實(shí)有效證據(jù)，作出了錯(cuò)誤的決定。理由是，本案第三人出具的證據(jù)參展商名錄僅僅是內(nèi)部印刷品，不屬于《專利法》所稱的”國內(nèi)外公開出版物”。加之，印刷品中的圖片模糊不清，專利權(quán)人無法根據(jù)此圖片設(shè)計(jì)出本專利。綜上所述，請求法院依法撤銷第4932號決定，維持本專利有效。被告專利復(fù)審委員會辯稱，第4932號決定的法律依據(jù)是《專利法》第二十三條的規(guī)定，所依據(jù)證證據(jù)是第三人提交的證據(jù)，且在口頭審理中也已進(jìn)行質(zhì)證。同時(shí)，經(jīng)對比可知，本專利與對比文件是相同的外觀設(shè)計(jì)。故第4932號決定適用法律正確，程序合法，請求法院予以維持。

專利無效程序中有關(guān)公開出版物的判定(2)

第三人華亨公司、平陽寵物食品公司及螯江寵物食品協(xié)會述稱，在本案對比文件的封面上，明確標(biāo)有發(fā)表者“上海國際展覽中心”、出版時(shí)間“1999年”及主辦單位、印刷單位、展期、相關(guān)展覽會等相關(guān)信息。該對比文件在所述展覽會上公開散發(fā)、使用。公開的時(shí)間為1999年12月，早于本專利的申請日2001年3月31日。同對，其上并未印有“內(nèi)部發(fā)行”的字樣.也沒有任何跡象證明其有特定范圍內(nèi)保密的要求，故該對比文件依法屬于專利法意義上的公開出版物。將本專利與對比文件相比可知，二者為相同的外觀設(shè)計(jì)，故本專利在其申請日之前己在國內(nèi)公開出版物上發(fā)表過，因此不符臺《專利法》第二十三條的規(guī)定，被告專利復(fù)審委員會作出的第4932號決定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請求法院依法予以維持。

法院認(rèn)為，螯江寵物食品協(xié)會所提交的第二屆亞洲寵物展覽會參展商名錄符合《審查指南》中有關(guān)公開出版物的規(guī)定，其中所載圖片能夠清晰的反映所公開寵物食品的形狀，且其與本專利屬相同的外觀設(shè)計(jì)。故原告的訴訟請求缺乏事實(shí)與法律依據(jù)，不予支持。被告作出的第4932號決定認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確、程序合法，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第(一)項(xiàng)之規(guī)定，北京市第一中級人民法院判決維持國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會作出的第4932號無效宣告請求審查決定。

原告不服一審判決，上訴至北京市高級人民法院。北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，該參展商名錄屬于專利法意義上的公開出版物，該名錄上所記載的對比文件與本專利為相同的外觀設(shè)計(jì)。據(jù)此，認(rèn)定朱招寵的上訴理由不能成立，并判決：駁回上訴。維持原判。

【案件評析】

本案涉及公開出版物的判斷問題。專利法意義上的公開出版物，強(qiáng)調(diào)公眾獲得該出版物的可能性，至于該出版物的出版發(fā)行量是多少、是否有人閱讀過、申請人是否知道等因素則不是必須考慮的因素。

北京市第一中緞人民法院認(rèn)為，本案涉及三個(gè)問題：

一、第三人螯江寵物食品協(xié)會所提交的第二屆亞洲寵物展覽會參展商名錄是否為公開出版物

二、該參展商名錄中所公開的寵物食品圖片是否可作為本專利的對比文件

三、本外觀設(shè)計(jì)專利是否于申請日前已在出版物上公開

《專利法》規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)同申請日以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過或者國內(nèi)公開使用過的外觀設(shè)計(jì)不相同和不相近似。由此可知.評價(jià)被比外觀設(shè)計(jì)是否已被公開存在兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，即出版物公開和使用公開。因使用公開存在較大的舉證難度。故在司法實(shí)踐中，最為常見的對比文件是公開出版物。

專利無效程序中有關(guān)公開出版物的判定(3)

對于何為出版物公開，《審查指南》中有明確規(guī)定，概括而言無非如下要素，即該記錄有設(shè)計(jì)內(nèi)容的出版物必須為有形載體，須有出版者或發(fā)表者及公開發(fā)表或出版時(shí)間。從該規(guī)定可知，專利法意義上的出版物強(qiáng)調(diào)的是公開性，即該出版物是否可為不特定的一般公眾所得。但須注意的是，其所要求的僅是公眾獲得該出版物的可能性，至于該出版物的出版發(fā)行量多少、是否有人閱讀過、申請人是否知道等因素則不是判斷出版物是否公開所必須考慮的因素。對本案而言，該載有對比文件的參展商名錄既有出版時(shí)間、出版者，同時(shí)不特定公眾亦可以獲得，故可以認(rèn)定其為公開出版物。

在判斷出版物公開時(shí)，還須注意如下問題。

1、印有“內(nèi)部發(fā)行”的出版物也可能是公開出版物。專利法意義上的出版物公開強(qiáng)調(diào)的是不特定公眾獲得該出版物的客觀可能性。即便是對于印有“內(nèi)部發(fā)行”等字樣的出版物，如果符合《審查指南》中對于出版物的限定，亦會被認(rèn)為是公開出版物，除非有證據(jù)表明其確系特定范圍內(nèi)要求保密，不特定公眾無法獲得的出版物。

2、公開出版物并不等于正式出版物。公開出版物強(qiáng)調(diào)的是公開性，是不特定公眾獲得該出版物的可能性，至于其是否符合相關(guān)的行政管理規(guī)定則在所不論，二者并非同一層面上的問題。

第二篇：專利侵權(quán)訴訟是否因?qū)＠麩o效程序而中止

專利侵權(quán)訴訟是否因?qū)＠麩o效程序而中止
美訊在線網(wǎng)2008 年 04 月 28 日 15:07 人氣指數(shù)：534 來源：互聯(lián)網(wǎng)

人民法院在審理專利侵權(quán)案件時(shí)，被告以原告的專利權(quán)喪失專利性為由，向國家知識產(chǎn)權(quán)局專 利復(fù)審委員會（以下簡稱專利復(fù)審委員會）提出宣告專利權(quán)無效的請求，此時(shí)人民法院是否應(yīng)當(dāng)中 止專利侵權(quán)案件的審理，實(shí)踐中已經(jīng)摸索出了一套規(guī)則，可以說這一問題已基本得到解決，人民法 院將根據(jù)不同情形決定專利侵權(quán)案件是否中止審理。但是，無論專利侵權(quán)訴訟是否因?yàn)闊o效宣告請 求而中止審理，當(dāng)事人不服專利無效宣告請求審查決定（以下簡稱無效請求審查決定）的，都可以 提起行政訴訟。根據(jù)我國專利法的規(guī)定，專利權(quán)被合法授予后，任何人在該專利權(quán)有效期內(nèi)均可以 向?qū)＠麖?fù)審委員會提出宣告該專利權(quán)無效的請求，專利復(fù)審委員會通過對無效宣告請求的審理，將 作出無效請求審查決定。依其內(nèi)容不同，無效請求審查決定可分為三種，即維持宣告專利權(quán)有效的 決定、宣告專利權(quán)無效的決定和宣告專利權(quán)部分無效的決定。無論是哪一種類型的無效請求審查決 定，都可能會引起專利權(quán)人或者無效宣告請求人不服，從而引發(fā)行政訴訟。由此產(chǎn)生的問題是，對 在專利侵權(quán)訴訟案件審理過程中，如果請求專利復(fù)審委員會宣告專利權(quán)無效的行政程序已經(jīng)結(jié)束，當(dāng)事人對專利復(fù)審委員會作出的無效請求審查決定不服并向人民法院提起行政訴訟的，人民法院已 經(jīng)受理的專利侵權(quán)案件應(yīng)如何審理？原來已經(jīng)中止審理的侵權(quán)案件是繼續(xù)中止審理呢還是恢復(fù)審 理？原來沒有中止的侵權(quán)案件是繼續(xù)審理呢還是中止審理？

專利權(quán)被授予后，任何人得向?qū)＠麖?fù)審委員會為宣告該專利權(quán)無效之請求，而無論有無專利侵 權(quán)案件。故根據(jù)請求宣告專利權(quán)無效的行政程序與專利侵權(quán)訴訟程序的先后不同，因?qū)＠謾?quán)訴訟 的當(dāng)事人提起無效宣告請求而中止審理的專利侵權(quán)訴訟可以分為兩類，一類是在專利侵權(quán)訴訟過程 中因被控侵權(quán)人提起的無效宣告請求而中止審理的專利侵權(quán)訴訟，即先有專利侵權(quán)訴訟，后有無效 宣告請求，這類專利侵權(quán)訴訟在當(dāng)事人不服無效請求審查決定并提起專利無效行政訴訟時(shí)，面臨著 原專利侵權(quán)訴訟是否應(yīng)繼續(xù)中止審理的問題。另一類是先有無效宣告請求，后有專利侵權(quán)訴訟，即 專利權(quán)授予后，他人向?qū)＠麖?fù)審委員會請求宣告該專利權(quán)無效，在專利復(fù)審委員會的審理過程中，專利權(quán)人又以無效宣告請求人為被告向法院提起專利侵權(quán)訴訟。此時(shí)人民法院通常是先受理當(dāng)事人 的訴訟請求，然后中止專利侵權(quán)案件的

審理，等待專利復(fù)審委員會作出無效請求審查決定。當(dāng)無效 請求審查決定作出后，一方當(dāng)事人不服并提起專利無效行政訴訟的，原來已經(jīng)中止審理的專利侵權(quán)

訴訟也面臨著是否中止審理的問題。

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》，在專利侵權(quán)訴訟過程 中被控侵權(quán)人向?qū)＠麖?fù)審委員會請求宣告專利權(quán)無效的，原來的專利侵權(quán)案件并非一定得中止審 理。目前人民法院的具體做法是： 第一，對于侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案件，被告在侵權(quán)案件的審理過程中請求專利復(fù)審委員會宣告 專利權(quán)無效的，人民法院可以不中止訴訟。第二，對于實(shí)用新型專利權(quán)專利侵權(quán)訴訟，被告應(yīng)當(dāng)在起訴時(shí)出具由國務(wù)院專利行政部門作出 的檢索報(bào)告，且其在答辯期內(nèi)對原告的專利權(quán)提出宣告無效的請求，可以請求人民法院中止審理侵 權(quán)訴訟。第三，對于外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)案件中，被告在答辯期內(nèi)對原告的專利權(quán)提出宣告無效的請求，可以請求人民法院中止侵權(quán)訴訟。第四，人民法院受理的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請求宣告 該項(xiàng)專利權(quán)無效的，人民法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟；

（一）原 告出具的檢索報(bào)告未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致實(shí)用新型專利喪失新穎性、創(chuàng)造性的技術(shù)文獻(xiàn)的；

（二）被告提供的 證據(jù)足以證明其使用的技術(shù)已經(jīng)公知的；

（三）被告請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效所提供的證據(jù)或者依 據(jù)的理由明顯不充分的；

（四）人民法院認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)中止訴訟的其他情形。第五，人民法院受理的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間屆滿后請求 宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的，人民法院一般不中止訴訟，但經(jīng)審查認(rèn)為有必要中止訴訟的除外。第六，對于經(jīng)專利復(fù)審委員會審查維持專利權(quán)的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被 告在答辯期間內(nèi)請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的，人民法院可以不中止訴訟。

對于人民法院依據(jù)上述司法解釋中止審理的專利侵權(quán)案件，當(dāng)無效請求審查決定作出后；當(dāng)事人沒有 就無效請求審查決定提起行政訴訟的。則其一：若該專利權(quán)被無效請求審查決定維持全部有效，則原來的 專利侵權(quán)案件應(yīng)自其起訴期間屆滿后恢復(fù)審理。我國專利法規(guī)定對專利復(fù)審委員會宣告專利權(quán)無效或者維 持專利權(quán)有效的決定不服的，可以自收到通知之日起三個(gè)月內(nèi)向人民法院起訴。故如果當(dāng)事人未對無效請 求審查決定提起行政訴訟的，先行中止的專利侵權(quán)訴訟也應(yīng)自波三個(gè)月期限屆滿之日之次日恢復(fù)審理。其 二：若該專利權(quán)被全部宣告為無效，而當(dāng)

當(dāng)事人未就無效請求審查決定提起行政訴訟的，原已中止審理的專

利侵權(quán)案件亦應(yīng)于上述三個(gè)月期限屆滿后恢復(fù)審理。然與前述所不同的是，由于專利權(quán)已被宣告為無效，原告的訴訟請求已喪失權(quán)利依據(jù)，故若原中止審理的專利侵權(quán)案件尚處一審期間，則應(yīng)裁定駁回原告訴訟 請求；若原中止審理的專利侵權(quán)案件已處于二審期間，則亦應(yīng)駁回原告訴訟請求，或者發(fā)回一審法院重審。其三，若該專利權(quán)被宣告部分無效，即為維持部分有效；而當(dāng)事人未就無效請求審查決定提起行政訴訟的，則應(yīng)區(qū)分部分有效之專利權(quán)于侵權(quán)訴訟之影響而定。若部分有效之專利權(quán)不影響原告提起專利侵權(quán)訴訟的 權(quán)利依據(jù)，則原中止審理的專利侵權(quán)案件應(yīng)自上述三個(gè)月期限屆滿后恢復(fù)審理。若部分無效之專利權(quán)恰恰 是原告提起專利侵權(quán)訴訟的權(quán)利依據(jù)，則原中止審理的專利侵權(quán)案件應(yīng)自上述三個(gè)月期限屆滿后恢復(fù)審理，但人民法院應(yīng)作出駁回原告訴訟請求的裁決。若部分有效之專利權(quán)部分否定了原告提起專利侵權(quán)訴訟的權(quán) 利依據(jù)，則原中止審理的專利侵權(quán)案件亦應(yīng)自上述三個(gè)月期限屆滿后恢復(fù)審理，但原告有權(quán)變更訴訟請求，但若該專利侵權(quán)案件已進(jìn)入二審程序，則人民法院可以依法改判，也可以發(fā)回重審。原告堅(jiān)持不變更訴訟 請求的，人民法院應(yīng)駁回其基于已被宣告為無效的部分專利權(quán)上的訴訟請求。

此外，對于在專利侵權(quán)訴訟過程中因被控侵權(quán)人提起的無效宣告請求而中止審理的專利侵權(quán)訴訟，在 當(dāng)事人不取無效請求審查決定并依法提起專利無效行政訴訟的，以及在先有專利無效宣告請求，后有專利 侵權(quán)訴訟，且專利侵權(quán)訴訟因該無效宣告請求中止審理的，當(dāng)事人不服無效請求審查決定提起專利無效行 政訴訟時(shí)，原專利侵權(quán)訴訟是繼續(xù)中止審理呢還是應(yīng)恢復(fù)審理？

作者認(rèn)為，如果宣告該專利權(quán)無效的行政程序結(jié)束后，當(dāng)事人不服專利復(fù)審委員會作出的無效請求審查決 定，依法向人民法院提起行政訴訟的，原來已經(jīng)中止審理的專利侵權(quán)訴訟應(yīng)繼續(xù)中止審理。理由是：第一，行政訴訟法第 44 條的規(guī)定不能成為恢復(fù)審理專利侵權(quán)案件的理由。該條的內(nèi)容是：“訴訟期間，不停止具 體行政行為的執(zhí)行。但有下列情形之一的，停止具體行政行為的執(zhí)行：

（一）被告認(rèn)為需要停止執(zhí)行的；

（二）原告申請停止執(zhí)行，人民法院認(rèn)為該具體行政行為的執(zhí)行會造成難以彌補(bǔ)的損失，并且停止執(zhí)行不 損害社會公共利益，裁定停止執(zhí)行的；

（三）法律、法規(guī)規(guī)定停止執(zhí)行的。”可見，該條是針對具有具體 執(zhí)行內(nèi)容的具體行政行為而言的，如公安機(jī)關(guān)根據(jù)治

安管理處罰條例給予他人行政處罰而引起的行政訴訟 中，該處罰內(nèi)容具有可執(zhí)行性，而無效請求審查決定僅僅是宣告一項(xiàng)民事權(quán)利的有效或無效，其本身并不 具備可執(zhí)行性，故與行政訴訟法第 44 條所指的行政行為是有一定區(qū)別的。第二，授予專利權(quán)的行為也是一 種具體行政行為，申請人一旦取得專利權(quán)，在該專利權(quán)被確定宣告為無效前，授予專利權(quán)的具體行政行為 應(yīng)合法有效，但專利侵權(quán)訴訟依然可以因被控侵權(quán)人已請求專利復(fù)審委員會宣告專利權(quán)無效而中止審理。可見授予專利權(quán)的行政行為的效力并不影響人民法院中止專利侵權(quán)案件的審理，也即專利侵權(quán)訴訟之所以 中止審理是因?yàn)閷＠麢?quán)處于動蕩之中，而并不顧及授予專利權(quán)的具體行政行為的效力。同理，在專利復(fù)審 委員會作出無效請求審查決定這一具體行政行為后，如果當(dāng)事人依法提起了行政訴訟，則無效請求審查決 定有被人民法院撤銷的可能，專利權(quán)依然處于不穩(wěn)定狀態(tài)，從當(dāng)初中止審理專利侵權(quán)案件的宗旨和目的出 發(fā)，仍應(yīng)繼續(xù)中止專利侵權(quán)案件的審理，而不宜恢復(fù)審理。第三，無效請求審查決定被提起行政訴訟的，該具體行政行為必須等到行政訴訟最后判決維持其合法有效后才能確定地產(chǎn)生法律效力。權(quán)利公示原則是 專利法上的一個(gè)重要原則，專利權(quán)的授予、變動、無效宣告等都必須由專門機(jī)關(guān)予以公告，且專利權(quán)的授

予、變動、無效宣告等都是自公告之日起生效，專利法 46 條規(guī)定：“宣告專利權(quán)無效的決定，由國務(wù)院專 利行政部門登記和公告?！倍鎸＠麢?quán)無效的公告都是以專利權(quán)的權(quán)利狀態(tài)的穩(wěn)定為前提，對于已經(jīng)提 起行政訴訟的無效請求審查決定，國務(wù)院專利行政部門公告內(nèi)容都是以終審判決書確定的內(nèi)容為準(zhǔn)，放在 行政訴訟審結(jié)前，無效請求審查決定不能被公告，自然也就不生法律效力。專利侵權(quán)訴訟案件也只有繼續(xù) 中止審理，待專利無效行政訴訟終審判決確定了原告的專利權(quán)利狀態(tài)后才能恢復(fù)審理。第四，行政行為接 受司法審查，行政機(jī)關(guān)接受司法監(jiān)督，是民主和法治社會的標(biāo)志和特征，也是世界貿(mào)易組織成員所必須遵 守的規(guī)則。我國行政訴訟法規(guī)定行政機(jī)關(guān)的具體行政行為應(yīng)接受司法審查，我國專利法特別規(guī)定對專利復(fù) 審委員會作出宣告發(fā)明、實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無效或者維持其專利權(quán)有效的決定不服的，可以自收 到通知之日起三個(gè)月內(nèi)向人民法院起訴。此時(shí)原來已經(jīng)中止的專利侵權(quán)訴訟繼續(xù)中止審理，表明專利權(quán)是 否應(yīng)被宣告為無效雖經(jīng)專利復(fù)審委員會作出了決定，但該決定必須接受司法程序的檢驗(yàn)，體現(xiàn)了司法權(quán)對 行政

權(quán)的制約和監(jiān)督，是現(xiàn)代法治社會的應(yīng)有之義。

同理，當(dāng)專利侵權(quán)訴訟的當(dāng)事人提起無效宣告請求但未中止審理的專利侵權(quán)訴訟在無效請求審查決定 被提起行政訴訟后是否應(yīng)中止審理，筆者認(rèn)為，對于未中止審理的專利侵權(quán)訴訟，包括先有專利侵權(quán)訴訟 后有無效行政程序且專利侵權(quán)訴訟未中止審理的情形，以及先有無效行政程序后有專利侵權(quán)訴訟且專利侵 權(quán)訴訟末中止審理的情形，如果在當(dāng)事人不服無效請求審查決定依法提起專利無效行政訴訟時(shí)原專利侵權(quán) 訴訟尚未審結(jié)的，一般應(yīng)中止審理，等待專利無效行政訴訟對專利權(quán)有效還是無效的最終確定，并以此作 為恢復(fù)審理侵權(quán)訴訟的依據(jù)。

專利侵權(quán)訴訟中止的現(xiàn)狀與思考
作者：趙京生 顏松喜 發(fā)布時(shí)間：2008-08-22 17:33:00

在我院民三庭審理的眾多知識產(chǎn)權(quán)案件中，程序最為復(fù)雜、難度最大仍是 專利案件，其中重要原因之一就是如何面對專利侵權(quán)案件訴訟中止的問題。2006 年 6 月民三庭成立以來，共受理侵犯專利權(quán)案件 8 件，其中涉及外觀設(shè)計(jì)專利 1 件、實(shí)用新型專利 7 件。8 起案件中，因被告向國家專利復(fù)審委員會提出專利無 效請求而中止的 4 件，50%。占 這一問題是如何形成的？又如何解決？就此問題，

筆者談?wù)勛约捍譁\的認(rèn)識，供大家商榷（本文若未特別指明，所涉專利均為外觀 設(shè)計(jì)專利或?qū)嵱眯滦蛯＠?/p>

一、專利侵權(quán)訴訟中止的原因

1、就專利無效宣告制度而言。根據(jù)專利制度的一般原理，專利權(quán)一旦被授 予，就依法推定其有效。在法定機(jī)關(guān)依法宣告其無效之前，任何機(jī)關(guān)不得認(rèn)定其 無效。在一些普通法國家，受理侵權(quán)訴訟的法院有權(quán)在該訴訟中判斷該專利權(quán)是 否有效，但其判決中關(guān)于專利是否有效的認(rèn)定僅僅對該案件有效。但是，根據(jù)我 國專利法第 45 條、第 57 條的規(guī)定，對于專利權(quán)是否有效的問題，只能由國家知 識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會負(fù)責(zé)認(rèn)定，法院只負(fù)責(zé)侵權(quán)判斷，因此，一旦專利侵權(quán) 訴訟的被告請求宣告專利權(quán)無效，受理侵權(quán)訴訟的法院就面臨是否中止訴訟的問 題。

2、就專利審查制度設(shè)計(jì)而言。盡管《專利法》第 22 條和其他條款規(guī)定了對 實(shí)用新型授予專利權(quán)的實(shí)質(zhì)性條件（新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性），但是，根據(jù)專 利法第 40 條之規(guī)定，我國對實(shí)用新型并不實(shí)行實(shí)質(zhì)審查，而是初步審查。所謂 初步審查，就是對專利申請文件是否符合形式和格式要求以及是否具有明顯實(shí)質(zhì) 性缺陷進(jìn)行審查。但對于實(shí)質(zhì)性問題，例如新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性等，不進(jìn)行 審查。對于外觀設(shè)計(jì)專利，根據(jù)《專利法》第 40 條規(guī)定，亦是初步審查制，對 于實(shí)質(zhì)性問題，

例如是否與在先權(quán)利相沖突等，不進(jìn)行審查。因此，專利權(quán)人是 否是“真正的專利權(quán)人”還有待于無效宣告程序的進(jìn)一步審查，結(jié)果使得中止案 件數(shù)量過多。之所以不實(shí)行實(shí)質(zhì)審查，其原因主要在于該兩種專利數(shù)量較大，創(chuàng) 造性要求不是很高，授權(quán)速度快可以使該該兩種專利迅速應(yīng)用于社會實(shí)踐，及時(shí) 創(chuàng)造社會財(cái)富。但社會反映強(qiáng)烈的所謂的“垃圾專利”和“問題專利”，恰恰就 是指實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利。

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第三篇：外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定中的若干問題探討

隨著知識經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，人們的知識產(chǎn)權(quán)尤其是專利意識顯著增強(qiáng)，專利戰(zhàn)略在參與市場競爭中的作用日益突出，外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)糾紛案件越來越多，但由于我國現(xiàn)行法律對外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)如何判定規(guī)定的很少，給外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定帶來了一定的困難。筆者從事知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法工作以及專利維權(quán)法律工作多年，本文結(jié)合工作實(shí)際就如何判定外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)進(jìn)行粗淺的探討。

一、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)范圍的確定

確定外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍是外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定比對時(shí)的首要工作。關(guān)于確定外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍我國專利法有專門的規(guī)定即“外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或照片中的該外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品為準(zhǔn)?！?但這條規(guī)定過于原則，實(shí)際上圖片或照片中的內(nèi)容并不一定都受法律保護(hù)，圖片或照片中的內(nèi)容到底哪些受法律保護(hù)哪些不受法律保護(hù)，是非常值得探討的。

（一）如何排除公知在先設(shè)計(jì)內(nèi)容

外觀設(shè)計(jì)專利申請文件中的圖片或照片中的內(nèi)容是侵權(quán)判定比對時(shí)的依據(jù)，如果圖片或照片中有公知在先設(shè)計(jì)內(nèi)容，那么公知在先設(shè)計(jì)內(nèi)容就不受法律保護(hù)。我國的絕大部分外觀設(shè)計(jì)專利都是在已有外觀設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上改進(jìn)的，雖然專利法條文中并未規(guī)定在進(jìn)行外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定時(shí)，必須排除專利圖片或照片中的公知在先設(shè)計(jì)部分，但是，公知在先設(shè)計(jì)不是專利權(quán)人的智力成果，其屬于社會公眾的共同財(cái)富，已經(jīng)處于社會公眾欲得知就能得知的公開狀態(tài)，如果將這些公知在先設(shè)計(jì)也包括在專利權(quán)人的權(quán)利范圍內(nèi)，對公眾來說是不公平的，也會嚴(yán)重阻礙科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和創(chuàng)新。所以，為保護(hù)社會公眾的利益，確定外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先區(qū)分出公知在先設(shè)計(jì)部分和具有獨(dú)創(chuàng)性的部分，將公知在先設(shè)計(jì)部分排除在專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。在外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定中，被控侵權(quán)人可以利用公知在先設(shè)計(jì)進(jìn)行抗辯，即主張被控侵權(quán)產(chǎn)品使用的是公知在先設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)方案或者與公知在先設(shè)計(jì)方案更為接近。如何排除公知在先設(shè)計(jì)內(nèi)容呢？筆者認(rèn)為可這樣具體操作：審理人員應(yīng)詢問權(quán)利人其專利中所包含的創(chuàng)新點(diǎn)，如被控侵權(quán)人能舉證證明權(quán)利人主張的創(chuàng)新點(diǎn)中有公知在先設(shè)計(jì)部分，就要從權(quán)利人主張的創(chuàng)新點(diǎn)中排除該部分，以權(quán)利人主張的創(chuàng)新點(diǎn)的剩余部分與被控侵權(quán)物進(jìn)行侵權(quán)比對；如被控侵權(quán)人沒有舉證或能舉證但不能證明權(quán)利人主張的創(chuàng)新點(diǎn)中有公知在先設(shè)計(jì)部分，則應(yīng)以權(quán)利人主張的創(chuàng)新點(diǎn)與被控侵權(quán)物進(jìn)行侵權(quán)比對，對權(quán)利人未主張為創(chuàng)新點(diǎn)的部分和被控侵權(quán)人所舉證據(jù)足以證明不是創(chuàng)新的部分，可以認(rèn)定為公知在先設(shè)計(jì)而予以排除。

（二）如何排除功能性的外觀設(shè)計(jì)的內(nèi)容

在知識產(chǎn)權(quán)法律制度中有這么一個(gè)理念，即由內(nèi)容所決定的形式或表達(dá)是惟一的，則這種形式或表達(dá)不受法律保護(hù)。這種理念反映在外觀設(shè)計(jì)專利制度中就是由技術(shù)功能本身所決定的形狀、結(jié)構(gòu)等外觀必須如此、是惟一的，則該形狀、結(jié)構(gòu)等外觀不受專利法保護(hù)。如汽車的輪胎是圓形的，但這種圓形是輪胎的功能所決定的，這種圓形任何時(shí)候都不受專利法保護(hù)。由于外觀設(shè)計(jì)是關(guān)于產(chǎn)品外表的具有裝飾性或藝術(shù)性的設(shè)計(jì)，設(shè)立外觀設(shè)計(jì)專利制度的目的就是保護(hù)產(chǎn)品外觀的裝飾性或藝術(shù)性。因此，在確定外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)范圍時(shí)，應(yīng)注意區(qū)分哪些是因產(chǎn)品的功能而決定的外觀特點(diǎn)，哪些是為產(chǎn)品的美觀而設(shè)計(jì)的部分，從而排除由產(chǎn)品的技術(shù)功能特征所決定的而不是為產(chǎn)品外觀產(chǎn)生美感而設(shè)計(jì)的內(nèi)容。也就是說，對于那些為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的技術(shù)功能所能采用的惟一外觀設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)排除在外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。需注意的是，如果一種產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)同時(shí)具有裝飾性和功能性的特征，則不應(yīng)將其排除在專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。在具體實(shí)踐中，被控侵權(quán)人如主張?jiān)O(shè)計(jì)內(nèi)容是技術(shù)功能所決定而必須采取的惟一設(shè)計(jì)可以從技術(shù)角度說明或提供專家證明，而權(quán)利人如反對則可以從技術(shù)角度說明、提供專家證明或提供具體的反證，權(quán)利人提供反證即提供同類的產(chǎn)品還存在其他的外觀，這時(shí)，審理人員須注意的是權(quán)利人提供反證的這個(gè)產(chǎn)品其功能、效果必須與專利產(chǎn)品相同，防止實(shí)踐中有人為規(guī)避侵權(quán)而進(jìn)行的變劣發(fā)明。

（三）排除非外觀設(shè)計(jì)的內(nèi)容

外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的是產(chǎn)品的“外觀”而不是“內(nèi)觀”，外觀是能夠被觀察者從外部直接感知的產(chǎn)品的外表部分，對產(chǎn)品的內(nèi)部形狀、圖案，消費(fèi)者一般看不見也不會予以注意，其不具有產(chǎn)品外表上的美感，因此不屬于專利法及其實(shí)施細(xì)則所指的外觀設(shè)計(jì)。同樣，其他非外觀設(shè)計(jì)要素，如產(chǎn)品的尺寸大小、所用材料等，因不具有外表上的美感，也應(yīng)排除在外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。筆者代理的也是蘇州中級人民法院受理的第一起專利侵權(quán)糾紛案件中，被控侵權(quán)人提出了被控侵權(quán)產(chǎn)品與原告專利有二十三處不同，但被控侵權(quán)人提的絕大數(shù)是產(chǎn)品“內(nèi)觀”不同、大小不同等，最后，蘇州中級人民法院仍然認(rèn)定被控侵權(quán)人侵權(quán)成立。另外產(chǎn)品外觀上附有的商標(biāo)、廠址等因素也不是侵權(quán)判定中考慮的因素

二、關(guān)于認(rèn)定產(chǎn)品是否同類的標(biāo)準(zhǔn)問題

判斷產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)是否侵權(quán)，其前提條件是被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利產(chǎn)品應(yīng)是相同或相似產(chǎn)品，只有屬于相同或相似產(chǎn)品，才能進(jìn)行侵權(quán)判定，否則不能認(rèn)定侵權(quán)成立。因此，如何判定是否屬于同類產(chǎn)品，成為外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定中的一個(gè)關(guān)鍵問題。實(shí)踐中，有兩種值得商榷的觀點(diǎn)：一是單純按照《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》作為依據(jù)；二是不考慮《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》中有關(guān)產(chǎn)品分類的依據(jù)，而依照產(chǎn)品的性能、用途、原料、形狀以及消費(fèi)渠道等綜合因素來判斷。筆者認(rèn)為，第一個(gè)觀點(diǎn)的好處是專利侵權(quán)審判中的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)方便、簡單、易行，同時(shí)也使侵權(quán)判定的標(biāo)準(zhǔn)與授權(quán)審查的標(biāo)準(zhǔn)保持了完全的一致；其壞處是不合理的改變了外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍，不利于制止仿制和混淆等侵權(quán)行為，有時(shí)對公眾造成不公平，造成這種弊端的根源是有些產(chǎn)品可以同時(shí)歸為不同的類別、有些實(shí)質(zhì)上的同類產(chǎn)品而《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》卻歸為不同的類別。因此在認(rèn)定是否屬于同類產(chǎn)品時(shí)，不應(yīng)僅僅依據(jù)《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》。第二種觀點(diǎn)是撇開《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》來認(rèn)定產(chǎn)品是否屬于同類，在有些時(shí)候確能公平的維護(hù)各方利益，但其任意性和主觀性也太強(qiáng)，割裂了專利授權(quán)審查標(biāo)準(zhǔn)與專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)之間的聯(lián)系，會在一定程度上損害專利的穩(wěn)定性，容易不適當(dāng)?shù)臄U(kuò)大專利的禁止權(quán)的效力范圍，損害社會公眾的利益。因此，筆者主張?jiān)谡J(rèn)定是否屬于同類產(chǎn)品時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)參照《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》，盡可能保持專利侵權(quán)判斷與專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的一致性。其次，在認(rèn)定是否屬于同類產(chǎn)品時(shí)，還應(yīng)當(dāng)依照產(chǎn)品的性能、用途以及是否會引起普通消費(fèi)者對產(chǎn)品的混淆和產(chǎn)品的生產(chǎn)者之間是否會形成競爭關(guān)系等因素綜合考慮分析，如果使普通消費(fèi)者產(chǎn)生了混淆，生產(chǎn)者之間會形成競爭關(guān)系，那么就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為同類產(chǎn)品。筆者2010年5月代理了一起外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)糾紛案件，原告以被告生產(chǎn)的戶外配電箱侵犯自己的戶外配電箱外觀設(shè)計(jì)為由控告，但被告以在原告專利申請日以前通訊部門就有相同外觀的產(chǎn)品為由進(jìn)行抗辯，而原告以通訊部門的該產(chǎn)品按照《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》的規(guī)定與本案產(chǎn)品不同類為由進(jìn)行反駁，被告能否以按照《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》與本案產(chǎn)品不同類的產(chǎn)品進(jìn)行已有公知技術(shù)抗辯呢？根據(jù)以上分析并且根據(jù)通訊部門的該產(chǎn)品與戶外配電箱性能、用途、產(chǎn)品混淆、競爭關(guān)系等因素綜合分析，原告以移動通訊部門的該產(chǎn)品按照《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》的規(guī)定與本案產(chǎn)品不同類進(jìn)行反駁是不能成立的。

三、關(guān)于相似設(shè)計(jì)的判定標(biāo)準(zhǔn)問題

如何判斷外觀設(shè)計(jì)構(gòu)成相似？在實(shí)踐中有不同的做法：一是根據(jù)整體來認(rèn)定。只要被控侵權(quán)的設(shè)計(jì)在整體上與外觀設(shè)計(jì)專利近似，就可認(rèn)定為相似設(shè)計(jì)。二是根據(jù)設(shè)計(jì)要部來認(rèn)定。由于只有設(shè)計(jì)要部才凝聚了專利權(quán)人的智力勞動，因此在判斷是否相同或近似時(shí)，只需進(jìn)行設(shè)計(jì)要部的比較。筆者認(rèn)為，由于外觀設(shè)計(jì)是依靠整體上的美感來吸引消費(fèi)者注意的，這就要求在比較兩件外觀設(shè)計(jì)是否相似時(shí)要從外觀設(shè)計(jì)的整體上進(jìn)行全面比較，而不能只進(jìn)行局部比較；同時(shí)，絕大部分外觀設(shè)計(jì)是在已公開的設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上附加新的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合或者進(jìn)行部分改動后完成的，而這部分改動體現(xiàn)了專利權(quán)人的獨(dú)創(chuàng)性勞動，也是使專利申請具有新穎性并區(qū)別于其他外觀設(shè)計(jì)的關(guān)鍵點(diǎn)。如果只比較整體，或者只進(jìn)行設(shè)計(jì)要部比較，要么忽視了外觀設(shè)計(jì)專利的創(chuàng)新部分，要么忽視了外觀設(shè)計(jì)在整體上的效應(yīng)，都顯得過于片面。因此，在判斷被控侵權(quán)的外觀設(shè)計(jì)與外觀設(shè)計(jì)專利是否相似時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用“整體比較、重點(diǎn)觀察、綜合判斷”的判斷方法。．

在采用“整體比較、重點(diǎn)觀察、綜合判斷”的方法來認(rèn)定是否相似

時(shí)，首先要從整體上比較。如果被控侵權(quán)產(chǎn)品在整體上與外觀設(shè)計(jì)專利相似，就可以認(rèn)定為相似；當(dāng)在整體比較上有差異時(shí)，才進(jìn)行重點(diǎn)觀察。但整體比較與重點(diǎn)觀察的結(jié)論應(yīng)當(dāng)是一致而不是互相矛盾的?！爸攸c(diǎn)”是指設(shè)計(jì)要部，設(shè)計(jì)要部就是產(chǎn)品中容易引起一般消費(fèi)者注意的部位。筆者認(rèn)為：(1)由于外觀設(shè)計(jì)是依靠消費(fèi)者的注意力來吸引消費(fèi)者的，因此，設(shè)計(jì)要部必然是外觀設(shè)計(jì)中最能吸引普通消費(fèi)者注意的部分，判斷“最能吸引普通消費(fèi)者注意”可結(jié)合產(chǎn)品的使用狀態(tài)、在先的同類或者相近類產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)狀況以及美感等加以確定。(2)對設(shè)計(jì)要部的確定還必須考慮其有獨(dú)創(chuàng)性，這樣才能將外觀設(shè)計(jì)專利區(qū)別于已有設(shè)計(jì)。(3)應(yīng)當(dāng)注意的是，專利申請時(shí)提交的簡要說明中的設(shè)計(jì)要點(diǎn)可以幫助確定設(shè)計(jì)要部，但其中的全部內(nèi)容并不一定就是設(shè)計(jì)要部。（4）從設(shè)計(jì)要部考慮被控侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設(shè)計(jì)專利是否相似時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮要部在整個(gè)產(chǎn)品外觀中占的比例及起的作用，如果要部是產(chǎn)品外觀的主要部分，只要設(shè)計(jì)要部相似，就可以認(rèn)為構(gòu)成相似。但如果要部在產(chǎn)品外觀中占的比例很小，不足以影響產(chǎn)品的整個(gè)外觀時(shí)，雖然設(shè)計(jì)要部近似，但產(chǎn)品的整個(gè)外觀并不足以引起混淆或誤認(rèn)，也不能認(rèn)定被控侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設(shè)計(jì)相近似。

四、關(guān)于自由公知設(shè)計(jì)抗辯問題

自由公知設(shè)計(jì)抗辯是指被控侵權(quán)人以其被控侵權(quán)產(chǎn)品是使用或更接近于自由公知設(shè)計(jì)而不構(gòu)成對外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)的一種抗辯。由于我國法律及相關(guān)的司法解釋對此未作明確規(guī)定，實(shí)踐中對能否運(yùn)用自由公知設(shè)計(jì)抗辯以及自由公知設(shè)計(jì)抗辯的掌握尺度存在一定的爭議。筆者認(rèn)為，實(shí)踐中適用自由公知設(shè)計(jì)抗辯對于平衡專利權(quán)人和社會公眾利益、減少訴爭和提高訴訟效率有很大的作用，但在適用該原則時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意以下問題：

（一）關(guān)于被控侵權(quán)人對專利的新穎性提出的抗辯。被控侵權(quán)人在案件中經(jīng)常提出新穎性抗辯，認(rèn)為權(quán)利人的專利權(quán)實(shí)際上是自由公知設(shè)計(jì)，缺乏新穎性，應(yīng)屬無效專利。其實(shí)，這種抗辯實(shí)際上并不是自由公知設(shè)計(jì)抗辯，因?yàn)樽杂晒O(shè)計(jì)抗辯是認(rèn)為其使用的系自由公知設(shè)計(jì)，而非針對專利效力本身提出質(zhì)疑。筆者認(rèn)為，審理人員應(yīng)當(dāng)在侵權(quán)判定中堅(jiān)持專利權(quán)有效原則，不對專利性進(jìn)行評價(jià)。對于被控侵權(quán)人提出新穎性抗辯的，審理人員應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人釋明關(guān)于專利權(quán)無效的新穎性抗辯應(yīng)當(dāng)通過專利復(fù)審無效程序來解決，并告知其如不通過無效程序解決的后果。被控侵權(quán)人堅(jiān)持不向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求的，對其新穎性抗辯不予支持。被控侵權(quán)人向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求并提交有關(guān)證明，審理人員可決定案件中止審理。

（二）當(dāng)被控侵權(quán)人以自由公知設(shè)計(jì)進(jìn)行抗辯時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循以下步驟和方法進(jìn)行處理：第一，應(yīng)當(dāng)將被控侵權(quán)設(shè)計(jì)與自由公知設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，而不應(yīng)對比被控侵權(quán)設(shè)計(jì)與外觀設(shè)計(jì)專利是否相同或相似。如果比較的結(jié)果是兩者完全相同，則表明被控侵權(quán)人使用的是在專利申請日前或優(yōu)先權(quán)日之前的自由公知設(shè)計(jì)，即使被控侵權(quán)設(shè)計(jì)與外觀設(shè)計(jì)專利完全一致，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定自由公知設(shè)計(jì)抗辯成立，被控侵權(quán)人不構(gòu)成侵權(quán)。第二，當(dāng)被控侵權(quán)設(shè)計(jì)與自由公知設(shè)計(jì)明顯不相同或相似時(shí)，人民法院應(yīng)就被控侵權(quán)設(shè)計(jì)與外觀設(shè)計(jì)專利進(jìn)行比對，以判斷其是否構(gòu)成侵權(quán)。第三，當(dāng)被控侵權(quán)設(shè)計(jì)與外觀設(shè)計(jì)專利、自由公知設(shè)計(jì)的相似性較難判斷時(shí)，可以將被控侵權(quán)設(shè)計(jì)與自由公知設(shè)計(jì)和外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，以確定被控侵權(quán)設(shè)計(jì)是更靠近自由公知設(shè)計(jì)，還是更靠近外觀設(shè)計(jì)專利，并視具體情況處理：如果被控侵權(quán)設(shè)計(jì)與自由公知設(shè)計(jì)更靠近，則可以認(rèn)定自由公知設(shè)計(jì)抗辯成立；如果被控侵權(quán)設(shè)計(jì)與專利外觀設(shè)計(jì)專利更靠近，則可以認(rèn)定被控侵權(quán)人自由公知設(shè)計(jì)抗辯不成立，構(gòu)成侵權(quán)。

（三）、關(guān)于在先專利抗辯問題。在實(shí)踐中，對于自由公知設(shè)計(jì)是否包括第三人的在先專利一直有爭議。第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，第三人的在先專利可以作為自由公知設(shè)計(jì)抗辯的依據(jù)。第二種觀點(diǎn)則認(rèn)為，自由公知設(shè)計(jì)抗辯是為了謀求實(shí)現(xiàn)專利權(quán)人與社會公眾利益的平衡而允許采用的一種抗辯手段，如果同意被控侵權(quán)人的抗辯主張，就等于認(rèn)可其未經(jīng)許可而實(shí)施第三人的在先專利，不符合公正的要求，因此，可作為自由公知設(shè)計(jì)抗辯依據(jù)的外觀設(shè)計(jì)必須是在專利申請日之前公眾可自由使用的公知設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)排除他人的在先外觀設(shè)計(jì)專利。筆者贊同第二種觀點(diǎn)，但同時(shí)認(rèn)為，在一定條件下，其可以作為一種單獨(dú)的抗辯手段，在認(rèn)定被控侵權(quán)人的這種在先專利抗辯是否成立時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的情況分別對待：(1)被控侵權(quán)人使用的外觀設(shè)計(jì)雖是他人的在先專利，但如果他人的在先外觀設(shè)計(jì)專利與原告的外觀設(shè)計(jì)專利既不相同也不相似，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被控侵權(quán)人的抗辯成立，不構(gòu)成專利侵權(quán)；(2)權(quán)利人擁有的專利屬重復(fù)授權(quán)的情形。如果在先專利權(quán)人與重復(fù)授權(quán)專利權(quán)人發(fā)生糾紛時(shí)，則重復(fù)授權(quán)的專利權(quán)人雖擁有專利權(quán)，但其仍構(gòu)成對在先專利權(quán)人的侵權(quán)。如果重復(fù)授權(quán)的專利權(quán)人控告第三人侵犯其專利權(quán)時(shí)，被控侵權(quán)人能否以該專利屬重復(fù)授權(quán)為由，以其實(shí)施的系在先專利作為抗辯理由呢？筆者認(rèn)為，根據(jù)專利權(quán)有效原則，不能認(rèn)定被告的抗辯理由成立。因此，重復(fù)授權(quán)專利權(quán)人在對在先專利權(quán)人的訴訟中雖會敗訴，但其在對未享有在先專利權(quán)而實(shí)施專利的被控侵權(quán)人的訴訟中則能勝訴。

總之，外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定是一項(xiàng)技術(shù)性、法律性很強(qiáng)的工作，判斷過程中既要掌握好各項(xiàng)原則，又要運(yùn)用好各種方法，只有這樣，才能使判斷結(jié)論客觀、公正、合理。

作者簡介：張廷栓.（1976.5）.男.漢族.山東濟(jì)寧市人，中共濟(jì)寧市委黨校法學(xué)教研部副主任，山東文思達(dá)律師事務(wù)所知識產(chǎn)權(quán)兼職律師，主要研究方向：知識產(chǎn)權(quán)法。

------------------已發(fā)表于《遼寧行政學(xué)院學(xué)報(bào)》2010年第10期

第四篇：專利侵權(quán)訴訟是否因?qū)＠麩o效程序而中止(簡)

專利侵權(quán)訴訟是否因?qū)＠麩o效程序而中止

人民法院在審理專利侵權(quán)案件時(shí)，被告以原告的專利權(quán)喪失專利性為由，向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(以下簡稱專利復(fù)審委員會)提出宣告專利權(quán)無效的請求，此時(shí)人民法院是否應(yīng)當(dāng)中止專利侵權(quán)案件的審理，實(shí)踐中已經(jīng)摸索出了一套規(guī)則，可以說這一問題已基本得到解決，人民法院將根據(jù)不同情形決定專利侵權(quán)案件是否中止審理。但是，無論專利侵權(quán)訴訟是否因?yàn)闊o效宣告請求而中止審理，當(dāng)事人不服專利無效宣告請求審查決定(以下簡稱無效請求審查決定)的，都可以提起行政訴訟。根據(jù)我國專利法的規(guī)定，專利權(quán)被合法授予后，任何人在該專利權(quán)有效期內(nèi)均可以向?qū)＠麖?fù)審委員會提出宣告該專利權(quán)無效的請求，專利復(fù)審委員會通過對無效宣告請求的審理，將作出無效請求審查決定。依其內(nèi)容不同，無效請求審查決定可分為三種，即維持宣告專利權(quán)有效的決定、宣告專利權(quán)無效的決定和宣告專利權(quán)部分無效的決定。無論是哪一種類型的無效請求審查決定，都可能會引起專利權(quán)人或者無效宣告請求人不服，從而引發(fā)行政訴訟。由此產(chǎn)生的問題是，對在專利侵權(quán)訴訟案件審理過程中，如果請求專利復(fù)審委員會宣告專利權(quán)無效的行政程序已經(jīng)結(jié)束，當(dāng)事人對專利復(fù)審委員會作出的無效請求審查決定不服并向人民法院提起行政訴訟的，人民法院已經(jīng)受理的專利侵權(quán)案件應(yīng)如何審理?原來已經(jīng)中止審理的侵權(quán)案件是繼續(xù)中止審理呢還是恢復(fù)審理?原來沒有中止的侵權(quán)案件是繼續(xù)審理呢還是中止審理?

專利權(quán)被授予后，任何人得向?qū)＠麖?fù)審委員會為宣告該專利權(quán)無效之請求，而無論有無專利侵權(quán)案件。故根據(jù)請求宣告專利權(quán)無效的行政程序與專利侵權(quán)訴訟程序的先后不同，因?qū)＠謾?quán)訴訟的當(dāng)事人提起無效宣告請求而中止審理的專利侵權(quán)訴訟可以分為兩類，一類是在專利侵權(quán)訴訟過程中因被控侵權(quán)人提起的無效宣告請求而中止審理的專利侵權(quán)訴訟，即先有專利侵權(quán)訴訟，后有無效宣告請求，這類專利侵權(quán)訴訟在當(dāng)事人不服無效請求審查決定并提起專利無效行政訴訟時(shí)，面臨著原專利侵權(quán)訴訟是否應(yīng)繼續(xù)中止審理的問題。另一類是先有無效宣告請求，后有專利侵權(quán)訴訟，即專利權(quán)授予后，他人向?qū)＠麖?fù)審委員會請求宣告該專利權(quán)無效，在專利復(fù)審委員會的審理過程中，專利權(quán)人又以無效宣告請求人為被告向法院提起專利侵權(quán)訴訟。此時(shí)人民法院通常是先受理當(dāng)事人的訴訟請求，然后中止專利侵權(quán)案件的審理，等待專利復(fù)審委員會作出無效請求審查決定。當(dāng)無效請求審查決定作出后，一方當(dāng)事人不服并提起專利無效行政訴訟的，原來已經(jīng)中止審理的專利侵權(quán)訴訟也面臨著是否中止審理的問題。

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》，在專利侵權(quán)訴訟過程中被控侵權(quán)人向?qū)＠麖?fù)審委員會請求宣告專利權(quán)無效的，原來的專利侵權(quán)案件并非一定得中止審理。目前人民法院的具體做法是：

第一，對于侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案件，被告在侵權(quán)案件的審理過程中請求專利復(fù)審委員會宣告專利權(quán)無效的，人民法院可以不中止訴訟。

第二，對于實(shí)用新型專利權(quán)專利侵權(quán)訴訟，被告應(yīng)當(dāng)在起訴時(shí)出具由國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報(bào)告，且其在答辯期內(nèi)對原告的專利權(quán)提出宣告無效的請求，可以請求人民法院中止審理侵權(quán)訴訟。

第三，對于外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)案件中，被告在答辯期內(nèi)對原告的專利權(quán)提出宣告無效的請求，可以請求人民法院中止侵權(quán)訴訟。

第四，人民法院受理的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的，人民法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟;(一)原告出具的檢索報(bào)告未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致實(shí)用新型專利喪失新穎性、創(chuàng)造性的技術(shù)文獻(xiàn)的;(二)被告提供的證據(jù)足以證明其使用的技術(shù)已經(jīng)公知的;(三)被告請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效所提供的證據(jù)或者依據(jù)的理由明顯不充分的;(四)人民法院認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)中止訴訟的其他情形。

第五，人民法院受理的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間屆滿后請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的，人民法院一般不中止訴訟，但經(jīng)審查認(rèn)為有必要中止訴訟的除外。

第六，對于經(jīng)專利復(fù)審委員會審查維持專利權(quán)的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的，人民法院可以不中止訴訟。

對于人民法院依據(jù)上述司法解釋中止審理的專利侵權(quán)案件，當(dāng)無效請求審查決定作出后;當(dāng)事人沒有就無效請求審查決定提起行政訴訟的。則其一：若該專利權(quán)被無效請求審查決定維持全部有效，則原來的專利侵權(quán)案件應(yīng)自其起訴期間屆滿后恢復(fù)審理。我國專利法規(guī)定對專利復(fù)審委員會宣告專利權(quán)無效或者維持專利權(quán)有效的決定不服的，可以自收到通知之日起三個(gè)月內(nèi)向人民法院起訴。故如果當(dāng)事人未對無效請求審查決定提起行政訴訟的，先行中止的專利侵權(quán)訴訟也應(yīng)自波三個(gè)月期限屆滿之日之次日恢復(fù)審理。其二：若該專利權(quán)被全部宣告為無效，而當(dāng)事人未就無效請求審查決定提起行政訴訟的，原已中止審理的專利侵權(quán)案件亦應(yīng)于上述三個(gè)月期限屆滿后恢復(fù)審理。然與前述所不同的是，由于專利權(quán)已被宣告為無效，原告的訴訟請求已喪失權(quán)利依據(jù)，故若原中止審理的專利侵權(quán)案件尚處一審期間，則應(yīng)裁定駁回原告訴訟請求;若原中止審理的專利侵權(quán)案件已處于二審期間，則亦應(yīng)駁回原告訴訟請求，或者發(fā)回一審法院重審。其三，若該專利權(quán)被宣告部分無效，即為維持部分有效;而當(dāng)事人未就無效請求審查決定提起行政訴訟的，則應(yīng)區(qū)分部分有效之專利權(quán)于侵權(quán)訴訟之影響而定。若部分有效之專利權(quán)不影響原告提起專利侵權(quán)訴訟的權(quán)利依據(jù)，則原中止審理的專利侵權(quán)案件應(yīng)自上述三個(gè)月期限屆滿后恢復(fù)審理。若部分無效之專利權(quán)恰恰是原告提起專利侵權(quán)訴訟的權(quán)利依據(jù)，則原中止審理的專利侵權(quán)案件應(yīng)自上述三個(gè)月期限屆滿后恢復(fù)審理，但人民法院應(yīng)作出駁回原告訴訟請求的裁決。若部分有效之專利權(quán)部分否定了原告提起專利侵權(quán)訴訟的權(quán)利依據(jù)，則原中止審理的專利侵權(quán)案件亦應(yīng)自上述三個(gè)月期限屆滿后恢復(fù)審理，但原告有權(quán)變更訴訟請求，但若該專利侵權(quán)案件已進(jìn)入二審程序，則人民法院可以依法改判，也可以發(fā)回重審。原告堅(jiān)持不變更訴訟請求的，人民法院應(yīng)駁回其基于已被宣告為無效的部分專利權(quán)上的訴訟請求。

此外，對于在專利侵權(quán)訴訟過程中因被控侵權(quán)人提起的無效宣告請求而中止審理的專利侵權(quán)訴訟，在當(dāng)事人不取無效請求審查決定并依法提起專利無效行政訴訟的，以及在先有專利無效宣告請求，后有專利侵權(quán)訴訟，且專利侵權(quán)訴訟因該無效宣告請求中止審理的，當(dāng)事人不服無效請求審查決定提起專利無效行政訴訟時(shí)，原專利侵權(quán)訴訟是繼續(xù)中止審理呢還是應(yīng)恢復(fù)審理?

作者認(rèn)為，如果宣告該專利權(quán)無效的行政程序結(jié)束后，當(dāng)事人不服專利復(fù)審委員會作出的無效請求審查決定，依法向人民法院提起行政訴訟的，原來已經(jīng)中止審理的專利侵權(quán)訴訟應(yīng)繼續(xù)中止審理。理由是：第一，行政訴訟法第44條的規(guī)定不能成為恢復(fù)審理專利侵權(quán)案件的理由。該條的內(nèi)容是：“訴訟期間，不停止具體行政行為的執(zhí)行。但有下列情形之一的，停止具體行政行為的執(zhí)行：(一)被告認(rèn)為需要停止執(zhí)行的;(二)原告申請停止執(zhí)行，人民法院認(rèn)為該具體行政行為的執(zhí)行會造成難以彌補(bǔ)的損失，并且停止執(zhí)行不損害社會公共利益，裁定停止執(zhí)行的;(三)法律、法規(guī)規(guī)定停止執(zhí)行的。”可見，該條是針對具有具體執(zhí)行內(nèi)容的具體行政行為而言的，如公安機(jī)關(guān)根據(jù)治安管理處罰條例給予他人行政處罰而引起的行政訴訟中，該處罰內(nèi)容具有可執(zhí)行性，而無效請求審查決定僅僅是宣告一項(xiàng)民事權(quán)利的有效或無效，其本身并不具備可執(zhí)行性，故與行政訴訟法第44條所指的行政行為是有一定區(qū)別的。第二，授予專利權(quán)的行為也是一種具體行政行為，申請人一旦取得專利權(quán)，在該專利權(quán)被確定宣告為無效前，授予專利權(quán)的具體行政行為應(yīng)合法有效，但專利侵權(quán)訴訟依然可以因被控侵權(quán)人已請求專利復(fù)審委員會宣告專利權(quán)無效而中止審理?？梢娛谟鑼＠麢?quán)的行政行為的效力并不影響人民法院中止專利侵權(quán)案件的審理，也即專利侵權(quán)訴訟之所以中止審理是因?yàn)閷＠麢?quán)處于動蕩之中，而并不顧及授予專利權(quán)的具體行政行為的效力。同理，在專利復(fù)審委員會作出無效請求審查決定這一具體行政行為后，如果當(dāng)事人依法提起了行政訴訟，則無效請求審查決定有被人民法院撤銷的可能，專利權(quán)依然處于不穩(wěn)定狀態(tài)，從當(dāng)初中止審理專利侵權(quán)案件的宗旨和目的出發(fā)，仍應(yīng)繼續(xù)中止專利侵權(quán)案件的審理，而不宜恢復(fù)審理。第三，無效請求審查決定被提起行政訴訟的，該具體行政行為必須等到行政訴訟最后判決維持其合法有效后才能確定地產(chǎn)生法律效力。權(quán)利公示原則是專利法上的一個(gè)重要原則，專利權(quán)的授予、變動、無效宣告等都必須由專門機(jī)關(guān)予以公告，且專利權(quán)的授予、變動、無效宣告等都是自公告之日起生效，專利法46條規(guī)定：“宣告專利權(quán)無效的決定，由國務(wù)院專利行政部門登記和公告。”而宣告專利權(quán)無效的公告都是以專利權(quán)的權(quán)利狀態(tài)的穩(wěn)定為前提，對于已經(jīng)提起行政訴訟的無效請求審查決定，國務(wù)院專利行政部門公告內(nèi)容都是以終審判決書確定的內(nèi)容為準(zhǔn)，放在行政訴訟審結(jié)前，無效請求審查決定不能被公告，自然也就不生法律效力。專利侵權(quán)訴訟案件也只有繼續(xù)中止審理，待專利無效行政訴訟終審判決確定了原告的專利權(quán)利狀態(tài)后才能恢復(fù)審理。第四，行政行為接受司法審查，行政機(jī)關(guān)接受司法監(jiān)督，是民主和法治

社會的標(biāo)志和特征，也是世界貿(mào)易組織成員所必須遵守的規(guī)則。我國行政訴訟法規(guī)定行政機(jī)關(guān)的具體行政行為應(yīng)接受司法審查，我國專利法特別規(guī)定對專利復(fù)審委員會作出宣告發(fā)明、實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無效或者維持其專利權(quán)有效的決定不服的，可以自收到通知之日起三個(gè)月內(nèi)向人民法院起訴。此時(shí)原來已經(jīng)中止的專利侵權(quán)訴訟繼續(xù)中止審理，表明專利權(quán)是否應(yīng)被宣告為無效雖經(jīng)專利復(fù)審委員會作出了決定，但該決定必須接受司法程序的檢驗(yàn)，體現(xiàn)了司法權(quán)對行政權(quán)的制約和監(jiān)督，是現(xiàn)代法治社會的應(yīng)有之義。

同理，當(dāng)專利侵權(quán)訴訟的當(dāng)事人提起無效宣告請求但未中止審理的專利侵權(quán)訴訟在無效請求審查決定被提起行政訴訟后是否應(yīng)中止審理，筆者認(rèn)為，對于未中止審理的專利侵權(quán)訴訟，包括先有專利侵權(quán)訴訟后有無效行政程序且專利侵權(quán)訴訟未中止審理的情形，以及先有無效行政程序后有專利侵權(quán)訴訟且專利侵權(quán)訴訟末中止審理的情形，如果在當(dāng)事人不服無效請求審查決定依法提起專利無效行政訴訟時(shí)原專利侵權(quán)訴訟尚未審結(jié)的，一般應(yīng)中止審理，等待專利無效行政訴訟對專利權(quán)有效還是無效的最終確定，并以此作為恢復(fù)審理侵權(quán)訴訟的依據(jù)。

第五篇：優(yōu)秀心得體會：外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定中的若干問題

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優(yōu)秀心得體會范文：外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定中的若干問題

隨著知識經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，人們的知識產(chǎn)權(quán)尤其是專利意識顯著增強(qiáng)，專利戰(zhàn)略在參與市場競爭中的作用日益突出，外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)糾紛案件越來越多，但由于我國現(xiàn)行法律對外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)如何判定規(guī)定的很少，給外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定帶來了一定的困難。筆者從事知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法工作以及專利維權(quán)法律工作多年，本文結(jié)合工作實(shí)際就如何判定外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)進(jìn)行粗淺的探討。

一、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)范圍的確定

確定外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍是外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定比對時(shí)的首要工作。關(guān)于確定外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍我國專利法有專門的規(guī)定即“外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或照片中的該外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品為準(zhǔn)?！?但這條規(guī)定過于原則，實(shí)際上圖片或照片中的內(nèi)容并不一定都受法律保護(hù)，圖片或照片中的內(nèi)容到底哪些受法律保護(hù)哪些不受法律保護(hù)，是非常值得探討的。

(一)如何排除公知在先設(shè)計(jì)內(nèi)容

外觀設(shè)計(jì)專利申請文件中的圖片或照片中的內(nèi)容是侵權(quán)判定比對時(shí)的依據(jù)，如果圖片或照片中有公知在先設(shè)計(jì)內(nèi)容，那么公知在先設(shè)計(jì)內(nèi)容就不受法律保護(hù)。我國的絕大部分外觀設(shè)計(jì)專利都是在已有外觀設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上改進(jìn)的，雖然專利法條文中并未規(guī)定在進(jìn)行外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定時(shí)，必須排除專利圖片或照片中的公知在先設(shè)計(jì)部分，但是，公知在先設(shè)計(jì)不是專利權(quán)人的智力成果，其屬于社會公眾的共同財(cái)富，已經(jīng)處于社會公眾欲得知就能得知的公開狀態(tài)，如果將這些公知在先設(shè)計(jì)也包括在專利權(quán)人的權(quán)利范圍內(nèi)，對公眾來說是不公平的，也會嚴(yán)重阻礙科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和創(chuàng)新。所以，為保護(hù)社會公眾的利益，確定外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先區(qū)分出公知在先設(shè)計(jì)部分和具有獨(dú)創(chuàng)性的部分，將公知在先設(shè)計(jì)部分排除在專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。在外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定中，被控侵權(quán)人可以利用公知在先設(shè)計(jì)進(jìn)行抗辯，即主張被控侵權(quán)產(chǎn)品使用的是公知在先設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)方案或者與公知在先設(shè)計(jì)方案更為接近。如何排除公知在先設(shè)計(jì)內(nèi)容呢?筆者認(rèn)為可這樣具體操作：審理人員應(yīng)詢問權(quán)利人其專利中所包含的創(chuàng)新點(diǎn)，如被控侵權(quán)人能舉證證明權(quán)利人主張的創(chuàng)新點(diǎn)中有公知在先設(shè)計(jì)部分，就要從權(quán)利人主張的創(chuàng)新點(diǎn)中排除該部分，以權(quán)利人主張的創(chuàng)新點(diǎn)的剩余部分與被控侵權(quán)物進(jìn)行侵權(quán)比對;如被控侵權(quán)人沒有舉證或能舉證但不能證明權(quán)利

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人主張的創(chuàng)新點(diǎn)中有公知在先設(shè)計(jì)部分，則應(yīng)以權(quán)利人主張的創(chuàng)新點(diǎn)與被控侵權(quán)物進(jìn)行侵權(quán)比對，對權(quán)利人未主張為創(chuàng)新點(diǎn)的部分和被控侵權(quán)人所舉證據(jù)足以證明不是創(chuàng)新的部分，可以認(rèn)定為公知在先設(shè)計(jì)而予以排除。

(二)如何排除功能性的外觀設(shè)計(jì)的內(nèi)容

在知識產(chǎn)權(quán)法律制度中有這么一個(gè)理念，即由內(nèi)容所決定的形式或表達(dá)是惟一的，則這種形式或表達(dá)不受法律保護(hù)。這種理念反映在外觀設(shè)計(jì)專利制度中就是由技術(shù)功能本身所決定的形狀、結(jié)構(gòu)等外觀必須如此、是惟一的，則該形狀、結(jié)構(gòu)等外觀不受專利法保護(hù)。如汽車的輪胎是圓形的，但這種圓形是輪胎的功能所決定的，這種圓形任何時(shí)候都不受專利法保護(hù)。由于外觀設(shè)計(jì)是關(guān)于產(chǎn)品外表的具有裝飾性或藝術(shù)性的設(shè)計(jì)，設(shè)立外觀設(shè)計(jì)專利制度的目的就是保護(hù)產(chǎn)品外觀的裝飾性或藝術(shù)性。因此，在確定外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)范圍時(shí)，應(yīng)注意區(qū)分哪些是因產(chǎn)品的功能而決定的外觀特點(diǎn)，哪些是為產(chǎn)品的美觀而設(shè)計(jì)的部分，從而排除由產(chǎn)品的技術(shù)功能特征所決定的而不是為產(chǎn)品外觀產(chǎn)生美感而設(shè)計(jì)的內(nèi)容。也就是說，對于那些為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的技術(shù)功能所能采用的惟一外觀設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)排除在外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。需注意的是，如果一種產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)同時(shí)具有裝飾性和功能性的特征，則不應(yīng)將其排除在專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。在具體實(shí)踐中，被控侵權(quán)人如主張?jiān)O(shè)計(jì)內(nèi)容是技術(shù)功能所決定而必須采取的惟一設(shè)計(jì)可以從技術(shù)角度說明或提供專家證明，而權(quán)利人如反對則可以從技術(shù)角度說明、提供專家證明或提供具體的反證，權(quán)利人提供反證即提供同類的產(chǎn)品還存在其他的外觀，這時(shí)，審理人員須注意的是權(quán)利人提供反證的這個(gè)產(chǎn)品其功能、效果必須與專利產(chǎn)品相同，防止實(shí)踐中有人為規(guī)避侵權(quán)而進(jìn)行的變劣發(fā)明。

(三)排除非外觀設(shè)計(jì)的內(nèi)容

外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的是產(chǎn)品的“外觀”而不是“內(nèi)觀”，外觀是能夠被觀察者從外部直接感知的產(chǎn)品的外表部分，對產(chǎn)品的內(nèi)部形狀、圖案，消費(fèi)者一般看不見也不會予以注意，其不具有產(chǎn)品外表上的美感，因此不屬于專利法及其實(shí)施細(xì)則所指的外觀設(shè)計(jì)。同樣，其他非外觀設(shè)計(jì)要素，如產(chǎn)品的尺寸大小、所用材料等，因不具有外表上的美感，也應(yīng)排除在外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。筆者代理的也是蘇州中級人民法院受理的第一起專利侵權(quán)糾紛案件中，被控侵權(quán)人提出了被控侵權(quán)產(chǎn)品與原告專利有二十三處不同，但被控侵權(quán)人提的絕大數(shù)是

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產(chǎn)品“內(nèi)觀”不同、大小不同等，最后，蘇州中級人民法院仍然認(rèn)定被控侵權(quán)人侵權(quán)成立。另外產(chǎn)品外觀上附有的商標(biāo)、廠址等因素也不是侵權(quán)判定中考慮的因素。

二、關(guān)于認(rèn)定產(chǎn)品是否同類的標(biāo)準(zhǔn)問題

判斷產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)是否侵權(quán)，其前提條件是被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利產(chǎn)品應(yīng)是相同或相似產(chǎn)品，只有屬于相同或相似產(chǎn)品，才能進(jìn)行侵權(quán)判定，否則不能認(rèn)定侵權(quán)成立。因此，如何判定是否屬于同類產(chǎn)品，成為外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)判定中的一個(gè)關(guān)鍵問題。實(shí)踐中，有兩種值得商榷的觀點(diǎn)：一是單純按照《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》作為依據(jù);二是不考慮《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》中有關(guān)產(chǎn)品分類的依據(jù)，而依照產(chǎn)品的性能、用途、原料、形狀以及消費(fèi)渠道等綜合因素來判斷。筆者認(rèn)為，第一個(gè)觀點(diǎn)的好處是專利侵權(quán)審判中的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)方便、簡單、易行，同時(shí)也使侵權(quán)判定的標(biāo)準(zhǔn)與授權(quán)審

查的標(biāo)準(zhǔn)保持了完全的一致;其壞處是不合理的改變了外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍，不利于制止仿制和混淆等侵權(quán)行為，有時(shí)對公眾造成不公平，造成這種弊端的根源是有些產(chǎn)品可以同時(shí)歸為不同的類別、有些實(shí)質(zhì)上的同類產(chǎn)品而《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》卻歸為不同的類別。因此在認(rèn)定是否屬于同類產(chǎn)品時(shí)，不應(yīng)僅僅依據(jù)《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》。第二種觀點(diǎn)是撇開《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》來認(rèn)定產(chǎn)品是否屬于同類，在有些時(shí)候確能公平的維護(hù)各方利益，但其任意性和主觀性也太強(qiáng)，割裂了專利授權(quán)審查標(biāo)準(zhǔn)與專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)之間的聯(lián)系，會在一定程度上損害專利的穩(wěn)定性，容易不適當(dāng)?shù)臄U(kuò)大專利的禁止權(quán)的效力范圍，損害社會公眾的利益。因此，筆者主張?jiān)谡J(rèn)定是否屬于同類產(chǎn)品時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)參照《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》，盡可能保持專利侵權(quán)判斷與專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的一致性。其次，在認(rèn)定是否屬于同類產(chǎn)品時(shí)，還應(yīng)當(dāng)依照產(chǎn)品的性能、用途以及是否會引起普通消費(fèi)者對產(chǎn)品的混淆和產(chǎn)品的生產(chǎn)者之間是否會形成競爭關(guān)系等因素綜合考慮分析，如果使普通消費(fèi)者產(chǎn)生了混淆，生產(chǎn)者之間會形成競爭關(guān)系，那么就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為同類產(chǎn)品。筆者2010年5月代理了一起外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)糾紛案件，原告以被告生產(chǎn)的戶外配電箱侵犯自己的戶外配電箱外觀設(shè)計(jì)為由控告，但被告以在原告專利申請日以前通訊部門就有相同外觀的產(chǎn)品為由進(jìn)行抗辯，而原告以通訊部門的該產(chǎn)品按照《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》的規(guī)定與本案產(chǎn)品不同類為

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由進(jìn)行反駁，被告能否以按照《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》與本案產(chǎn)品不同類的產(chǎn)品進(jìn)行已有公知技術(shù)抗辯呢?根據(jù)以上分析并且根據(jù)通訊部門的該產(chǎn)品與戶外配電箱性能、用途、產(chǎn)品混淆、競爭關(guān)系等因素綜合分析，原告以移動通訊部門的該產(chǎn)品按照《國際外觀設(shè)計(jì)分類表》的規(guī)定與本案產(chǎn)品不同類進(jìn)行反駁是不能成立的。

資料來源：http://004km.cn/data/xdth/