第一篇：產(chǎn)業(yè)專利分析工作操作指引

產(chǎn)業(yè)專利分析工作操作指南

（以國家專利導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展實驗區(qū)為例）

本指南立足于專利導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展，圍繞實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需求，對產(chǎn)業(yè)專利分析工作的基本原則、工作機制、工作內(nèi)容、基本分析模塊及要求等方面進(jìn)行了初步規(guī)范，以指導(dǎo)和規(guī)范以專利導(dǎo)航為目的的產(chǎn)業(yè)專利分析工作的實際操作實務(wù)。試點單位和試點企業(yè)可參照本指南開展產(chǎn)業(yè)專利分析工作。

一、基本原則

以專利導(dǎo)航為目的的產(chǎn)業(yè)專利分析工作以促進(jìn)實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略為核心，將專利信息分析和專利運用融入到實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、組織創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新的過程中，充分發(fā)揮導(dǎo)航引領(lǐng)的作用，以提高實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展實力、增強實驗區(qū)企業(yè)參與國際市場的核心競爭力。

（一）圍繞產(chǎn)業(yè)需求

產(chǎn)業(yè)專利分析工作應(yīng)緊緊圍繞實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需求，突出實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色，注重實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設(shè)計與全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境的有效融合，注重實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)專利分析與實驗區(qū)、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的深度融合。

（二）突出導(dǎo)航功能

產(chǎn)業(yè)專利分析工作要充分發(fā)揮“專利導(dǎo)航為主，專利護航為輔”的原則。在注重“專利導(dǎo)航”實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的同時，兼顧對產(chǎn)業(yè)發(fā)展“專利護航”的需求，將“專利導(dǎo)航”與“專利護航”的理念尤其是“專利導(dǎo)航”的理念貫穿產(chǎn)業(yè)專利分析工作的全過程。

（三）注重協(xié)作互補 為實現(xiàn)專利導(dǎo)航目的，在相關(guān)產(chǎn)業(yè)專利分析工作的組織管理和研究模塊設(shè)置中，應(yīng)當(dāng)注重有效發(fā)揮專利導(dǎo)航分析、政府主管部門、產(chǎn)業(yè)企業(yè)等各方優(yōu)勢，充分吸納實驗區(qū)各方力量積極參與，做到政府宏觀規(guī)劃與企業(yè)微觀布局相協(xié)調(diào)，構(gòu)建緊密協(xié)作、優(yōu)勢互補的良好工作機制。

二、工作機制

產(chǎn)業(yè)專利分析工作應(yīng)秉承“圍繞產(chǎn)業(yè)需求、突出導(dǎo)航功能、注重協(xié)作互補”的基本原則，努力構(gòu)建專利分析和專利導(dǎo)航研究成果對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有效支撐的新模式和新思路。在具體操作和組織管理上需要形成相對規(guī)范的工作機制。

（一）工作主體

產(chǎn)業(yè)專利分析工作由實驗區(qū)管委會、有關(guān)企事業(yè)單位和專利分析服務(wù)機構(gòu)協(xié)作完成。

實驗區(qū)管委會應(yīng)組建由知識產(chǎn)權(quán)管理部門牽頭，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃管理部門等參加的產(chǎn)業(yè)專利分析工作組。工作組負(fù)責(zé)確定啟動產(chǎn)業(yè)專利分析的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和進(jìn)度計劃；面向與選定產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企事業(yè)單位征集需求，征詢相關(guān)產(chǎn)業(yè)專家建議，綜合各方意見形成分析需求；委托專業(yè)的專利分析服務(wù)機構(gòu)具體承擔(dān)產(chǎn)業(yè)專利分析工作；應(yīng)用專利分析成果，完善或修正產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)決策。

專利分析服務(wù)機構(gòu)作為產(chǎn)業(yè)專利分析工作承擔(dān)主體，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)專利分析方案，實施產(chǎn)業(yè)專利分析，根據(jù)產(chǎn)業(yè)專利分析成果提出專利導(dǎo)航意見。

實驗區(qū)各企事業(yè)單位配合提出產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航需求，提供產(chǎn)業(yè)專利分析所必須的需求對接和技術(shù)支持。

（二）工作模式 1.項目啟動

確定實驗區(qū)參與產(chǎn)業(yè)專利分析工作的職能部門、重點企業(yè)和研究機構(gòu)，選擇專利分析服務(wù)機構(gòu)，成立產(chǎn)業(yè)專利分析團隊，開展產(chǎn)業(yè)專利分析工作相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2.項目管理

根據(jù)實驗區(qū)對專利導(dǎo)航工作的實際需求，可以制訂短、中、長期服務(wù)規(guī)劃。項目實施過程中，根據(jù)實驗區(qū)實際發(fā)展?fàn)顩r和當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，確定研究重點和研究方向，劃定本年度的研究范圍和重點，制訂產(chǎn)業(yè)專利分析項目進(jìn)度表。

3.項目實施

啟動產(chǎn)業(yè)專利分析工作，加強項目實施的過程控制，開展階段性評審工作；收集產(chǎn)業(yè)專利分析中的重要數(shù)據(jù)，構(gòu)建專利專題數(shù)據(jù)庫；完成產(chǎn)業(yè)專利分析報告，提出產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中重點領(lǐng)域的發(fā)展意見和建議。

4.項目驗收

組織實驗區(qū)、企業(yè)和有關(guān)專家對產(chǎn)業(yè)專利分析項目進(jìn)行評審，對產(chǎn)業(yè)分析報告、過程文檔和專利數(shù)據(jù)庫進(jìn)行驗收。

5.成果運用

加強產(chǎn)業(yè)專利分析成果運用，為實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、重大決策、招商引資（智）等方面提供引導(dǎo)和支撐，為實驗區(qū)重點企業(yè)提升核心競爭力提供可行路徑和方案。

（三）組織保障 1.政策支持

實驗區(qū)應(yīng)制定相關(guān)政策，支持開展產(chǎn)業(yè)專利分析工作，對于產(chǎn)業(yè)規(guī)劃管理部門的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃制定和產(chǎn)業(yè)發(fā)展決策提出專利分析 要求，明確產(chǎn)業(yè)專利分析工作主管部門和工作責(zé)任，加強管理和考核。國家知識產(chǎn)權(quán)局為各實驗區(qū)組建專家指導(dǎo)組，對實驗區(qū)開展產(chǎn)業(yè)專利分析工作提供統(tǒng)一的跟蹤指導(dǎo)。

2.定期交流

專利導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)專利分析工作應(yīng)緊密圍繞實驗區(qū)實際發(fā)展現(xiàn)狀和未來需求，需要專利分析服務(wù)機構(gòu)和實驗區(qū)知識產(chǎn)權(quán)部門、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃管理部門以及實驗區(qū)企事業(yè)單位的緊密配合；項目研究各階段，要形成定期交流溝通機制。對階段性成果和下階段工作計劃集中交流和匯報，共同確定研究成果與產(chǎn)業(yè)的貼和度和實用性。實驗區(qū)應(yīng)為專利分析服務(wù)機構(gòu)提供產(chǎn)業(yè)技術(shù)和市場分析支持和指導(dǎo)，將技術(shù)、市場內(nèi)容融入專利分析工作。

3.人才培養(yǎng)機制

實驗區(qū)應(yīng)在產(chǎn)業(yè)專利分析項目執(zhí)行過程中，形成有梯度的人才培養(yǎng)機制。對于條件尚不具備的實驗區(qū)，應(yīng)尋找優(yōu)質(zhì)專利分析服務(wù)機構(gòu)進(jìn)行專利分析服務(wù)，并制定相應(yīng)政策引入優(yōu)質(zhì)專利分析服務(wù)機構(gòu)和專利分析服務(wù)人才，作為長期的服務(wù)保障。同時應(yīng)形成對實驗區(qū)自身專利分析人才培養(yǎng)計劃，從能夠進(jìn)行初步的專利數(shù)據(jù)分析、能理解專業(yè)的專利分析結(jié)論并將其應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的管理人才，到能夠?qū)＠治雠c技術(shù)研發(fā)結(jié)合的產(chǎn)業(yè)人才，到能夠融合技術(shù)、法律、市場、技術(shù)進(jìn)行專業(yè)的產(chǎn)業(yè)專利分析服務(wù)的復(fù)合型分析人才，形成能夠滿足實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的人才隊伍。

三、工作內(nèi)容

為了以專利分析獲取競爭情報，有效“導(dǎo)航”區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，達(dá)到輔助區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整決策的目的，產(chǎn)業(yè)專利分析的工作內(nèi)容主要由產(chǎn)業(yè)情報分析、產(chǎn)業(yè)專利分析和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 設(shè)計三部分組成。

其中，產(chǎn)業(yè)專利分析是專利導(dǎo)航的核心內(nèi)容，產(chǎn)業(yè)情報分析則是將專利分析成果與產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際相結(jié)合的重要前提，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設(shè)計則是綜合產(chǎn)業(yè)情報分析與產(chǎn)業(yè)專利分析的成果，形成專利導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議和指導(dǎo)。

（一）產(chǎn)業(yè)情報分析 1.實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析（1）內(nèi)部發(fā)展環(huán)境

專利導(dǎo)航區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，首先要重視區(qū)域在資源條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)基礎(chǔ)、政策導(dǎo)向等方面的發(fā)展?fàn)顩r，充分結(jié)合區(qū)域的資源稟賦和現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。

（2）國內(nèi)和國際環(huán)境

區(qū)域產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中，對外要審時度勢，密切關(guān)注國內(nèi)和國際的發(fā)展環(huán)境，要熟悉國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新格局和新變化，了解現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)分工及發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)承接和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新趨勢。結(jié)合我國當(dāng)前東、中、西部發(fā)展現(xiàn)狀，合理制定區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，減少區(qū)域間的低水平重復(fù)建設(shè)和無效競爭，加強區(qū)域間的技術(shù)創(chuàng)新合作和市場開發(fā)力度，進(jìn)一步形成具有市場競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑分析

實現(xiàn)專利導(dǎo)航實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，首先要找準(zhǔn)實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“著力點”。針對實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)目前普遍存在的切實問題和發(fā)展瓶頸，結(jié)合實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)因素和產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境因素，從國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向、核心技術(shù)鏈、龍頭企業(yè)鏈和市場競爭環(huán)境入手，進(jìn)行目標(biāo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位，從而準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)專利分析需求以及專利 政策重點支持方向。

（1）產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，重點從產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價值鏈以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向上，了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史，以產(chǎn)品生命周期來推測產(chǎn)業(yè)演進(jìn)，從萌芽期、成長期、成熟期和衰退期的發(fā)展過程預(yù)測產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化。了解產(chǎn)業(yè)競爭者框架，能夠?qū)Ω偁帉κ值默F(xiàn)行戰(zhàn)略、未來目標(biāo)以及擁有能力進(jìn)行初步掌握。了解市場信號變化趨勢，能夠從市場信號中得到競爭者意圖、動機或目標(biāo)在內(nèi)的潛在行動。

（2）企業(yè)鏈

企業(yè)鏈環(huán)節(jié)，重點了解產(chǎn)業(yè)內(nèi)所有企業(yè)的基本狀況，清楚區(qū)分技術(shù)引領(lǐng)者、市場主導(dǎo)者、產(chǎn)業(yè)跟隨者和新進(jìn)入者。找準(zhǔn)目標(biāo)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)在國內(nèi)和國際上的定位，確定主要競爭對手和發(fā)展目標(biāo)，研究競爭者的市場策略。

（3）技術(shù)鏈

技術(shù)鏈環(huán)節(jié)，重點了解產(chǎn)業(yè)內(nèi)主流技術(shù)的演變情況，初步掌握熱點技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)、技術(shù)壁壘、空白技術(shù)和前瞻或先導(dǎo)技術(shù)的發(fā)展脈絡(luò)，以及技術(shù)持有者的類型、產(chǎn)業(yè)影響力和市場控制力。對技術(shù)交易、技術(shù)轉(zhuǎn)移、技術(shù)許可等技術(shù)流向和形成因素有初步了解。

（4）市場競爭

市場環(huán)境方面，通過充分的市場調(diào)研，了解市場競爭要素，以及市場對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的反饋影響?？偨Y(jié)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭、替代技術(shù)或替代品的威脅、新進(jìn)入者的威脅，成本、人才、技術(shù)、資源等要素在市場競爭中的平衡點和交差點，找到促使市場出現(xiàn)拐點的主要因素，對目標(biāo)產(chǎn)業(yè)在市場中的戰(zhàn)略定位進(jìn)行初步規(guī)劃。（5）專利影響力

通過產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)鏈、技術(shù)鏈和市場競爭的研究，對目標(biāo)產(chǎn)業(yè)從技術(shù)和經(jīng)濟層面有充分了解，可以確認(rèn)產(chǎn)業(yè)中專利附加值的分布，以及在價值鏈中各類企業(yè)所處的位置，每個企業(yè)擁有的技術(shù)狀況等，為開展專利分析提供了詳實的背景依據(jù)。通過國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和專利焦點的比較，可以為實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展圈定重點關(guān)注的專利問題，進(jìn)行深入分析。通過定量分析與定性分析相結(jié)合的方法，形成與產(chǎn)業(yè)密切結(jié)合的專利分析成果。

（二）產(chǎn)業(yè)專利分析

產(chǎn)業(yè)專利分析是專利導(dǎo)航工作的核心內(nèi)容。圍繞實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)高端發(fā)展目標(biāo)所處階段、特點和專利分析需求，找準(zhǔn)專利分析的切入點，訂單式選擇專利分析模塊等，構(gòu)建專利分析框架，形成圍繞產(chǎn)業(yè)實際需求且涵蓋技術(shù)路線、企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和市場競爭的專利分析報告，為支撐產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展提供詳實的專利信息情報。

實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)專利分析可以首先從基礎(chǔ)專利態(tài)勢分析展開：主要采取定量分析的手段，從全球、中國和實驗區(qū)三個維度，對專利技術(shù)發(fā)展趨勢、專利區(qū)域分布、專利主要申請人和專利技術(shù)主題進(jìn)行全面研究，同時還可以圍繞各項指標(biāo)，結(jié)合實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，著重選擇某些指標(biāo)進(jìn)行綜合分析。

在此基礎(chǔ)上，可以根據(jù)需要進(jìn)一步開展專利價值和運用分析。主要采取定性分析的手段，結(jié)合專利態(tài)勢分析的成果，從專利創(chuàng)造、運用、保護和管理等環(huán)節(jié)入手，針對實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)實際情況，著重在專利與標(biāo)準(zhǔn)化、專利聯(lián)盟與專利池、專利訴訟、專利并購、專利融資以及專利預(yù)警和維權(quán)等方面展開，突出專利在實驗區(qū)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展中的引導(dǎo)和支撐作用。

1.基礎(chǔ)專利態(tài)勢分析

從全球、中國和實驗區(qū)三個維度，對專利技術(shù)發(fā)展趨勢、專利區(qū)域分布、專利主要申請人和專利技術(shù)主題進(jìn)行全面研究。

（1）專利技術(shù)發(fā)展趨勢分析

專利數(shù)量統(tǒng)計可以從宏觀上顯示出專利技術(shù)在時間上的活躍度情況，微觀上則可以顯示出技術(shù)發(fā)展動向、企業(yè)專利布局動向和區(qū)域?qū)＠l(fā)展動向。

（2）專利區(qū)域分布分析

通過分析專利在不同區(qū)域?qū)＠植记闆r，可以掌握專利聚集區(qū)的國家或地區(qū)，在企業(yè)進(jìn)入相應(yīng)國家或地區(qū)時，要根據(jù)各國專利法規(guī)進(jìn)行深入的專利分析。

（3）專利主要申請人分析

專利申請人的研究能夠反映出某一領(lǐng)域內(nèi)專利申請人的技術(shù)活躍度情況及其專利布局策略。

（4）專利技術(shù)主題分析

掌握專利技術(shù)主題的變化對了解技術(shù)的發(fā)展趨勢，形成對未來發(fā)展的規(guī)劃判斷具有一定指導(dǎo)。

在前述專利分析內(nèi)容基礎(chǔ)上，將專利與技術(shù)、專利與企業(yè)、專利與產(chǎn)業(yè)和專利與市場的關(guān)系進(jìn)一步細(xì)化，從專利影響力入手進(jìn)行更加深入的分析。

（5）技術(shù)路線演進(jìn)中關(guān)鍵專利分析

摸清與實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的技術(shù)路線演進(jìn)中關(guān)鍵專利，化解產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險和實現(xiàn)有效專利包圍至關(guān)重要。

（6）重點技術(shù)的專利功效矩陣分析 圍繞實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點技術(shù)，繪制包括全球和國內(nèi)的重點技術(shù)專利功效矩陣，能夠有效發(fā)現(xiàn)專利優(yōu)勢、聚集區(qū)、空白點，指導(dǎo)實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)后續(xù)的專利規(guī)劃。

（7）新增或衰退技術(shù)主題分布分析

圍繞實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度，結(jié)合全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，對近年來的發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行初步分析，初步判斷相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢。

（8）重要專利權(quán)人專利技術(shù)主題分析

圍繞實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)內(nèi)重點關(guān)注的國內(nèi)外廠商，結(jié)合其專利布局情況和布局重點，開展深度分析，綜合獲得一手產(chǎn)業(yè)競爭情報。

2.專利價值和運用分析

圍繞實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，結(jié)合專利創(chuàng)造、運用、保護或管理等環(huán)節(jié)，重點針對產(chǎn)業(yè)專利價值和專利運用展開分析，提升專利引導(dǎo)創(chuàng)新能力、增強專利價值分析能力和專利運用能力，為實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有效的引導(dǎo)和支撐。

（1）專利布局策略分析

重點突出實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)充分利用專利分析成果指導(dǎo)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，對自主技術(shù)開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)后二次開發(fā)過程中涉及的國內(nèi)外同業(yè)競爭者的專利開發(fā)和專利布局策略進(jìn)行深入分析，并有效指導(dǎo)企業(yè)開展專利部署。

（2）專利運用策略分析

重點突出實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)在專利運用方面實現(xiàn)國際化接軌，充分結(jié)合產(chǎn)業(yè)特色，活用專利許可、專利并購、專利訴訟、專利融資、專利聯(lián)盟、專利標(biāo)準(zhǔn)化等專利運用模式，實現(xiàn)實驗區(qū)專利運用效力的最大化。（3）專利預(yù)警和維權(quán)分析

重點突出實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)專利自我防御性保護和對外權(quán)利維護的實施。

（三）完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的建議

綜合提煉前述分析成果，著重從實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線的優(yōu)選方案、現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級途徑、招商引資中專利風(fēng)險分析和評估、實驗區(qū)重大項目知識產(chǎn)權(quán)評議、招商引智專家團隊來源等方面，就實驗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的頂層設(shè)計和改進(jìn)完善的意見建議。

本指南僅供參考。各實驗區(qū)可根據(jù)自身情況制定產(chǎn)業(yè)專利分析工作規(guī)程。

第二篇：專利法律業(yè)務(wù)操作指引

新疆維吾爾自治區(qū)律師辦理專利法律業(yè)務(wù)

操 作 指 引

（2007年7月15日經(jīng)六屆新疆律師協(xié)會第九次常務(wù)理事會通過）

目錄

第一章 總則

第二章 與行政機關(guān)有關(guān)的專利法律業(yè)務(wù) 第一 節(jié)專利行政調(diào)解及處理 第二 節(jié)專利行政處罰 第三 節(jié)專利行政訴訟 第四 節(jié)專利海關(guān)備案及保護 第三章 專利刑事訴訟法律業(yè)務(wù) 第四章 附則

第一章 總 則

第一條 為了指導(dǎo)律師從事專利法律服務(wù)業(yè)務(wù)，減少執(zhí)業(yè)風(fēng)險，特制定本操作指引。

第二條 本指引所稱的專利法律服務(wù)業(yè)務(wù)，主要包括專利非訴訟法律業(yè)務(wù)和專利訴訟法律業(yè)務(wù)。

第三條 與專利業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、行政法規(guī)、司法解釋及相關(guān)規(guī)定主要有：

（一）《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭 法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國對外貿(mào)易法》、《中華人民共和國行政訴訟法》、《中華人民共和國行政復(fù)議法》。

（二）《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》、《專利代理條例》、《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》。

（三）《最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行民法通則若干問題的意見》、《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》、《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行行政訴訟法若干問題的解釋》、《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋

（一）、（二）》、《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》、《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件若干問題的解答》、《最高人民法院關(guān)于對訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》、《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《最高人民法院關(guān)于在專利侵權(quán)訴訟中當(dāng)事人均擁有專利權(quán)應(yīng)如何處理問題的批復(fù)》、《最高人民法院關(guān)于審理專利申請權(quán)糾紛案件若干問題的通知》、最高人民法院《關(guān)于專利侵權(quán)案件中如何確定地域管轄的請示》的復(fù)函、最高人民法院《關(guān)于對出具檢索報告是否為提起實用新型專利侵權(quán)訴訟的條件的請示的答復(fù) 》、《最高人民法院關(guān)于專利法、商標(biāo)法修改后專利、商標(biāo)相關(guān)案件分工問題的批復(fù)》。

（四）《審查指南》、《專利行政執(zhí)法辦法》、《專利權(quán)質(zhì)押合同登記管理暫行辦法》、《專利實施許可合同備案管理辦法》、《企業(yè)專利工作管理辦法（試行）》、《國家知識產(chǎn)權(quán)局行政復(fù)議規(guī)程》、《關(guān)于〈中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例〉的實施辦法》、《新疆維吾爾自治區(qū)專利保護條例》。

（五）國際公約、條約及協(xié)定

《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》、《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》、《專利合 作條約》、《專利合作條約實施細(xì)則》、《國際承認(rèn)用于專利程序的微生物保存布達(dá)佩斯條約》、《國際專利分類斯特拉斯堡協(xié)定》、《建立工業(yè)品外觀設(shè)計國際分類洛迦諾協(xié)定》

律師從事專利法律服務(wù)業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)收集服務(wù)時點前新頒布的法律、行政法規(guī)、司法解釋及其他相關(guān)規(guī)定。

第四條 本指引旨在為律師從事專利法律服務(wù)業(yè)務(wù)提供最基本的指引，律師還應(yīng)結(jié)合自己的實踐經(jīng)驗、豐富及完善各項業(yè)務(wù)操作細(xì)則。

第五條 本律師協(xié)會在處理本會會員執(zhí)業(yè)紀(jì)律和糾紛案件時，涉及專利法律服務(wù)業(yè)務(wù)的案件，參照本指引。

第二章 專利非訴訟法律業(yè)務(wù)

第六條 專利非訴訟法律業(yè)務(wù)主要包括，但不限于：

（一）專利引進(jìn)、專利開發(fā)、專利權(quán)屬界定以及技術(shù)保護現(xiàn)狀診斷和保護方案設(shè)計。

（二）專利申請、專利復(fù)審和專利無效。

（三）專利實施、專利轉(zhuǎn)讓、專利許可、專利投資、專利評估和專利質(zhì)押。

（四）專利管理內(nèi)控制度（包括專利預(yù)警機制）的建立和完善，專利數(shù)據(jù)庫的建立和利用，企業(yè)專利實用人才培訓(xùn)，專利戰(zhàn)略的確定和運用。

（五）企業(yè)改制、并購、重組以及發(fā)行上市過程中涉及的專利問題咨詢和處理。

（六）其他專利非訴訟法律服務(wù)業(yè)務(wù)。

第七條 專利申請、復(fù)審及無效程序中的法律服務(wù)業(yè)務(wù)。

專利申請、復(fù)審及無效程序中的法律服務(wù)是一項技術(shù)性和法律性很強的專業(yè)工作。提供該項服務(wù)業(yè)務(wù)的律師，應(yīng)當(dāng)熟悉專利相關(guān)法規(guī)、專利申請文件撰寫、專利文獻(xiàn)檢索以及專利申請審批程序，具備理解發(fā)明創(chuàng)造的能力。

（一）律師從事專利申請法律服務(wù)業(yè)務(wù)的一般程序：

1、簽訂委托代理合同及專利代理委托書；

2、提供專利申請咨詢，對客戶發(fā)明創(chuàng)造的專利性進(jìn)行分析；

3、決定是否申請專利，申請類別（發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計）、申請國別、是否行使優(yōu)先權(quán)、是否合案申請、是否同時申請發(fā)明和實用新型專利；

4、確定申請主體（職務(wù)發(fā)明與非職務(wù)發(fā)明）；

5、整理客戶遞交的技術(shù)交底材料，撰寫申請文件；

6、經(jīng)向?qū)＠诌f交申請文件，將受理通知書及申請文件副本交付申請人；

7、經(jīng)過專利局審批，收到授權(quán)決定后通知申請人辦理登記和繳費手續(xù)，領(lǐng)取專利證書；

8、按照專利法規(guī)規(guī)定通知專利權(quán)人繳納專利年費；

對于發(fā)明專利申請，律師應(yīng)當(dāng)在法定期限內(nèi)提起實質(zhì)審查請求并做好對審查意見通知書的答復(fù)工作；

（二）專利申請人對國務(wù)院專利行政部門駁回申請的決定不服，可以向?qū)＠麖?fù)審委員會請求復(fù)審，律師在專利申請復(fù)審程序中，應(yīng)當(dāng)為當(dāng)事人做好如下工作：

１、提交專利復(fù)審請求書，說明理由，必要時還應(yīng)當(dāng)附具有關(guān)證據(jù)； ２、為當(dāng)事人提出復(fù)審請求時或針對專利復(fù)審委員會的復(fù)審?fù)ㄖ獣鞒龃饛?fù)時，可以根據(jù)實際需要修改專利申請文件，但修改僅限于消除駁回決定或者復(fù)審?fù)ㄖ獣赋龅娜毕荩?/p>

3、針對專利復(fù)審委員會的復(fù)審?fù)ㄖ?，要在指定的期限?nèi)陳述意見，否則復(fù)審請求視為撤回。

（三）自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或個人認(rèn)為專利權(quán)授予不符合專利法之規(guī)定的，可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效。律師應(yīng)認(rèn)識到代理無效宣告請求人及專利權(quán)人應(yīng)從不同角度采取相應(yīng)對策：

1、代理無效宣告請求人； 1）分析被請求無效宣告專利情況； 2）檢索相關(guān)文獻(xiàn)，收集證明其無效的證據(jù)；

3）提交無效宣告請求書、授權(quán)委托書，具體說明無效宣告請求的理由，并指明每項理由所依據(jù)的證據(jù)；

以授予專利權(quán)的外觀設(shè)計與他人在先取得的合法權(quán)利沖突為理由請求宣告外觀設(shè)計專利權(quán)無效的，應(yīng)提交生效的能夠證明權(quán)利沖突的處理決定或者判決；

4）在專利復(fù)審委員會受理無效宣告請求后，在提出無效宣告請求之日起1個月內(nèi)提交補充證據(jù)及增加無效理由；

5）參加口審，提出和解方案；

6）對重大案件，適時提出成立五人合議組的請求； 7）對無效宣告決定不服的，及時提起行政訴訟； 8）以新的事實和理由另行提起無效宣告請求。

2、代理專利權(quán)人

1）比較分析請求人提供的證據(jù)中所涵蓋的技術(shù)特征與專利權(quán)人專利技術(shù)的異同，檢索文獻(xiàn)，收集證據(jù)； 2）在指定期限內(nèi)陳述意見；

3）發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠?，可根?jù)實際需要修改權(quán)利要求書，但不得擴大原專利的保護范圍；

4）參加口審，提出和解方案；

5）對重大案件，適時提出成立五人合議組的請求； 6）對無效宣告決定不服的，及時提起行政訴訟； 7）以新的事實和理由另行提起無效宣告請求。

第八條 專利合同主要涉及技術(shù)開發(fā)合同、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、專利實施許可合同、專利權(quán)質(zhì)押合同、專利權(quán)投資合同等，律師可以為當(dāng)事人在合同起草、洽談及修訂等方面提供法律服務(wù)。

（一）律師代理專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同談判及起草應(yīng)注意以下要領(lǐng)：

1、確認(rèn)轉(zhuǎn)讓方是否有主體資格；

2、明確發(fā)明創(chuàng)造實施和轉(zhuǎn)讓、許可情況及其后果；

3、審查專利申請有無被駁回的理由及明確被駁回的法律后果；審查專利權(quán)是否存在被宣告無效的理由及明確其法律后果；

4、及時辦理專利申請權(quán)和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記公告手續(xù)；

（二）律師代理專利實施許可合同，應(yīng)當(dāng)注意：

1、選擇專利實施許可的種類；

2、明確專利實施許可的范圍，如地域、期限、權(quán)利的范圍；

3、明確專利權(quán)終止和被宣告無效的法律責(zé)任；

4、審查專利實施許可合同的有效性，全面約定雙方權(quán)利義務(wù)；

5、判斷專利使用費的合理性；

6、明確后續(xù)改進(jìn)技術(shù)成果的歸屬。

第九條 律師擔(dān)任企業(yè)專利法律顧問服務(wù)業(yè)務(wù)，可以從以下幾方面開展工作：

1、診斷知識產(chǎn)權(quán)現(xiàn)實狀況，包括：擬開發(fā)研究的項目是否已經(jīng)成為公知技術(shù)、已開發(fā)的技術(shù)方案是否具有新穎性和創(chuàng)造性、新產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程中利用的技術(shù)是否會侵犯他人專利、引進(jìn)技術(shù)的法律狀況、專利戰(zhàn)略的運用情況等；

2、商定專利管理目標(biāo)和指導(dǎo)運用知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略；

3、培訓(xùn)專利管理人員，幫助貴公司專利管理人員熟悉有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)法律及國際技術(shù)貿(mào)易的有關(guān)知識、掌握專利文獻(xiàn)檢索及分析方法、專利申請技巧及專利申請文件的撰寫要點；

4、協(xié)助完善專利工作管理辦法、保密制度、技術(shù)創(chuàng)新激勵制度等知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)控制度；

5、幫助建立相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的中外專利實用數(shù)據(jù)庫；

6、解決專利管理中的疑難問題，包括在引進(jìn)、開發(fā)、投資、稅收、評估、質(zhì)押、保護中的疑難問題；

7、解決知識產(chǎn)權(quán)的爭議或糾紛；

8、指導(dǎo)辦理具體的專利事務(wù)，如專利申請、注冊商標(biāo)、進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)訴訟、貿(mào)易談判等方面的具體工作；

第十條 企業(yè)專利戰(zhàn)略是企業(yè)面對激烈變化、嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的市場環(huán)境，主動利用專利制度有效地保護自己，并充分利用專利情報信息，研究分析競爭對手狀況，推進(jìn)專利技術(shù)開發(fā)、控制專利技術(shù)市場，為取得市場競爭的優(yōu)勢，為求得長期生存和不斷發(fā)展而進(jìn)行的總體性謀劃。

律師在協(xié)助企業(yè)確定和運用專利戰(zhàn)略時，應(yīng)當(dāng)注意以下原則：

1、企業(yè)專利戰(zhàn)略要與企業(yè)經(jīng)濟實力、經(jīng)營性質(zhì)、發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)特點相適應(yīng)；

2、將企業(yè)專利戰(zhàn)略納入企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、企業(yè)營銷戰(zhàn)略和企業(yè) 經(jīng)營發(fā)展總戰(zhàn)略中。

第三章 專利民事訴訟法律業(yè)務(wù)

第十一條 律師代理專利民事糾紛案件主要包括侵犯專利權(quán)糾紛案件；專利申請權(quán)、專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件；轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)、轉(zhuǎn)讓專利權(quán)合同糾紛案件；專利實施許可合同糾紛案；發(fā)明專利申請公布后、專利權(quán)授予前使使用費糾紛案件；職務(wù)發(fā)明獎酬金糾紛案件。

第十二條 專利侵權(quán)案件：在專利有效期內(nèi)，非法侵犯專利權(quán)人依法所享有的專利權(quán)利的行為。《專利法》規(guī)定，專利權(quán)被授予以后，除法律另有規(guī)定的以外，未經(jīng)專利權(quán)人許可，以生產(chǎn)經(jīng)營為目的生產(chǎn)，制造、使用、銷售、許諾銷售、進(jìn)口其發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠a(chǎn)品，或使用其專利方法以及使用、銷售、許諾銷售、進(jìn)口依該方法直接獲得的產(chǎn)品，或制造、銷售、進(jìn)口外觀設(shè)計 專利產(chǎn)品的行為都屬于侵犯專利權(quán)的行為。

（一）作為原告代理律師

1、客戶專利權(quán)受到侵犯時，律師可考慮通過提起民事訴訟幫助客戶解決糾紛，并應(yīng)從以下六方面進(jìn)行訴前分析：

1）審查當(dāng)事人是否適格；

-審查原告是否是專利權(quán)人或利害關(guān)系人；-審查是個人發(fā)明創(chuàng)造還是職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造；

-審查是否屬合作完成的發(fā)明創(chuàng)造，委托完成的發(fā)明創(chuàng)造，是否存在共有人，確定是單獨起訴還是共同作為原告提起訴訟。

2）審查專利目前的法律狀態(tài)，確定專利保護范圍；審查是否存在多余限定以及禁止反悔的情形；

3）確定管轄地法院。專利侵權(quán)糾紛一審案件，由專利侵權(quán)行為地或者結(jié)果發(fā)生地所在省、自治區(qū)、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和最高人民法院指定的中級人民法院管轄；

4）是否超過訴訟時效，有無訴訟時效中斷、中止或延長的事由；侵犯專利的訴訟時效為二年，自專利權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道侵權(quán)行為之日起計算。權(quán)利人超過二年起訴的，如果侵權(quán)行為在起訴時仍在持續(xù)，在該專利保護期內(nèi)，人民法院應(yīng)當(dāng)判決被告停止侵權(quán)行為；侵權(quán)損害賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)自權(quán)利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算；

5）本案證據(jù)是否符合立案要求；是否采取財產(chǎn)保全、證據(jù)保全以及訴前責(zé)令停止侵權(quán)行為等措施。

2、確定訴訟請求：

1）停止侵害（適用于起訴時侵權(quán)行為仍在持續(xù)的案件）；

2）消除影響、賠禮道歉（適用于侵權(quán)行為對專利權(quán)人的信譽造成損害的案件）；

3）賠償損失（適用于侵權(quán)并造成損害的案件）。

3、收集和審查證據(jù)，包括： 1）證明原告專利權(quán)存在的證據(jù)：-專利證書；

-最近一年繳納專利年費的收據(jù)；專利登記簿副本；-專利公告；

-發(fā)明及實用新型專利說明書，外觀設(shè)計專利圖片或照片、簡要說明；-實用新型專利需提供專利檢索報告。2）證明被告侵權(quán)事實的證據(jù)，包括但不限于：

-購買侵權(quán)產(chǎn)品，并提供統(tǒng)一專用發(fā)票，以證明侵權(quán)產(chǎn)品落入專利權(quán)人專利保護范圍；

-收集相關(guān)網(wǎng)頁、廣告、雜志及報刊等資料，以證明被告侵權(quán)行為存在；-侵權(quán)產(chǎn)品實物及照片；-調(diào)查筆錄、公證書；-產(chǎn)品/設(shè)備手冊；

-財務(wù)帳冊、律師費用發(fā)票、因調(diào)查、制止侵權(quán)所支付的其他合理費用的發(fā)票。

3）證明原告所花費用及損失的存在與數(shù)額：

-費用：調(diào)查、制止侵權(quán)所支付的合理費用，包括律師費；-損失：采取以下三種方式計算：

-以專利權(quán)人因侵權(quán)行為受到的實際經(jīng)濟損失作為賠償額；-以侵權(quán)人因侵權(quán)行為獲得的全部利潤作為損失賠償額；-根據(jù)情節(jié)參照專利許可使用費的一至三倍合理確定。

（二）作為被告代理律師

1、作為被告代理律師參與訴訟，應(yīng)當(dāng)從以下幾個方面著手考慮： 1）審查當(dāng)事人是否適格；

2）本案應(yīng)由何地人民法院管轄，是否可以提出管轄權(quán)異議； 3）是否超過訴訟時效；

4）對被告實際是否存在侵權(quán)及可能要承擔(dān)的法律責(zé)任作出初步的判斷； 5）被告侵權(quán)的證據(jù)情況及數(shù)量，并結(jié)合證據(jù)對原告專利的穩(wěn)定性作初步分析；檢索、搜集證據(jù)；

6）被告行為的法律性質(zhì)及后果；

7）在綜合以上分析的基礎(chǔ)上，收集相關(guān)證據(jù)，在答辯期內(nèi)考慮向國家專利復(fù)審委員會提出專利權(quán)無效宣告請求，以便向法院申請中止審理。

2、作為被告律師應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行抗辯： 1）以原告濫用專利權(quán)抗辯；

-原告未按時繳納專利年費，專利處于“被視為放棄狀態(tài)”；-原告專利已被中國專利局撤銷；

-原告專利已經(jīng)被專利復(fù)審委員會宣告無效；

-原告專利不符合專利性條件或其它法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)被宣告無效，且被告已向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求并被受理。

2）以被告不侵權(quán)進(jìn)行抗辯，包括：

-被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）缺少原告發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)利要求書中記載的必要技術(shù)特征；

-被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）的技術(shù)特征與原告專利權(quán)利要求對應(yīng)必要技術(shù)特征相比，有一項或一項以上的技術(shù)特征有本質(zhì)區(qū)別；

-屬于個人（不包括單位）非經(jīng)營目的的制造、使用行為； 3）以該行為不視為侵權(quán)進(jìn)行抗辯，包括：-專利權(quán)用盡； －先用權(quán)； －臨時過境權(quán)；

－科學(xué)研究與實驗性使用。

4）以被告實施的技術(shù)方案系自由公知技術(shù)進(jìn)行抗辯； －證明該已有技術(shù)應(yīng)當(dāng)是一項在專利申請日前已有的、單獨的技術(shù)方案，或者專利為該領(lǐng)域普通技術(shù)人員認(rèn)為是已有技術(shù)的顯而易見的簡單組合成的技術(shù)方案。

5）以合同抗辯。

－技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的受讓方被訴侵權(quán)，律師作為其代理人可以合同抗辯，主張由轉(zhuǎn)讓方先承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，而受讓方承擔(dān)連帶責(zé)任。

6）以過了訴訟時效抗辯。

－專利侵權(quán)訴訟時效為二年，自專利權(quán)人或利害關(guān)系人知道或應(yīng)當(dāng)知道侵權(quán)行為之日起計算，代理律師可以提出專利權(quán)人行使超過訴訟時效的抗辯。

7）以禁止反悔原則抗辯。

8）以損害不存在或數(shù)額計算沒有依據(jù)為由進(jìn)行抗辯，包括：

－原告銷量減少計算不正確；

－被告所獲的利潤計算不正確；

－損失的計算方式不正確；

－原告所依據(jù)的專利實施許可費用不合理。

9）以被告不存在過錯，不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任進(jìn)行抗辯（特別是使用、銷售行為）。

第十三條 專利申請權(quán)、專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件

（一）專利申請權(quán)糾紛案：即關(guān)于是職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造還是非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造；關(guān)于合作完成或接受委托完成的發(fā)明創(chuàng)造，誰有權(quán)申請專利的案件。專利權(quán)權(quán)屬糾紛案：即在授予專利權(quán)后，當(dāng)事人就誰該是發(fā)明創(chuàng)造的真正權(quán)利人而發(fā)生爭議的案件。

（二）律師代理此類案件，除應(yīng)把握一般專利民事訴訟所具有的共同特點外，還應(yīng)注意以下幾點：

1、發(fā)明人與單位之間是勞動合同關(guān)系還是其他法律關(guān)系；

2、區(qū)分職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造與非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造；

3、區(qū)分合作開發(fā)合同當(dāng)事人與委托開發(fā)合同當(dāng)事人；

第十四條 轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)、轉(zhuǎn)讓專利權(quán)、專利實施許可合同糾紛案件 律師代理此類案件，除參照民事合同糾紛的程序及處理方式之外，可參照《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》。

第十五條 發(fā)明專利申請公開后至獲得專利權(quán)以前的使用費糾紛案件我國專利法對發(fā)明專利申請實行早期公開，延遲審查制度。律師代理此類案件，應(yīng)明確在發(fā)明專利申請公開后至獲得專利權(quán)以前，申請人可要求實施其發(fā)明的單位和個人支付適當(dāng)?shù)馁M用，但無權(quán)要求使用人停止使用其發(fā)明技術(shù)，如果使用人拒絕支付費用，申請人尚不能據(jù)此提起訴訟，一般是等待發(fā)明專利權(quán)授予后，與專利侵權(quán)糾紛一并解決。

第十六條 關(guān)于和解

律師代理專利民事訴訟案件，應(yīng)考慮雙方能否達(dá)成和解，并做好如下工作：

（一）作為原告律師：

1、充分了解侵權(quán)方的狀況，并據(jù)此分析和解成功的可能性及侵權(quán)方支付賠償款的能力；

2、按照訴訟要求，收集好侵權(quán)證據(jù)；

3、依據(jù)現(xiàn)有立法及實踐經(jīng)驗評估出“如果訴訟的話”可能得到支持的賠償額，并依此確定與侵權(quán)方和解時的最高價位及最低價位；

4、準(zhǔn)備好談判不成功后的下一步方案。

（二）作為被告律師

1、與被控侵權(quán)方進(jìn)行充分溝通，并對被控侵權(quán)方是否構(gòu)成侵權(quán)及可能要承擔(dān)的法律責(zé)任作出初步的判斷；

2、積極與原告進(jìn)行溝通，盡可能了解其手中掌握的有關(guān)侵權(quán)的證據(jù)情況及數(shù)量；

3、準(zhǔn)備控方不接受和解的下一步方案。第四章 與行政機關(guān)有關(guān)的專利法律業(yè)務(wù)

第一節(jié) 專利行政調(diào)解及查處

第十七條 律師代理如下專利案件后，可代為申請行政調(diào)解：

（一）專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)歸屬糾紛；

（二）發(fā)明人、設(shè)計人資格糾紛；

（三）職務(wù)發(fā)明的發(fā)明人、設(shè)計人的獎勵和報酬糾紛；

（四）在發(fā)明專利申請公布后專利權(quán)授予前使用發(fā)明而未支付適當(dāng)費用的糾紛；

（五）單獨請求調(diào)解侵犯專利權(quán)賠償數(shù)額案件。

第十八條 律師代理假冒專利行為案件，可直接舉報、代為申請行政查處。第十九條 行政調(diào)處的專利管理機關(guān)的特殊性

特指由省、自治區(qū)、直轄市人民政府設(shè)立以及專利管理工作量大又有實際處理能力的設(shè)區(qū)的市人民政府設(shè)立的管理專利工作的部門。

第二十條 行政調(diào)處管轄

由被請求人和侵權(quán)行為地（侵權(quán)行為實施地和侵權(quán)行為結(jié)果地）的市級以上專利管理機關(guān)管轄。

第二十一條 律師代理行政調(diào)處案件，應(yīng)做好如下工作：

（一）提交專利糾紛調(diào)解申請書或?qū)＠謾?quán)糾紛處理請求書；

（二）收集被請求人專利侵權(quán)的相關(guān)證據(jù)。（具體可參照專利侵權(quán)訴訟證據(jù)內(nèi)容的規(guī)定）；

（三）做好如果不能達(dá)成行政調(diào)解或?qū)＠芾頇C關(guān)作出的處理決定不服向法院提起訴訟的準(zhǔn)備工作。

第二節(jié) 專利行政訴訟法律業(yè)務(wù)

第二十二條 律師代理專利行政訴訟的案件范圍包括以下幾類：

（一）以中國國家知識產(chǎn)權(quán)局為被告，包括但不限于以下糾紛

1、對專利局不予受理其申請不服的糾紛；

2、對其專利申請被視為撤回、對其專利權(quán)被視為放棄或被終止不服的糾紛；

3、對專利局確定的申請日有爭議，對專利局不確認(rèn)其優(yōu)先權(quán)不服的糾紛；

4、認(rèn)為專利局作出的其他具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的糾紛。

（二）以專利復(fù)審委員會為被告，包括但不限于以下糾紛：

1、對維持駁回申請復(fù)審決定不服的糾紛；

2、對專利權(quán)無效宣告請求決定不服的糾紛。

（三）以地方專利管理機關(guān)為被告

1、對冒充專利行為依職權(quán)進(jìn)處罰不服提起的行政訴訟；

2、對專利管理機關(guān)的其他調(diào)處決定不服提起的行政訴訟。第二十三條 專利行政訴訟案件管轄法院

凡以中國國家知識產(chǎn)權(quán)和專利復(fù)審委員會為被告的專利行政案件，均由北京市第一中級人民法院作為第一審法院，北京市高級人民法院作為第二審法院。

對于以地方專利管理機關(guān)為被告的專利行政訴訟案件，則由被告所在地的對專利糾紛案有管轄權(quán)的中級人民法院管轄。

第二十四條 專利行政訴訟案件證據(jù)

律師代理該項業(yè)務(wù)，可以參照最高人民法院《關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》，但應(yīng)當(dāng)注意專利行政訴訟特殊的證據(jù)規(guī)則：

專利行政訴訟的特殊性決定了在各種類證據(jù)中最具有證明力的應(yīng)為書證，主要為各種專利文獻(xiàn)。專利代理律師應(yīng)在收集，檢索國內(nèi)外各種相關(guān)專利文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，分析其中主要技術(shù)特征，以支持自己主張。

第三節(jié) 專利海關(guān)備案及保護法律業(yè)務(wù) 第二十五條 專利權(quán)人要求海關(guān)對其與進(jìn)出境貨物有關(guān)的專利權(quán)實施保護的，可以將其專利權(quán)向海關(guān)備案。

第二十六條 專利海關(guān)備案管轄機關(guān)

專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)向海關(guān)總署提出申請，申請文件應(yīng)提交至海關(guān)總署政策法規(guī)司知識產(chǎn)權(quán)保護處。

第二十七條 律師為專利權(quán)人辦理專利海關(guān)備案業(yè)務(wù)，應(yīng)提交以下文件：

（一）專利權(quán)利證明：

1、專利證書的復(fù)印件（申請發(fā)明或者實用新型專利備案的，應(yīng)當(dāng)提交專利說明書；申請外觀設(shè)計備案的，應(yīng)提交外觀設(shè)計的圖片或照片）；

2、中國知識產(chǎn)權(quán)局出具的專利登記簿副本或者載有申請人名稱的專利維持費收據(jù)的復(fù)印件（限專利證書的簽發(fā)日期距申請備案日期一年以上的）；

（二）申請人身份證明：

加蓋工商管理部門確認(rèn)章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（限境內(nèi)工商企業(yè)）；或者公司登記文件復(fù)印件或者當(dāng)?shù)卣鼍叩淖C明（限境外工商企業(yè)）；或者申請人身份證件復(fù)印件（限專利權(quán)人為自然人的）；

（三）授權(quán)委托書；

（四）專利權(quán)人合法行使專利權(quán)的貨物的名稱、產(chǎn)地、進(jìn)出境地海關(guān)、進(jìn)出口商、主要特征、價格等；已知的侵犯專利權(quán)貨物的制造商、進(jìn)出口商、進(jìn)出境地海關(guān)、主要特征、價格等。

（五）專利海關(guān)備案申請書。

第二十八條 海關(guān)可以根據(jù)《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》對懷疑的進(jìn)出口貨物侵犯專利權(quán)的貨物主動采取扣留的行政行為，也可以基于當(dāng)事人的請求進(jìn)行。

第二十九條 律師代理專利權(quán)海關(guān)保護案件注意事項：

（一）專利權(quán)海關(guān)保護既可以基于已向海關(guān)總署備案的專利而進(jìn)行，也可以基于權(quán)利人向出口貨物所在地海關(guān)投訴而進(jìn)行。

（二）作為投訴方，應(yīng)向海關(guān)提供被扣留貨物等值的擔(dān)保；作為被扣留貨物一方也可以提供相應(yīng)擔(dān)保以使其貨物得到海關(guān)放行。

第五章 專利刑事訴訟法律業(yè)務(wù)

第三十條 專利刑事訴訟主要針對假冒他人專利的行為，根據(jù)專利法的規(guī)定，假冒他人專利行為情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成假冒他人專利罪，處三年以下有期徒刑、拘役或罰金。

第三十一條 律師處理此項業(yè)務(wù)應(yīng)注意如下幾個方面：

1、假冒他人專利行為與冒充專利行為的區(qū)別。

前者按照《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的 解釋》第十條的規(guī)定界定；后者按照專利法的規(guī)定界定。

2、假冒他人專利行為與侵犯他人專利行為的區(qū)別。

當(dāng)假冒他人專利行為情節(jié)嚴(yán)重并且侵犯他人專利權(quán)時，應(yīng)當(dāng)提起刑事附帶民事訴訟。

3、非法經(jīng)營數(shù)額和違法所得數(shù)額的區(qū)別。

“非法經(jīng)營數(shù)額”，是指行為人在實施侵犯專利權(quán)行為過程中，制造、使用、銷售侵權(quán)產(chǎn)品的價值；“違法所得數(shù)額”是指行為人在實施侵犯專利權(quán)行為過程中，制造、使用、銷售侵權(quán)產(chǎn)品獲利的數(shù)額。

4、一般情節(jié)和情節(jié)嚴(yán)重的區(qū)別及法律后果。

“情節(jié)嚴(yán)重”是指以下情形之一：非法經(jīng)營數(shù)額在二十萬元以上或者 違法所得數(shù)額在十萬元以上的；給專利權(quán)人造成直接經(jīng)濟損失五十萬元以上的；假冒兩項以上他人專利，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的；其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。假冒專利行為，只有達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”，才構(gòu)成犯罪。

第六章 附 則 第三十二條 本指引適用于新疆維吾爾自治區(qū)律師辦理專利法律業(yè)務(wù)。第三十三條 本指引與法律、行政法規(guī)、司法解釋等相關(guān)法律規(guī)定有沖突或不符時，以法律、行政法規(guī)、司法解釋等相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十四條 本指引由新疆律師協(xié)會業(yè)務(wù)指導(dǎo)及繼續(xù)教育委員會負(fù)責(zé)解釋。

第三十五條

本指引自新疆律師協(xié)會常務(wù)理事會通過之日起實施。17

第三篇：律師辦理專利法律業(yè)務(wù)操作指引

廣東省律師辦理專利法律業(yè)務(wù)操作指引（2005年試行版－廣東）

目錄

第一章 總則

第二章 專利非訴訟法律業(yè)務(wù)

第三章 專利民事訴訟法律業(yè)務(wù)

第四章 與行政機關(guān)有關(guān)的專利法律業(yè)務(wù)

第一節(jié)專利行政調(diào)解及查處

第二節(jié)專利行政訴訟法律業(yè)務(wù)

第三節(jié)專利海關(guān)備案及保護法律業(yè)務(wù)

第五章

專利海關(guān)備案及保護法律業(yè)務(wù)

第六章

附則

第一章總則

第一條 為了指導(dǎo)律師從事專利法律服務(wù)業(yè)務(wù)，減少執(zhí)業(yè)風(fēng)險，特制定本操作指引。

第二條 本指上所稱的專利法律服務(wù)業(yè)務(wù)，主要包括：各類專利申請，專利復(fù)審、無效，專利侵權(quán)判定，專利轉(zhuǎn)讓和專利許可等方面的非訴訟業(yè)務(wù)及訴訟業(yè)務(wù)。

第三條 專利業(yè)條有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定主要有：

（一）《中華人民共和國民法通則》

（二）《最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行民法通則若干問題的意見》

（三）《中華人民共和國刑法》

（四）《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

（五）《中華人民共和國專利法》

（六）《中華人民共和國專利法實施條例》

（七）《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》

（八）《最高人民法院關(guān)于對訴前停止侵犯專利權(quán)行適用法律問題的若干規(guī)定》

（九）《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》

（十）《專利審查指南》

（十一）《最高人民法院關(guān)于專利法、商標(biāo)法相關(guān)案件分工問題的批復(fù)》

（十二）《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》

第四條 本指上旨在為律師從事商標(biāo)法律服務(wù)業(yè)務(wù)提供最基本的指引，律師還應(yīng)結(jié)合自己的實踐經(jīng)驗、豐富及完善各項業(yè)務(wù)操守。

第五條 本律師協(xié)會在處理本會會員執(zhí)業(yè)經(jīng)律和糾紛案件時，涉及專利法律業(yè)務(wù)的案件，參照本指引。

第二章 專利非訴訟法律業(yè)務(wù)

第六條 專利非訴訟業(yè)務(wù)主要包括，但不限于：

各類國內(nèi)、涉外專利申請；專利申請的復(fù)審、專利權(quán)無效宣告；專利轉(zhuǎn)達(dá)讓及實施許可；提供專利保護整體戰(zhàn)略規(guī)劃分析，侵權(quán)判定分析等法律資詢。

第七條 律師代理各類專利申請業(yè)務(wù) 律師代理此項業(yè)務(wù)，主要是負(fù)責(zé)辦理申請專利的各種手續(xù)，其責(zé)任在于將發(fā)明創(chuàng)造的有關(guān)事實正確地按照法律的要求將其表述出來。提出專利申請必須迅速及時，在任何情況下，都應(yīng)當(dāng)注意法定期限限制。同時亦應(yīng)當(dāng)做好如下工作：

（一）國內(nèi)申請：

1、專利代理律師從事該項業(yè)務(wù)的一般程序：

1）

提供專利申請咨詢，對客戶專利性進(jìn)行分析；

2）

簽訂委托代理合同及專利代理委托書；

3）

發(fā)出律師費用報價及支付代理費用；

4）

整理客戶遞交的技術(shù)交底材料；

5）

代理人撰寫申請文件，申請人審閱申請文件； 6）

向?qū)＠诌f交申請文件，將受理通知書及申請文件副本交付申請人；

7）

經(jīng)過專利局審批，收到授權(quán)決定后通知申請人登記手續(xù)；

8）

領(lǐng)取專利證書，并通知專利梭按時繳納年費，轉(zhuǎn)送專利局文件。

2、受理機關(guān)：

位于北京的國務(wù)院專利行政部門，即國家知識產(chǎn)權(quán)局負(fù)責(zé)管理全國的專利工作；統(tǒng)一受理和審查專利申請，依法授予專利權(quán)。

如申請港、澳、臺專利，應(yīng)單獨向港、澳、臺地區(qū)知識產(chǎn)權(quán)署（智慧財產(chǎn)局）辦理。

3、理辦理途徑：

1）國內(nèi)的申請人辦理各種專利申請事宜有兩途徑：一是可以委托專利代理機構(gòu)辦理；二是可以自己直接向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出申請。

2）外國人或外國企業(yè)在中國辦理專利申請和其他專利事務(wù)，應(yīng)當(dāng)委托國務(wù)院專利行政部門指定的專利代理機構(gòu)辦理，但在中國有經(jīng)常居所或營業(yè)所的外國人或外國企業(yè)除非。

4、提交有關(guān)文件。

1）應(yīng)按照《專利法》及其實施細(xì)則規(guī)定的內(nèi)容、式樣、文字、書寫方式和其他有關(guān)規(guī)定的要求，填寫專利申請書、說明書、說明書摘要有權(quán)利要求書，提供處觀設(shè)計的圖片或照片等文件；

2）如委托代理機構(gòu)的，還需要提交《專利代理委托書》。

5、及依法請求專利局審查專利申請。專利審查的目的在于，確定專利申請是否條例《專利法》規(guī)定的形式要件和實質(zhì)要件，從而決定是否批準(zhǔn)授予專利權(quán)。律師應(yīng)當(dāng)在法律規(guī)定的期限內(nèi)，請求專利局對專利申請進(jìn)行實質(zhì)審查，以免逾期造成被動。

（二）國外申請：

1、從事該項業(yè)務(wù)的主體是國家知識產(chǎn)權(quán)局指定的涉外代理機構(gòu)的專利代理律師。根據(jù)我國專利法規(guī)定，將在國內(nèi)完成的發(fā)明創(chuàng)造向國外申請專利的，應(yīng)當(dāng)?shù)老仍谥袊鴩鴥?nèi)申請專利。

2、辦理途徑：

專利代理律師可通過兩種途徑為申請人辦理向國外申請專利業(yè)務(wù)，一種通過巴黎公約途徑；另一種是通過PCT國際申請途徑。

3、申請國外專利應(yīng)提供的文件和資料

1）、申請國外專利指令信，該指令信應(yīng)詳細(xì)寫明：申請人的名稱（姓名）和地址；發(fā)明人的姓名和地址；指明申請專利的種類；擬提出申請的國家或地區(qū)；曾在國外申請專利的情況；是否要求優(yōu)先權(quán)；委托人的聯(lián)電話、地址等。

2）、該國內(nèi)專利申請的請求書復(fù)印件；

3）該國內(nèi)專利申請受理通知書復(fù)印件；

4）該國內(nèi)專利申請的文件；

5）現(xiàn)有技術(shù)資料，指就申請人所知的與發(fā)明相關(guān)的專利文獻(xiàn)、科技文獻(xiàn)、外國專利局的檢索報告或?qū)彶榻Y(jié)果；

6）國外代理人委托書；

7）國外專申請表。

第八條 專利申請的復(fù)審、專利權(quán)的無效宣告業(yè)務(wù)

（一）專利申請人對國務(wù)院專利行政部門駁回申請的決定不服，可以向?qū)＠麖?fù)審委員會請求復(fù)審，律師在專利申請復(fù)審程序中，應(yīng)當(dāng)為當(dāng)事人做好如下工作：

1、提交專利復(fù)審請求書，說明理由，必要時還應(yīng)當(dāng)附具有關(guān)證據(jù)；

2、為當(dāng)事人提出復(fù)審請求時或針對專利復(fù)審委員會的復(fù)審?fù)ㄖ獣鞒龊灻麅詮?fù)時，可以根據(jù)實際需要修改專利申請文件，但修改公限于消除駁回決定或者復(fù)審?fù)ㄖ獣赋龅娜毕荨?/p>

3、針對專利復(fù)審委員會的復(fù)審?fù)ㄖ?，要在指定的期限?nèi)陳述意見，否則復(fù)審請求視為撤回。

（二）自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或個人認(rèn)為專利權(quán)授予不符合專利法之規(guī)定的，可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效。律師應(yīng)識識到代理無效宣告請求人及專利權(quán)人應(yīng)從不同角度采取相應(yīng)對策：

1、代理無效宣告請求人

1）分析被請求無效宣告專利情況；

2）檢索相關(guān)文獻(xiàn)，收集證明其無效的證據(jù)；

3）提交無效宣告請求書、授權(quán)委托書及說明無效理由；

4）在專利復(fù)審委員會受理無效宣告請求后，在提出無效宣告請之日起1個月內(nèi)提交補充證據(jù)及增加無效理由； 5）參加口審。

2、代理專利權(quán)人

1）比較分析請求人提供的證據(jù)中所涵概的技術(shù)特征與專利權(quán)人專利技術(shù)的異同，檢索文獻(xiàn)，收集證據(jù)；

2）在指定期限內(nèi)陳述意見；

3）發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠?，可根?jù)實際需要修改權(quán)利要求書，但不得擴大原專利的保護范圍；

4）參加口審。

第九條 專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及專利實施許可合同

（一）律師代理專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同談判及起草應(yīng)注意以下要領(lǐng)：

1、確認(rèn)轉(zhuǎn)讓方是否有主體資格；

2、明確發(fā)明創(chuàng)造實施和轉(zhuǎn)讓情況及其后果；

3、審查專利申請有無被駁回的理由及明確被駁回的法律后果；明確專利利權(quán)被宣告無校的理由及其法律后果；

（二）律師代理專利實施許可合同，應(yīng)當(dāng)注意：

1、選擇專利實施許可的種類；

2、明確專利實施許可的種類；

3、明確專利權(quán)終止和被宣告無效的法律責(zé)任；

4、審查專利實施許可合同的有效性，全面約定雙方權(quán)利義務(wù)。

第十條

為企業(yè)、專利申請人提供其他專利法律顧問服務(wù)

（一）專利保護整體戰(zhàn)略規(guī)劃

1、確定企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成果可申請專利的領(lǐng)域；

2、為企業(yè)分析同行業(yè)的專利技術(shù)成果，以排除該企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展與同領(lǐng)域其他企來專利的沖突；

3、幫助企業(yè)建立專利法務(wù)部，實現(xiàn)專利保護由專業(yè)、專門人員管理的體制；

4、幫助企業(yè)建立自身的專利數(shù)據(jù)庫；

5、定期為企業(yè)技術(shù)人員提供培訓(xùn)服務(wù)，提高專利意識。

6、協(xié)助企業(yè)設(shè)立專利申請獎勵機制。

（二）提供侵權(quán)判定分析，幫助企業(yè)確定技術(shù)發(fā)展的正確方向；

（三）幫助發(fā)明人判定申請專利的可行性及提供價值分析。

第三章

專利民事訴訟法律業(yè)務(wù) 第十一條

律師代理專利民事糾紛案件主要包括侵犯專利權(quán)糾紛案件；專利申請權(quán)、專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件；轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)、轉(zhuǎn)讓專利權(quán)合同糾紛案件；專利實施許可使用費糾紛案；發(fā)明專利申請公布后、專利權(quán)授予前使用費糾紛案件。

第十二條

專利侵權(quán)案件：

在專利有效期內(nèi)，非法侵犯專利權(quán)人依法所享有的專利權(quán)利的行為。

《專利法》規(guī)定，專利權(quán)被授予以后，除法律另有規(guī)定的以處，未經(jīng)專利權(quán)人許可，以生產(chǎn)經(jīng)營為目產(chǎn)，制造、使用、銷售、進(jìn)口其發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠a(chǎn)品，或使用其專利方法以及使用、銷售、進(jìn)口依該方法直接獲得的產(chǎn)品，或制造、銷售、進(jìn)口外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的行為都屬于侵犯專利權(quán)的行為。

（一）專利侵權(quán)行為應(yīng)同時具備以下幾個條件：

1、有被侵犯的有效的專利權(quán)存在；

2、在《專利法》所述侵權(quán)行為；

3、施專利侵權(quán)行為的損害結(jié)果客觀存在；

4、以生產(chǎn)經(jīng)營為目的；

5、未經(jīng)專利權(quán)人許可；

6、專利侵權(quán)人主觀上必須有過錯。

（二）作為原告代理律師

1、客戶專利權(quán)受到侵犯時，律師可考慮通過提起民事訴訟幫助客戶解決糾紛，并應(yīng)從以下幾六方面進(jìn)行訴前分析：

1）本案是否屬于人民法院受理范圍；

請參照《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第1條規(guī)定。

2）審查當(dāng)事人是否適格；

-審查原告是否是專利權(quán)人或利害關(guān)系人；

-審查是個人發(fā)明創(chuàng)造還是職務(wù)關(guān)明創(chuàng)造；

-審查是否屬合作完成的發(fā)明創(chuàng)造，委托完成的發(fā)明創(chuàng)造，確定能否單個起訴，或需要共同作為原告。

3）審查專利目前的法律狀態(tài)，確定專利保護范圍；

4）本案應(yīng)由何地人民法院管轄；

專利糾紛一審案件，由各省、自治區(qū)、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和最高人民法院指定的中級人民法院管轄。

5）是否超過訴訟時效，有無訴訟時效中斷、中止或延長的事由；

侵犯專利的訴訟時效為二年，自專利權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道侵權(quán)行為之日起計算。權(quán)利人超過二年起訴的，如果侵權(quán)行為在起訴時仍在持續(xù)，在該專利保護期內(nèi)，人民法院應(yīng)當(dāng)判決被告停止侵權(quán)行為；侵權(quán)損害賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)自權(quán)利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。

6）本案證據(jù)是否符合立案要求；

2、確定訴訟請求

1）停止侵害（適用于起訴時侵權(quán)行為仍在持續(xù)的案件）

2）消除影響、賠禮道歉（適用于侵權(quán)行為對專利權(quán)人的信譽造成損害的案件）

3）賠償損失（適用于侵權(quán)并造成損害的案件）

3、收集和審查證據(jù)，包括：

1）證明原告專利權(quán)存在的證據(jù)，其中包括必須收集并提供專利證書；

-最近一年繳納專利年費的收據(jù)；-專利公告；

-發(fā)明及實用新型專利說明書，外觀設(shè)計專利圖片；

-實用新型專利需提供專利檢索報告。

2）證明被告侵權(quán)事實的證據(jù)，其中包括但不限于購買侵權(quán)產(chǎn)品，并提供統(tǒng)一專用發(fā)票，以證明侵權(quán)產(chǎn)品落入專利權(quán)人專利保護范圍；收集相關(guān)網(wǎng)頁、廣告、雜志及報刊等相關(guān)資料，以證明被告侵權(quán)行為存在。

3）證明原告所花費用及損失的存在與數(shù)額

-費用：包括調(diào)查、制止侵權(quán)所支付的合理費用；

-損失：采取以下三種方式計算：

-以專利權(quán)人因侵權(quán)行為受到的實際經(jīng)濟損件作為損失賠償額；

-以侵權(quán)人因侵權(quán)行為獲得的全部利潤作為損失賠償額；-根據(jù)情節(jié)參照專利許可使用費的一至三倍合理確定。

4、訴前禁令、財產(chǎn)保全、證據(jù)保全措施：

從保護原告利益以及為防止被告毀滅證據(jù)角度來看，訴前申請采取責(zé)令停止侵權(quán)行為、證據(jù)保全措施是較好的方式。具體參照《最高人民法院關(guān)于對訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》

5、申請保全的證據(jù)、財產(chǎn)包括：

1）關(guān)于被告侵權(quán)行為的證據(jù)；

2）關(guān)于被告獲利情況的證據(jù)；

3）查封、扣押、凍結(jié)相關(guān)財產(chǎn)。

（三）作為被告代理律師

1、作為被告代理律師參于訴訟，應(yīng)當(dāng)從以下幾個方面著手考慮： 1）本案是否屬于人民法院受理范圍；

2）審查當(dāng)事人是否適格；

3）本案應(yīng)由何地人民法院管轄，是否可以提出管轄權(quán)異議；

4）是否超過訴訟時效；

5）對被告實際是否存在侵權(quán)及可能要承擔(dān)的法律責(zé)任作出初步的判斷；

6）被告侵權(quán)的證據(jù)情況及數(shù)量，并結(jié)合證據(jù)對原告專利的穩(wěn)定情作初步分析；

7）被告行為的法律性質(zhì)后果；

8）在綜合以上分析的基礎(chǔ)上，收集相關(guān)證據(jù)，考慮向國家專利復(fù)審委員會提出專利權(quán)無效宣告請求，以便在訴訟中申請法院中止案件審理。

2、作為被告律師應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行抗辯： 1）以原告濫用保護期限抗辯；

-原告未按時繳納專利年費，專利處于“被視為放棄狀態(tài)”；

-原告專利已被中國專利局撤辯；

-原告專利已經(jīng)被專利復(fù)審委員會宣告無效；

-原告專利不符合專利性條件或其它法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)被宣告無效，具被告已向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求并被授理。

2）以被告不侵權(quán)進(jìn)行抗辯

-被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）的技術(shù)特征與原告專利權(quán)利要主對應(yīng)必要技術(shù)特征；

-被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）的技術(shù)特征與原告專利權(quán)利要求對應(yīng)必要技術(shù)特片相比，有一項或一項以上的技術(shù)特征有本質(zhì)區(qū)別；

-屬于個人（不包括單位）非經(jīng)營目的的制造、使用行為；

3）以該行為不視為侵權(quán)進(jìn)行抗辯

-專利權(quán)用盡；

-先用權(quán)；

臨時過境；

科學(xué)研究與實驗性使用

4）以原告專利為已有技術(shù)抗辯

-僅適用于等同專利侵權(quán)，不適用于相同專利侵權(quán)的情況；

證明該已有技術(shù)應(yīng)當(dāng)是一項在專利申請日前已有的、單獨的技術(shù)方案，或者專利為該領(lǐng)域普通技術(shù)人員認(rèn)為是已有技術(shù)的顯而易見的簡單組合成的技術(shù)方案

5）以合同抗辯

-以被告實施的技術(shù)是通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同從第三人處合法取得為由進(jìn)行侵權(quán)抗辯，該抗辯不屬于對抗侵權(quán)的理由，只是承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的抗辯理由；

-技術(shù)轉(zhuǎn)達(dá)讓合同的受讓方被訴侵權(quán)，律師作為其代理人可以合同抗辯，主張由轉(zhuǎn)讓方先承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任感，而受讓方承擔(dān)一般連帶責(zé)任。

6）以訴認(rèn)時效抗辯

-專利侵權(quán)訴訟時效為二年，自專利梭或利害關(guān)系人知道或應(yīng)當(dāng)知道侵權(quán)行為之日起計算，代理律師可以提出專利權(quán)人行使超過訴訟時效的抗辯。

7）以損害不存在或數(shù)額計算沒有依據(jù)為由進(jìn)行抗辯

-原告銷量減少計算不正確；

-被告所獲的利潤計算不正確；-損失的講算方式不正確；

-原告所依據(jù)的專利實施許可費用不合理。

第十三條 專利申請權(quán)、專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件

（一）專利申請權(quán)糾紛案，即主要關(guān)于是職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造還是非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造；關(guān)于住是發(fā)明人或設(shè)計人；關(guān)于合作完成或接受委托完成的發(fā)明創(chuàng)造，誰有權(quán)申請專利。專利權(quán)權(quán)屬糾紛案，即在授予專利后，當(dāng)事人就誰該是發(fā)明創(chuàng)造的真正權(quán)利人而發(fā)生爭議。

（二）律師代理此類案件，除應(yīng)把握一般專利民事訴訟所具有的共同特點外，還應(yīng)注意以下幾點：

1、區(qū)分職務(wù)發(fā)明與非職務(wù)發(fā)明；

2、區(qū)分合作開發(fā)合同當(dāng)事人與共同發(fā)明人；

3、依合同約定情況下的權(quán)利歸屬與依實際合作形成的權(quán)利共有。第十四條 轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)、轉(zhuǎn)讓專利權(quán)、專利實施許可合同糾紛案件律師代理此類案件，除參照民事合糾紛的程序及處理方式之外，可參《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》

第十五條 發(fā)明專利公布的，專利授予前的使用權(quán)用費糾紛

我國專利法對發(fā)明專利申請實行早期公開，延遲審查制度。律師代理此類案件，應(yīng)明確在發(fā)明專利申請公開后至獲得專利權(quán)以前，申請人可要求實施其發(fā)明的單位和個人支付適當(dāng)?shù)馁M用，但無權(quán)要求使用人停止使用其發(fā)明技術(shù)，如果使用人拒絕支付費用，申請人尚不能據(jù)此提起訴訟，一般是等待發(fā)明專利權(quán)授予后，與專利侵權(quán)糾紛一并解決。

第十六條 關(guān)于和解：律師代理專利民事訴訟案件，應(yīng)考慮是否雙方能達(dá)成和解。做好如下工作：

（一）作為控方律師：

1、充分了解侵權(quán)方的狀況，并據(jù)此分析和解成功的可能性及侵權(quán)方支付賠償款的能力；

2、按照訴訟要求，收集好侵權(quán)證據(jù)；

3、依據(jù)現(xiàn)有立法及實踐經(jīng)驗評估出“如果訴訟的話”可能得到支持的賠償額，并依此確定與侵權(quán)方和解時的最高價位及最抵價位；

4、準(zhǔn)備好談判不成功后的下一步方案。

（二）作為被控律師

1、與被控方進(jìn)行充分溝通，并對被控方實際是滯存在侵權(quán)及可能要承擔(dān)的法律責(zé)任作出初步的判斷；

2、積極與控方進(jìn)行溝通，盡可能了解其手中掌握的有關(guān)侵權(quán)的證據(jù)情況及數(shù)量；

3、判斷被控方行為的法律性質(zhì)及后果；

4、準(zhǔn)備控方不接受和解的下步方案。

第四章與行政機關(guān)的關(guān)的專利法律業(yè)務(wù)

第一節(jié)專利行政調(diào)解及查處

第十七條 律師代理如下專利案件后，可代為申請行政調(diào)解：

（一）專利申請權(quán)和專權(quán)歸屬糾紛；

（二）發(fā)明人、設(shè)計人資格糾紛；

（三）職務(wù)發(fā)明的發(fā)明人、設(shè)計人的獎勵和報酬糾紛；

（四）在發(fā)明專利申請公布后專利權(quán)授予前使用發(fā)明而未支付適當(dāng)費用的糾紛。

第十八條 律師代理假冒專利行為案件，可直接舉報、代為申請行政查處。

第十九條 行政調(diào)處的專利管理機關(guān)的特殊性 特指由省、自治區(qū)、直轄市人民政府設(shè)立以及專利管理工作量大又有實際處理能力的設(shè)區(qū)的市人民政府設(shè)立的管理專利工作的部門。

第二十條 行政調(diào)處管轄

由被請求人和侵權(quán)行為地（侵權(quán)行為實施地和侵權(quán)行為結(jié)果地）的市級以上專利管理機關(guān)管轄。

第二十一條 律師代理行政調(diào)處案件，應(yīng)做好如下工作：

（一）提交專利糾紛調(diào)解申請書或?qū)＠謾?quán)糾紛處理請求書；

（二）收集被請求人專利侵權(quán)的相關(guān)證據(jù)。（具本可參照專利侵權(quán)訴訟證據(jù)內(nèi)容的規(guī)定）；

（三）作好如果不能達(dá)成行政調(diào)解或?qū)＠芾頇C關(guān)作出的處理決定不服向法院提起訴訟的準(zhǔn)備工作。

第二節(jié)專利行政訴訟法律業(yè)務(wù) 第二十二條 律師代理專利行政訴訟的案件范圍包括以下幾類：

（一）以中國國家知識產(chǎn)權(quán)局為被告，其中主要包括，但不限于

1、對專利局不予受理其申請不服的糾紛；

2、對其專利申請被視為撤回、對其專利權(quán)被視為放棄或被終止不服的糾紛；

3、對專利局確定的申請日有爭議，對專利局不確認(rèn)其優(yōu)先權(quán)不服的糾紛；

4、認(rèn)為專利局作出的其他具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的糾紛。

（二）以專利復(fù)審委員會為被告，主要包括，但不限于

1、對維持駁回申請復(fù)審決定不服的糾紛；

2、對專利權(quán)無效宣告請求決不定期不服的案件。

（三）以地方專利管理機關(guān)為被告

僅對冒充專利行為依職權(quán)進(jìn)處罰不服可提起行政訴訟，而地方專得管理機關(guān)的其他調(diào)處決定不服的，只可以向人民法院提起民事訴訟。

第二十三條

專利行政訴訟案件管轄法院

凡以中國國家知識關(guān)權(quán)和專利復(fù)審委員會為被告的專利行政案件，均由北京市第一中級人民法院作為第一審法院，北京市高級人民法院作為第二審法院。

對于以地方專利管理機關(guān)為被告的專利行政訴訟案年，則由被告所在地的對專利糾紛案有管轄權(quán)的中級人民法院管轄。

第二十四條

專利行政訴訟案件證據(jù)

律師代理該項業(yè)務(wù)，可以參照最高人民法院《關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》，但應(yīng)當(dāng)注意專利行政訴特殊的證據(jù)規(guī)則： 專利行政訴訟的特殊性決定了在各種類證據(jù)中最具有證明力的應(yīng)為書證，主要為各種專利文獻(xiàn)。專利代理律師應(yīng)在收集，檢索國內(nèi)外各種相關(guān)專利文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，分析其中主要技術(shù)特征，以支持自己的主張。

第三節(jié)專利海關(guān)備案及保護法律業(yè)務(wù)

第二十五條 權(quán)利人要求海關(guān)對其與進(jìn)出境貨物有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)實施保護的，應(yīng)當(dāng)將其知識產(chǎn)權(quán)向海關(guān)備案，可委托律師事務(wù)所及專利代理機構(gòu)代為申請，亦可自己真接提出備案申請。

第二十六條 專利海關(guān)備案管轄機關(guān)

專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)向海關(guān)總署提出申請，具體提交文件至海關(guān)總署政策法規(guī)司知識產(chǎn)權(quán)保護處。

第二十七條 律師為專利權(quán)人辦理專利海關(guān)備案業(yè)務(wù)，應(yīng)提交以下文件：

（一）專利權(quán)利證明：

1、專利證書的復(fù)印件（申請外觀設(shè)計備案的，還應(yīng)提交專利公告附圖）；

2、中國專利局所具的專利登記簿副本或者載有申請人名稱的專利維持費收據(jù)的復(fù)印件（限專利證書的簽發(fā)日期距申請備案日期一年以上的）；

（二）申請人身份證明：

加蓋工商管理部門確認(rèn)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)?。ㄏ蘧硟?nèi)工商企業(yè)）；或者公司登記文件復(fù)印件或者當(dāng)?shù)卣鼍叩淖C明（限境外工商企業(yè)）；或者申請人身份證件復(fù)印件（限專利權(quán)人為自然人）；

（三）代理授權(quán)委托書：

（四）代理人身份證明：加蓋工商管理部門確認(rèn)章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（限境內(nèi)工商企業(yè)）；或者設(shè)立律師事務(wù)所的批準(zhǔn)文件；

（五）專利海關(guān)備案申請書。第二十八條 海關(guān)根據(jù)《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》對懷疑的進(jìn)出口貨物侵犯專利權(quán)的貨物采取扣留的行政行為，該程序也可以基于當(dāng)事人的請求進(jìn)行。

第二十九條 律師代理專利權(quán)海關(guān)保護案件注意事項：

（一）專利權(quán)海關(guān)保護既可以基于專利進(jìn)行了海關(guān)保護備案登記而進(jìn)行，也可以基于權(quán)利人向出口貨物所在地海關(guān)投訴而進(jìn)行。

（二）作為投訴方，應(yīng)向海關(guān)提供被扣留貨物等值的擔(dān)保，被扣留貨物一方也可以提供相慶擔(dān)保以使其貨物得到海關(guān)放行。

第五章 專利刑事訴法律業(yè)務(wù)

第三十條 專利刑事訴訟主要針對假冒他人專利的行為，據(jù)專利法的規(guī)定，假冒他人專利行為情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成假冒他人專利罪，處三年以下有期徒刑、換拘役或罰金。

第三十一條 律師師處理此項業(yè)務(wù)時應(yīng)注意如下幾個方面：

（一）假冒他人專利行為主要是：

1、行為人在自己的產(chǎn)品上標(biāo)明是他人的專利產(chǎn)品，或直接標(biāo)明他人專利的專利號、專利標(biāo)記、或者在廣告中宣傳自己生產(chǎn)和推售的產(chǎn)品是他人的專利產(chǎn)品；

2、行為人通過不正當(dāng)手段騙取到他人的專利證書，將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品冒充該專利產(chǎn)品，到商業(yè)部門推銷，在產(chǎn)品上雖然未注明是他人的專利產(chǎn)品，但商業(yè)部門憑著專利證書，將該產(chǎn)品當(dāng)作他人的專利產(chǎn)品宣傳、出售。

（二）實踐中應(yīng)劃清的幾個界限：

1、仿制專利產(chǎn)品不屬于假冒他人專利；

2、未經(jīng)專利權(quán)人同意，許可或委托他人實施專利，不屬于假冒他人專利；

（三）“情節(jié)嚴(yán)重”的界定： 假冒他人專利只有達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重，才構(gòu)成刑事犯罪，具本指因假冒他人專利而給專利權(quán)人的權(quán)益造成嚴(yán)重?fù)p害，嚴(yán)重干擾專利管理秩序或給社會造成嚴(yán)重后果、造成惡劣影響的情況。

第六章 附則

第三十二條

本指引適用于廣東省律師辦理專利法律業(yè)務(wù)，本指引由廣東省律師協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)委員會負(fù)責(zé)解釋。

第三十三條

本指引與法律、法規(guī)、司法解釋等相關(guān)法律規(guī)定有沖突或不符時，以法律、法規(guī)、司法解釋等相關(guān)法律規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十四條

本指引自公布之日起實施。

第四篇：上海市律師協(xié)會《律師提供專利法律服務(wù)業(yè)務(wù)操作指引》

上海市律師協(xié)會《律師提供專利法律服務(wù)業(yè)務(wù)操作指引》

（2007年12月18日業(yè)務(wù)研究與職業(yè)培訓(xùn)委員會會議通過）

1.專利權(quán)和專利權(quán)法律保護 1.1 專利權(quán)

專利權(quán)是指一個國家專利主管機關(guān)依法授予專利申請人或其專利申請權(quán)繼承人在法定時間中，在該國（或地區(qū)）地域內(nèi)享有的相應(yīng)的獨占性的權(quán)利。

1.2.我國專利法保護的專利類型

我國專利法規(guī)定因發(fā)明創(chuàng)造的類型不同而分別授予發(fā)明專利權(quán)、實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)，也就是將專利分為發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設(shè)計專利三種類型。

發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。發(fā)明專利既保護產(chǎn)品發(fā)明，也保護方法發(fā)明以及用途發(fā)明。產(chǎn)品發(fā)明是指儀表、機器、設(shè)備、裝置或者液態(tài)、氣態(tài)、粉末狀物質(zhì)等人類創(chuàng)造的有形物。方法發(fā)明是指制造特定產(chǎn)品或者實現(xiàn)特定技術(shù)目標(biāo)采用的工藝流程、制造方法、技術(shù)手段以及開拓性的用途的發(fā)明創(chuàng)造。

實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案。實用新型必須是產(chǎn)品發(fā)明創(chuàng)造，而方法發(fā)明創(chuàng)造及用途發(fā)明創(chuàng)造都不能申請實用新型專利；實用新型必須是具有固定形狀和構(gòu)造的產(chǎn)品發(fā)明創(chuàng)造；沒有固定形狀和構(gòu)造的氣態(tài)、液態(tài)和粉末、顆粒狀物質(zhì)以及單純的線路等不能申請實用新型專利。

外觀設(shè)計是指對產(chǎn)品的形態(tài)、圖案、色彩或者其結(jié)合作出的富有美感的并適于工業(yè)上應(yīng)用的新設(shè)計。外觀設(shè)計是一種以工業(yè)應(yīng)用為目的，依附于以具體工業(yè)方法生產(chǎn)之產(chǎn)品的美學(xué)設(shè)計，可以是形狀、圖案、色彩三種要素的一種或者兩種、三種的組合，外觀設(shè)計既可以是平面的，也可以是立體的。外觀設(shè)計專利保護對象只是產(chǎn)品外觀的美學(xué)設(shè)計，不涉及產(chǎn)品的技術(shù)內(nèi)涵。

1.3.我國專利權(quán)的期限

我國專利法規(guī)定：發(fā)明專利權(quán)期限為20年，實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)期限都是10年，都從專利申請日起算。但是如果更確切地講，我國各類專利權(quán)的專利權(quán)實際保護期限要比上述年限短一些。例如發(fā)明專利申請共經(jīng)歷了三個階段，先是提出申請，再是專利申請文件早期公開，最后是批準(zhǔn)授權(quán)與否。在提出申請至早期公開這一階段專利申請的技術(shù)內(nèi)容還是保密的，法律只保護專利申請人因“申請在先”而依法產(chǎn)生的“先申請權(quán)益”，但對已申請專利的技術(shù)內(nèi)容沒有實質(zhì)的專利權(quán)保護，這一階段對相關(guān)技術(shù)內(nèi)容的保護，仍然適用于技術(shù)秘密保護的法律規(guī)定。在早期公開至批準(zhǔn)授權(quán)與否這一階段中，我國專利法規(guī)定只給予專利申請人以“臨時保護”，即“申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當(dāng)?shù)馁M用”，但決不是實質(zhì)的完整的專利保護。直到正式授予發(fā)明專利權(quán)后，專利申請人才正式“轉(zhuǎn)正”為專利權(quán)人，享有真正的完整的專利權(quán)。所以，發(fā)明專利權(quán)的全面的保護期限實際上應(yīng)當(dāng)從授予專利權(quán)日起開始。同理，實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)的全面保護期限也開始于授予專利權(quán)日起。

1.4 我國專利權(quán)的保護客體和保護內(nèi)容 1.4.1保護客體

并非所有的發(fā)明創(chuàng)造都能夠被授予專利權(quán)，根據(jù)我國專利法，首先，對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)；其次，對下列各項，不授予專利權(quán)：

（一）科學(xué)發(fā)現(xiàn)；

（二）智力活動的規(guī)則和方法；

（三）疾病的診斷和治療方法；

（四）動物和植物品種－但其生產(chǎn)方法，可以依照專利法規(guī)定授予專利權(quán)；

（五）用原子核變換方法獲得的物質(zhì)。

1.4.1保護內(nèi)容

我國專利法規(guī)定：發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，除另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計專利產(chǎn)品。我國專利法還規(guī)定：發(fā)明專利權(quán)和實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用以解釋權(quán)利要求。外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍則以表示在圖片或者照片中的該外觀設(shè)計專利產(chǎn)品為準(zhǔn)。

1.5我國的專利主管機關(guān)

根據(jù)《專利法》第3條的規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局管理全國的專利工作；統(tǒng)一受理和審查專利申請，依法授予專利權(quán)。

省、市、縣（含縣級市、區(qū)）人民政府管理專利工作的部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的專利管理工作。

2.我國現(xiàn)有專利立法、相關(guān)規(guī)定及國際條約 2.1.《中華人民共和國專利法》（1985.4.1施行；第一次修改后1993.1.1施行；第二次修改后2001.7.1施行）

2.2 《中華人民共和國民法通則》（1987.1.1施行）2.3 《中華人民共和國刑法》（1997.10.1施行）

2.4 《專利法實施細(xì)則》（1985.4.1施行；第一次修改后1993.1.1施行；第二次修改后2002.7.1施行）

2.5 《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（2001.7.1施行）

2.6 《最高人民法院關(guān)于對訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》（2001.7.1施行）

2.7 《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件若干問題的解答》（1992.2.9施行）

2.8.《最高人民法院關(guān)于專利侵權(quán)糾紛案件地域管轄問題的通知》（1987.6.29施行）

2.9《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2004年11月2日施行）

2.10 《專利代理條例》（1985.9.12；第一次修改后1991.4.1施行）2.11《專利行政執(zhí)法辦法》（2001.12.17施行）

2.12《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》（2004年3月1日施行）2.13 《國防專利條例》(2004年11月1日起施行)2.14 《審查指南》(2006年新版)2.15《國家知識產(chǎn)權(quán)局行政復(fù)議規(guī)程》（2002年9月1日起施行）除上述與專利相關(guān)的主要法律法規(guī)和司法解釋外，關(guān)于與專利相關(guān)的國際條約，我國于1985年加入《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，1993年加入《專利合作公約》，2001年加入世貿(mào)組織WTO，我國承諾履行《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》（TRIPS）。

3.專利非訴訟法律服務(wù) 3.1 專利管理

在專利非訴訟法律服務(wù)中，指導(dǎo)客戶建立專利管理機構(gòu)，進(jìn)行有效的專利管理是知識產(chǎn)權(quán)律師重要的工作內(nèi)容。

3.1.1 確定專利管理機構(gòu)的職責(zé)范圍 專利管理機構(gòu)的職責(zé)范圍通常包括以下內(nèi)容： ① 相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域最新專利信息的收集與分析。② 國內(nèi)外專利申請的辦理。③ 專利文件的整理與歸檔管理。④ 專利價值評估。⑤ 參與專利戰(zhàn)略的制訂。⑥ 參與專利訴訟的進(jìn)行。3.1.2.指導(dǎo)客戶制定專利戰(zhàn)略

專利戰(zhàn)略的內(nèi)容包括專利調(diào)查戰(zhàn)略、專利申請戰(zhàn)略、專利實施戰(zhàn)略和專利訴訟戰(zhàn)略等方面。其中專利調(diào)查戰(zhàn)略通常包括技術(shù)動向調(diào)查、專利性調(diào)查、專利法律狀態(tài)調(diào)查、同族專利調(diào)查、監(jiān)視調(diào)查等。

專利申請戰(zhàn)略通常包括基本專利戰(zhàn)略、外圍專利戰(zhàn)略、搶先申請戰(zhàn)略等。專利實施戰(zhàn)略主要包括專利實施戰(zhàn)略、?？妻D(zhuǎn)讓戰(zhàn)略、專利許可轉(zhuǎn)讓、專利引進(jìn)戰(zhàn)略等。

3.1.3.指導(dǎo)客戶進(jìn)行專利培訓(xùn)

律師應(yīng)當(dāng)專利管理機構(gòu)門定期安排有關(guān)課程對員工進(jìn)行專利知識培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容包括專利相關(guān)法律法規(guī)，相關(guān)案例，最新專利信息等。

3.2指導(dǎo)客戶進(jìn)行專利轉(zhuǎn)讓和實施許可業(yè)務(wù)

3.2.1 根據(jù)專利法的的規(guī)定，專利申請權(quán)和專利權(quán)都可以轉(zhuǎn)讓。在辦理專利申請權(quán)和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)時，應(yīng)注意以下幾點：

（1）中國單位或者個人向外國人轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，必須經(jīng)國務(wù)院有關(guān)主管部門批準(zhǔn)。（2）轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，讓與人與受讓人應(yīng)當(dāng)訂立合同。該合同為要式合同，即必須以書面形式訂立。對轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的合同，除專利法或有關(guān)行政法規(guī)另有規(guī)定的以外，應(yīng)適用《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定。

（3）轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的讓與人與受讓人訂立轉(zhuǎn)讓合同后，應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院專利行政部門辦理登記。專利申請權(quán)或者專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。需要指出的是，當(dāng)事人辦理登記，是專利申請權(quán)或者專利權(quán)轉(zhuǎn)移生效的要件，而不是轉(zhuǎn)讓合同生效的要件。依照合同法的規(guī)定，依法成立的轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的合同，自成立時即生效，當(dāng)事人一方不得以未經(jīng)登記為由主張合同無效。合同成立后，因未向國務(wù)院專利行政部門辦理登記手續(xù)使轉(zhuǎn)讓不生效的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)依法補辦登記手續(xù)。

（4）按照國務(wù)院發(fā)布的《國防專利條例》的規(guī)定，國防專利申請權(quán)和國防專利權(quán)只能向國內(nèi)的中國單位或者中國公民轉(zhuǎn)讓，禁止向國外的單位或者個人轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓國防專利申請權(quán)或者國防專利權(quán)的，屬于全民所有制單位的，須經(jīng)該單位上級主管部門批準(zhǔn)；屬于集體所有制單位或者個人的，須經(jīng)國防專利局批準(zhǔn)。向中外合資經(jīng)營企業(yè)、中外合作經(jīng)營企業(yè)轉(zhuǎn)讓國防專利申請權(quán)或者國防專利權(quán)的，須向國防專利局提出申請，由國防專利局報國防科工委批準(zhǔn)。

3.2.2 按照被許可人取得的實施權(quán)的范圍以及被許可人享有的權(quán)利，可以將專利實施許可分為以下5種類型：

（1）獨占實施許可（簡稱獨占許可）是指在一定時間內(nèi)，在專利權(quán)的一定地域范圍內(nèi)，專利權(quán)人只許可一個被許可人實施其專利，而且專利權(quán)人自己也不得實施該專利。獨占實施許可被許可人的地位與專利權(quán)人有相似之處。獨占實施許可的被許可人可以根據(jù)合同的約定獨占地實施專利技術(shù)，排除專利權(quán)人的實施行為，也可以在專利權(quán)人不起訴的情況下單獨提起侵權(quán)訴訟，或者請求人民法院采取訴前臨時措施。

（2）排他實施許可（簡稱排他許可）也稱獨家許可，是指在一定時間內(nèi)，在專利權(quán)的一定地域范圍內(nèi)，專利權(quán)人只許可一個被許可人實施其專利，但專利權(quán)人自己有權(quán)實施該專利。排他許可與獨占許可的區(qū)別就在于排他許可中的專利權(quán)人自己享有實施該專利的權(quán)利，而獨占許可中的專利權(quán)人自己也不能實施該專利。

（3）普通實施許可（簡稱普通許可）是指在一定時間內(nèi)，專利權(quán)人許可他人實施其專利，同時保留許可第三人實施該專利的權(quán)利。這樣，在同一地域內(nèi)，被許可人同時可能有若干家，專利權(quán)人自己也可以實施。普通許可是專利實施許可中最常見的一種類型。普通許可的被許可人能否作為原告提起侵權(quán)訴訟，能否申請人民法院采取臨時措施，關(guān)鍵在于實施許可合同的具體約定。

（4）分實施許可（簡稱分許可）是針對基本許可而言的，即在被許可人與專利權(quán)人訂立實施許可合同的基礎(chǔ)上，被許可人依照與專利權(quán)人的協(xié)議，作為許可人再許可第三人實施同一專利，被許可人與第三人之間的實施許可就是分許可。被許可人簽訂這種分許可合同必須得到專利權(quán)人的同意，否則無權(quán)訂立分許可合同。

（5）交叉實施許可（簡稱交叉許可）也稱作互換實施許可，是指兩個專利權(quán)人互相許可對方實施自己的專利。這種許可，兩個專利的價值大體是相等的，所以一般是免交使用費的，但如果二者的技術(shù)效果或者經(jīng)濟效益差距較大，也可以約定由合同一方當(dāng)事人給予另一方當(dāng)事人以適當(dāng)?shù)难a償。交叉許可的性質(zhì)，既可以是普通許可，也可以是獨占許可或排他許可。

3.3 代理專利行政維權(quán)

3.3.1.代理客戶提起行政處理請求

我國《專利法》第57條的規(guī)定，專利權(quán)被侵犯的救濟方式包括：（1）協(xié)商，即專利侵權(quán)糾紛可以由當(dāng)事人協(xié)商解決；（2）司法救濟，即專利權(quán)人或者利害關(guān)系人向人民法院提起民事訴訟；（3）行政救濟，即專利權(quán)人或者利害關(guān)系人請求管理專利工作的部門處理，要求責(zé)令停止侵權(quán)行為，也可以就賠償額請求調(diào)解。

管理專利工作的部門對專利侵權(quán)糾紛的處理包括以下職能：一是應(yīng)當(dāng)事人的請求，對專利侵權(quán)糾紛進(jìn)行處理，認(rèn)定侵權(quán)行為成立的，責(zé)令侵權(quán)人立即停止侵權(quán)行為，這是具體行政行為，當(dāng)事人不服的，可以依法提起行政訴訟。侵權(quán)人期滿不起訴又不停止侵權(quán)行為的，管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執(zhí)行。二是在行政處理的過程中，應(yīng)當(dāng)事人的請求，就專利侵權(quán)的賠償額進(jìn)行調(diào)解。這是一種調(diào)解，不具有約束力，調(diào)解不成的，當(dāng)事人可以依法提起民事訴訟。律師在指導(dǎo)客戶向?qū)＠芾聿块T提出行政請求，主要包括以下工作內(nèi)容：起草行政請求書、指導(dǎo)客戶收集必要的權(quán)利證據(jù)和侵權(quán)證據(jù)等。

3.3.2.代理客戶進(jìn)行海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護備案

根據(jù)《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》的規(guī)定，海關(guān)依照國家有關(guān)法律規(guī)定，在邊境執(zhí)法中保護與進(jìn)出境貨物有關(guān)并受中華人民共和國法律行政法規(guī)保護的知識產(chǎn)權(quán)，其中包括專利權(quán)。

律師在代理當(dāng)事人辦理知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)備案時應(yīng)注意，權(quán)利人向海關(guān)總署提出海關(guān)保護備案申請，應(yīng)事先向海關(guān)領(lǐng)取備案申請書。權(quán)利人或其代理人應(yīng)按照要求填寫申請書，并隨附有關(guān)文件，送交或寄送海關(guān)總署。

權(quán)利人提出備案申請，應(yīng)按照一項權(quán)利一份申請的原則提出，即每份申請書只能就一份權(quán)利證書上的專利提出申請。申請書應(yīng)用中文填寫，并保證交驗的申請文件真實、有效。

權(quán)利人在提交申請時應(yīng)當(dāng)同時附送下列文件：①專利權(quán)人的身份證明文件；授權(quán)委托書；②專利證書的復(fù)印件，經(jīng)專利局登記和公告的專利轉(zhuǎn)讓合同副本，專利實施許可合同副本；③海關(guān)總署認(rèn)為需要附送的其他文件。交驗的文件為外文的，同時提交中文譯本。

3.4專利申請代理 3.4.1國內(nèi)專利代理

根據(jù)專利法規(guī)定，中國單位或者個人在國內(nèi)申請專利和辦理其他專利事務(wù)的，可以委托專利代理機構(gòu)辦理。因此，具有專利代理資格的律師事務(wù)所可以以事務(wù)所身份從事專利代理法律服務(wù)的；而沒有專利代理服務(wù)資格，但確有能力從事專利代理法律服務(wù)的，可以參照民事訴訟中類似公民代理的方式，從事專利代理工作。

專利代理根據(jù)申請專利類型的不同而有所不同。

申請發(fā)明專利的，一般包括如下幾個階段：

1、撰寫發(fā)明申請文件并遞交申請：與客戶建立委托關(guān)系后，首先與客戶進(jìn)行溝通，進(jìn)行技術(shù)交底；然后對相關(guān)技術(shù)進(jìn)行檢索，確定相關(guān)發(fā)明的發(fā)明點；正式撰寫申請文件，包括權(quán)利要求書、說明書等；遞交正式申請。

2、專利審查中的代理：

1、初步審查程序中的代理：協(xié)助客戶做好初審程序中對文件、期限和費用的管理，對可能的程序或其他瑕疵進(jìn)行補正；

2、實質(zhì)審查程序中的代理：主要為幫助客戶做好對專利局針對申請文件可能作出的實質(zhì)審查意見通知書的答復(fù)。

3、授權(quán)階段的代理：對最終獲得授權(quán)的發(fā)明申請，應(yīng)協(xié)助客戶做好對相關(guān)文件、期限和費用的管理。

申請實用新型或外觀設(shè)計專利的，一般包括如下幾個階段：

1、撰寫申請文件并遞交申請：與客戶建立委托關(guān)系后，首先與客戶進(jìn)行溝通，進(jìn)行技術(shù)交底；然后對相關(guān)技術(shù)進(jìn)行檢索，確定相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明點；正式撰寫申請文件；遞交正式申請。

2、初步審查程序中的代理：協(xié)助客戶做好初審程序中對文件、期限和費用的管理，對可能的程序或其他瑕疵進(jìn)行補正；

3、授權(quán)階段的代理：對最終獲得授權(quán)的發(fā)明申請，應(yīng)協(xié)助客戶做好對相關(guān)文件、期限和費用的管理。

3.4.2涉外專利代理

根據(jù)專利法規(guī)定，在中國沒有經(jīng)常居所或者營業(yè)所的外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織在中國申請專利和辦理其他專利事務(wù)的，應(yīng)當(dāng)委托國務(wù)院專利行政部門指定的專利代理機構(gòu)辦理；中國單位或者個人將其在國內(nèi)完成的發(fā)明創(chuàng)造向外國申請專利的，應(yīng)當(dāng)先向國務(wù)院專利行政部門申請專利，委托其指定的專利代理機構(gòu)辦理，并遵守專利法第四條的規(guī)定；中國單位或者個人可以根據(jù)中華人民共和國參加的有關(guān)國際條約提出專利國際申請；申請人提出專利國際申請的，應(yīng)當(dāng)遵守前述規(guī)定。因此，除極少數(shù)例外，律師事務(wù)所律師從事涉外專利申請，相應(yīng)律師事務(wù)所應(yīng)具有涉外專利申請代理資格。

在涉外專利申請實務(wù)上，一般分為國內(nèi)向國外申請（內(nèi)向外）和國外向國內(nèi)申請（外向內(nèi)），其形式一般分為PCT模式和優(yōu)先權(quán)模式。鑒于篇幅和其服務(wù)的特殊性，此處不做展開。3.5專利行政復(fù)議代理

根據(jù)規(guī)定，公民、法人和其他組織,認(rèn)為國家知識產(chǎn)權(quán)局的具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的,可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請復(fù)議。復(fù)議申請人、第三人可以委托代理人代為參加復(fù)議。因此，律師可以代理復(fù)議申請人、第三人參加國家知識產(chǎn)權(quán)局的行政復(fù)議。

按規(guī)定，目前國家知識產(chǎn)權(quán)局受理專利行政復(fù)議的范圍，包括:(一)專利申請人對不予受理其申請不服的;(二)專利申請人對申請日的確定有爭議的;(三)專利申請人對視為未要求優(yōu)先權(quán)不服的;(四)專利申請人對其專利申請按保密專利申請?zhí)幚砘蛘卟话幢Ｃ軐＠暾執(zhí)幚聿环?(五)專利申請人對專利申請視為撤回不服的;(六)專利申請人對視為放棄取得專利權(quán)的權(quán)利不服的;(七)專利權(quán)人對專利權(quán)終止不服的;(八)專利申請人、專利權(quán)人因耽誤有關(guān)期限導(dǎo)致其權(quán)利喪失,請求恢復(fù)權(quán)利而不予恢復(fù)的;(九)專利權(quán)人對給予實施強制許可的決定不服的;(十)強制許可請求人對終止實施強制許可的決定不服的;(十一)國際申請的申請人對國家知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)專利法實施細(xì)則第一百零二條終止其國際專利申請不服的;(十二)國際申請的申請人對國家知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)專利法實施細(xì)則第一百一十五條所作復(fù)查決定不服的;(十三)專利代理機構(gòu)對撤銷其機構(gòu)的處罰不服的;(十四)專利代理人對吊銷其《專利代理人資格證書》的處罰不服的;(十五)公民、法人和其他組織認(rèn)為國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的其他具體專利行政行為侵犯其合法權(quán)益的。不包括：(一)專利申請人對駁回專利申請的決定不服的;(二)專利申請人對復(fù)審決定不服的;(三)專利權(quán)人和無效宣告請求人對專利復(fù)審委員會就無效宣告請求所作決定不服的;(四)專利權(quán)人或?qū)嵤娭圃S可的被許可人對實施強制許可使用費的裁決不服的;(五)國際申請的申請人對國家知識產(chǎn)權(quán)局作為國際申請的受理單位、國際檢索單位和國際初步審查單位所作決定不服的。有關(guān)專利行政復(fù)議的具體事項，可參照相關(guān)律師從事行政復(fù)議指引及《國家知識產(chǎn)權(quán)局行政復(fù)議規(guī)程》規(guī)定。

3.6專利復(fù)審代理

理論上，專利復(fù)審是一種特殊的專利行政復(fù)議程序。根據(jù)專利法，專利申請人對國務(wù)院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內(nèi)，向?qū)＠麖?fù)審委員會請求復(fù)審。專利復(fù)審委員會復(fù)審后，作出決定，并通知專利申請人。

在復(fù)審代理中，主要工作包括：

1、分析確定請求復(fù)審的理由，撰寫并向?qū)＠麖?fù)審委員會提交復(fù)審請求書，必要時，可對專利申請文件進(jìn)行修改以消除駁回決定指出的缺陷；

2、對專利復(fù)審委員會合議組可能發(fā)出的復(fù)審?fù)ㄖ獣M(jìn)行仔細(xì)研究并答復(fù)，必要時，可對專利申請文件進(jìn)行修改以消除復(fù)審?fù)ㄖ獣赋龅娜毕荩?/p>

3、參加復(fù)審程序中可能發(fā)生的口頭審理。

4、收到復(fù)審決定書后，若維持原駁回決定的，應(yīng)協(xié)助客戶仔細(xì)分析；客戶對專利復(fù)審委員會的復(fù)審決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內(nèi)向人民法院起訴。

3.7 專利無效代理 理論上，可將專利無效歸入為一種特殊的專利行政復(fù)議程序。專利法規(guī)定：自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效。實務(wù)中，專利無效常常成為專利侵權(quán)訴訟中，被告的一種訴訟手段。專利無效代理包括代理專利無效申請人和代理專利無效被申請人。

代理專利無效申請人的律師主要工作包括：

1、與客戶建立委托關(guān)系，根據(jù)無效請求的目的確定無效代理中的整體策略；

2、分析相關(guān)專利及公知技術(shù)，決定無效宣告請求的理由，并組織證據(jù)，按規(guī)定撰寫并提交無效請求書及相關(guān)證據(jù)，并及時繳納費用；

3、答復(fù)復(fù)審委員會無效合議組可能發(fā)出的審查通知書；

4、參加可能的口頭審理程序，對相關(guān)證據(jù)、事實進(jìn)行質(zhì)證、辯論，進(jìn)一步結(jié)合證據(jù)闡述無效理由；

5、幫助客戶分析無效請求審查決定，以確定是否可能提起訴訟；若與侵權(quán)訴訟有關(guān)的，應(yīng)依此確定在侵權(quán)訴訟中的后續(xù)對策。

代理專利無效被申請人的律師主要工作包括：

1、與客戶建立委托關(guān)系，分析無效宣告請求書的理由、證據(jù)，確定無效代理中的整體策略；

2、按規(guī)定撰寫并提交針對無效請求書的意見陳述書，必要時，應(yīng)協(xié)助客戶修改被申請無效發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠臋?quán)利要求書；

3、答復(fù)復(fù)審委員會無效合議組可能發(fā)出的審查通知書；

4、參加可能的口頭審理程序，對相關(guān)證據(jù)、事實進(jìn)行質(zhì)證、辯論，進(jìn)一步反駁無效宣告請求書無效理由；

5、幫助客戶分析無效請求審查決定，以確定是否可能提起訴訟；若與侵權(quán)訴訟有關(guān)的，應(yīng)依此確定在侵權(quán)訴訟中的后續(xù)對策。

無論是代理專利無效申請人還是代理專利無效被申請人，律師都應(yīng)當(dāng)按無效中的策略判斷是否進(jìn)行和解。

4.專利訴訟法律服務(wù) 4.1 專利民事訴訟 4.1.1專利權(quán)歸屬糾紛

此類案件主要包括專利申請權(quán)糾紛案件、專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件、職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設(shè)計人獎勵、報酬糾紛案件和發(fā)明人、設(shè)計人資格糾紛案件等。律師代理此類案件應(yīng)注意以下幾個問題：

4.1.1.1 管轄

法院對專利權(quán)屬糾紛的管轄，由被告住所地人民法院管轄。4.1.1.2.與專利侵權(quán)糾紛能否并案審理 在實踐中，往往遇到專利權(quán)屬糾紛與專利侵權(quán)糾紛交織在一起，比如，原告起訴要求分享被告（專利權(quán)人）的專利權(quán)，同時要求法院追究被告轉(zhuǎn)讓或?qū)嵤┰搶＠那謾?quán)責(zé)任。法院在審理此類案件是，通常會對兩個糾紛案件分案審理。

4.1.2 專利合同訴訟

此類案件主要包括專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同案件、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛案件、專利實施許可合同糾紛案件等。律師代理此類案件應(yīng)注意以下幾個問題：

4.1.2.1.管轄

根據(jù)《合同法》規(guī)定的“或裁或?qū)彙痹瓌t，律師應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)當(dāng)事人選擇合適的爭議解決方式。同時，就應(yīng)注意按照合同約定的法院來確定管轄，如果約定不明或約定違反級別管轄或?qū)俟茌牭?，約定無效。

4.1.2.2 準(zhǔn)確定位合同類型

專利合同糾紛涉及多種不同的合同類型，其法定的權(quán)利、義務(wù)也各不相同。因此，律師應(yīng)仔細(xì)分析爭議合同的真正類型，然后確定當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)及相應(yīng)的違約責(zé)任等。

4.1.3 專利侵權(quán)訴訟

4.1.3.1 作為原告代理人律師實務(wù) 4.1.3.1.1 權(quán)利證據(jù)的收集與整理

主要包括專利證書、說明書及其附圖、專利繳費單據(jù)、專利登記簿副本、專利實施許可合同等，以確認(rèn)原告是否有訴訟主體資格。

4.1.3.1.2 侵權(quán)證據(jù)的收集與整理

專利案件的侵權(quán)證據(jù)主要是指侵權(quán)產(chǎn)品及與其相關(guān)的資料，如網(wǎng)頁、銷售廣告、銷售合同等。權(quán)利人在收集侵權(quán)證據(jù)時必須采取合法的手段；對于一些關(guān)鍵的證據(jù)，建議采用公證取證的方法。

4.1.3.1.3專利侵權(quán)分析

綜合前述權(quán)利證據(jù)和侵權(quán)證據(jù)，進(jìn)行專利穩(wěn)定性以及專利與侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征對比分析，出具專利侵權(quán)分析報告，初步判斷訴訟可能性，并確定是否采取下一步的訴訟措施。

4.1.3.1.4 訴前臨時措施的運用

如果企業(yè)決定通過訴訟途徑解決侵權(quán)糾紛，則可以考慮使用訴前臨時措施。訴前臨時措施，包括訴前禁令、財產(chǎn)保全和證據(jù)保全三種。訴前禁令，可以根據(jù)具體情況，申請采取查封、扣押或法律規(guī)定的其它方法。財產(chǎn)保全，可以根據(jù)具體情況，采取查封、扣押、凍結(jié)或法律規(guī)定的其它方法。證據(jù)保全，可以根據(jù)具體情況，采取查封、扣押、拍照、錄像、錄音、復(fù)制、鑒定、勘驗等方法?！吨腥A人民共和國專利法》第六十一條規(guī)定，專利權(quán)人或者利害關(guān)系人有證據(jù)證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權(quán)的行為，如不及時制止將會使其合法權(quán)益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請責(zé)令停止有關(guān)行為和財產(chǎn)保全的措施。最高人民法院制定發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》，對人民法院如何適用該項訴前臨時司法措施作出了具體司法解釋。

4.1.3.1.5起訴

律師在了解案情后，應(yīng)確定專利侵權(quán)類型及被告，在考查訴訟時效后確定管轄法院提起訴訟。

級別管轄上，中級以上人民法院對一審專利案件具有管轄權(quán)。

地域管轄上，專利侵權(quán)糾紛案件，由侵權(quán)行為地和被告住所地人民法院管轄。如果存在多個被告，可以選擇其中一個被告的侵權(quán)行為地或被告住所地人民法院管轄。

需注意，根據(jù)不同案情及被告采取的對應(yīng)措施，在被告提起無效的情形下參加相應(yīng)無效程序及無效所應(yīng)當(dāng)采取的策略；參與侵權(quán)訴訟合議庭可能提起的中止案件聽證等。

4.1.3.1.6舉證期限結(jié)束后，根據(jù)合議庭的安排，參加庭審。針對爭議較大的技術(shù)問題，可申請鑒定。

4.1.3.1.7一審判決后，分析判決內(nèi)容并根據(jù)客戶的要求，提起上訴或或放棄上訴。

4.1.3.2.作為被告代理人律師實務(wù) 4.1.3.2.1 原告權(quán)利確認(rèn)。

在收到起訴狀副本后，首先應(yīng)該查證對方的詳細(xì)信息，同時進(jìn)行相關(guān)的專利檢索，對權(quán)利人的主體資格、專利有效性進(jìn)行確認(rèn)。

4.1.3.2.2 自我審查

審查自己的被控產(chǎn)品否侵權(quán)對方的專利權(quán)。將涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品與專利的技術(shù)特征進(jìn)行比較，進(jìn)行專利侵權(quán)分析，出具法律報告。

審查已有技術(shù)，以確定是否應(yīng)針對涉案專利權(quán)是否提起無效，并參與無效程序；通過無效程序，申請法院中止侵權(quán)案件的審理。如果發(fā)現(xiàn)本企業(yè)確實已經(jīng)侵犯對方的專利權(quán)且無效可能性較低，則應(yīng)當(dāng)在訴訟及無效過程中與對方進(jìn)行協(xié)商，嘗試以和解解決糾紛。

針對庭審中爭議較大的技術(shù)問題，可申請鑒定。4.1.3.2.3 應(yīng)對原告申請的“訴前臨時措施”

如果對方已經(jīng)申請了“訴前臨時措施”，對于財產(chǎn)保全，可根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第九十五條的規(guī)定，向法院提供擔(dān)保，由法院決定解除財產(chǎn)保全。

對于訴前禁令和證據(jù)保全，如果確定本企業(yè)沒有侵權(quán)行為，應(yīng)該積極應(yīng)訴，盡量縮短訴訟時間，同時準(zhǔn)備向?qū)Ψ教岢鲑r償要求。

4.1.3.2.4侵權(quán)抗辯

當(dāng)企業(yè)在專利侵權(quán)訴訟中作為被告被控侵權(quán)的時候，可以采取以下幾種方法進(jìn)行抗辯：濫用專利權(quán)抗辯、不侵權(quán)抗辯、已有技術(shù)抗辯、訴訟時效抗辯。

4.2 專利行政訴訟

由于作出行政決定的機關(guān)不同、決定的內(nèi)容不同，專利行政案件可以分為以下三類：

（1）以專利復(fù)審委員會作為被告的專利行政案件，包括①.不服專利復(fù)審委員會維持駁回申請復(fù)審決定的案件。②不服專利復(fù)審委員會專利權(quán)無效宣告請求決定的案件。

（2）以國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局為被告的專利行政案件，包括①.不服國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局作出的實施強制許可決定的案件。②不服國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局作出的實施強制許可使用費裁決的案件。③不服國務(wù)院專利行政部門行政復(fù)議決定案件。

（3）以管理專利工作的部門為被告的專利行政案件，包括①不服管理專利工作的部門做出的責(zé)令停止專利侵權(quán)行為的案件。②不服管理專利工作的部門做出的處罰假冒他人專利行為的案件。③不服管理專利工作的部門做出的處罰冒充專利行為的案件。④不服管理專利工作的部門做出的對專利代理機構(gòu)或者專利代理人的懲戒行為的案件。

4.3 專利刑事訴訟 4.3.1罪名概述

4.3.1.1《中華人民共和國刑法》第二百一十六條，假冒專利罪。假冒專利行為包括：（1）未經(jīng)許可，在其制造或者銷售的產(chǎn)品、產(chǎn)品的包裝上標(biāo)注他人專利號的；

（2）未經(jīng)許可，在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號，使人將所涉及的技術(shù)誤認(rèn)為是他人專利技術(shù)的；

（3）未經(jīng)許可，在合同中使用他人的專利號，使人將合同涉及的技術(shù)誤認(rèn)為是他人專利技術(shù)的；

（4）偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件的。4.3.2刑事案件的具體操作

作為侵犯假冒專利罪案件的被告辯護人，律師可以注意以下幾個方面的問題：

（1）原告提供的證據(jù)不能證明其享有專利權(quán)，具體要點參照民事部分。（2）起訴被告侵權(quán)的事實不清，證據(jù)不足或程序違法。（3）犯罪構(gòu)成要件不滿足：

①不具備犯罪構(gòu)成的主觀要件。主觀上沒有犯罪的故意，不構(gòu)成犯罪?！凹倜皩＠铩钡闹饔^要件只能是故意，疏忽大意的過失或過于自信的過失都不能構(gòu)成侵犯假冒專利罪。

②不具備犯罪構(gòu)成的客觀要件。假冒專利罪的認(rèn)定條件包括：（1）非法經(jīng)營數(shù)額在二十萬元以上；或者（2）違法所得數(shù)額在十萬元以上的；或者（3）給專利權(quán)人造成直接經(jīng)濟損失五十萬元以上的；或者（4）假冒兩項以上他人專利，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的；（5）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

附則

本指引由上海市律師協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)法律研究委員會起草，并非強制性或規(guī)范性規(guī)定，僅供律師在實際業(yè)務(wù)中參考。

第五篇：葡萄酒操作指引

黃埔海關(guān)進(jìn)口葡萄酒集中審核操作指引

一、黃埔海關(guān)對進(jìn)口葡萄酒實行何種審核模式？

黃埔海關(guān)對進(jìn)口葡萄酒實行“企業(yè)+商品”備案制管理模式。葡萄酒進(jìn)口企業(yè)必須在貨物進(jìn)口前，到黃埔海關(guān)審單處辦理企業(yè)和進(jìn)口商品備案登記，取得企業(yè)備案號，才能向海關(guān)申報進(jìn)口，同時在報關(guān)單備注欄注明進(jìn)口企業(yè)備案號。

二、葡萄酒海關(guān)備案跟以前的備案制有何不同？

新備案制是以企業(yè)和商品為主要內(nèi)容的備案模式，而舊備案制是以合同備案預(yù)審核為主要內(nèi)容的備案模式。新備案制以加強監(jiān)管、提高效能、加快通關(guān)速度為管理目標(biāo)，以分類管理及風(fēng)險管理為指導(dǎo)思想，以“企業(yè)+商品”為管理單元，結(jié)合程序性審核的一種管理模式。

三、黃埔海關(guān)進(jìn)口葡萄酒由哪個部門負(fù)責(zé)審核？

根據(jù)《黃埔海關(guān)進(jìn)口葡萄酒集中審核管理辦法》，黃埔海關(guān)審單處審單一科負(fù)責(zé)集中審核黃埔海關(guān)進(jìn)口葡萄酒電子報關(guān)單。

四、進(jìn)口葡萄酒海關(guān)備案包括哪些方面內(nèi)容？

進(jìn)口葡萄酒海關(guān)備案包括葡萄酒進(jìn)口企業(yè)（實際收貨單位）備案和進(jìn)口商品清單及其酒標(biāo)備案。

五、首次備案企業(yè)需提供哪些資料及由何人到海關(guān)辦理？

首次備案企業(yè)需提供資料：

1、備案企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（包括國稅和地稅）。（紙制）

2、備案商品清單（按照附表一格式填寫）（電子版）

3、備案商品完整、清晰紙質(zhì)及電子酒標(biāo)（外文正、背標(biāo)、300萬像素以上）。（紙制）（電子版）

4、主營合作酒莊介紹及主要品牌情況報告。（紙制）

5、辦公場所地址、法人代表、負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人姓名及聯(lián)系電話。（紙制）（電子版）

六、進(jìn)口葡萄酒企業(yè)何時何地遞交資料給海關(guān)進(jìn)行備案。

葡萄酒進(jìn)口企業(yè)（實際收貨單位）在報關(guān)單申報前的7個工作日到海關(guān)備案，將資料遞交到黃埔海關(guān)新大樓一樓東大廳 “葡萄酒資料交接窗”，并在備案登記本上登記。

七、進(jìn)口葡萄酒企業(yè)如何取得備案編號及備案時效？

海關(guān)在收到企業(yè)遞交的資料后，經(jīng)過整理分析，確認(rèn)資料齊全完整有效的，在5個工作日內(nèi)予以企業(yè)備案編號，企業(yè)到海關(guān)東大門“葡萄酒資料交接窗”領(lǐng)取備案回執(zhí)，企業(yè)在申報時在報關(guān)單備注欄輸入備案號；如果資料不完整或有疑問的，將通知企業(yè)補充資料或解答疑問，待資料完善后，方予以編號備案。

八、在2011年7月11日前已進(jìn)行過備案的企業(yè)及商品，如何領(lǐng)取備案號？

企業(yè)到海關(guān)東大門“葡萄酒資料交接窗”，提供或補齊第五條所述備案資料，經(jīng)海關(guān)核對舊備案資料庫無誤后予以備案號。

九、已備案企業(yè)要添加新商品如何辦理備案及報關(guān)手續(xù)？

企業(yè)到新海關(guān)大樓東大廳“葡萄酒資料交接窗”，辦理新商品及紙質(zhì)電子酒標(biāo)備案后，即可向海關(guān)申報。填報報關(guān)單時必須在報關(guān)單備注欄注明企業(yè)備案號（商品報關(guān)單項數(shù)*），加以標(biāo)識。品名牌子跟已備案商品相同但容量年份不同也視為新商品。

十、外掛形式通知企業(yè)帶報關(guān)單證等相關(guān)資料包括哪些資料？

見附表二企業(yè)提供商品請單。

以上資料若提供復(fù)印件的應(yīng)注明與原件相符并加蓋企業(yè)印章，企業(yè)提供的資料必須真真實有效，若企業(yè)提供虛假資料及有低瞞報價格線索移交稽查、緝私部門處理。

十一、企業(yè)何時遞交報關(guān)單進(jìn)口葡萄酒電子信息資料（報關(guān)單、發(fā)票和酒標(biāo)照片電子掃描件）？

企業(yè)或報關(guān)行在報關(guān)單海關(guān)審結(jié)后必須同步向?qū)弳翁庍f交該份報關(guān)單進(jìn)口葡萄酒電子信息資料（報關(guān)單、發(fā)票和酒標(biāo)照片電子掃描件）；格式：報關(guān)單、發(fā)票和酒標(biāo)照片以掃描方式保存，并壓縮在一個文件包中，文件包命名方式為“某某企業(yè)，葡萄酒外文名稱，進(jìn)口年月”，如“廣州卡聶高，CHATEAU LAFITE ROTHCHILD,2010年2月”；遞交方式：以U盤形式遞交到新海關(guān)大樓東大廳“葡萄酒資料交接窗”，或以郵件形式發(fā)送至海關(guān)郵箱（CUSTOMRW@163.COM）。

十二、進(jìn)口葡萄酒如何規(guī)范申報？

根據(jù)海關(guān)總署【2010】17號公告及海關(guān)規(guī)范申報目錄葡萄酒規(guī)范申報10項申報要素要求，企業(yè)在對進(jìn)口葡萄酒報關(guān)單填報時，應(yīng)按如下要求格式填報：

（一）商品名稱欄：欄目填報品名、品牌（中、外文），如“都夏美隆莊園干紅葡萄酒 CHATEAU DUHART-MILON”。（填報要求酒名及牌子中外文必須完整正確，若填報長度不夠可簡寫如“CHATEAU”可簡寫為“CH”）

（二）規(guī)格型號：包裝規(guī)格、產(chǎn)區(qū)（中外文酒標(biāo)標(biāo)示具體產(chǎn)區(qū)）、等級（簡寫如無等級填“無等級”）、年份、酒莊名（中外文可簡寫）。如“瓶裝750ML*

6、波亞克產(chǎn)區(qū)（PAUILLAC）Quatrimes Crus AOC級、2005年、都夏美隆莊園CH.DUHART-MILON”

（三）備注欄：

備案號、葡萄品種（中外文）、酒精度、釀造方法、其他在“商品名稱”和“型號”欄因字符限制無法申報的要素，若無法填齊10項申報要素，請注明詳見隨附清單，用隨附清單補充申報。

對不按以上要求填報的報關(guān)單海關(guān)將作退單處理并扣分。

十三、進(jìn)口葡萄酒申報的第二法定數(shù)量如何填報？

根據(jù)中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物報關(guān)單填制規(guī)范（2008年第52號公告）的要求，零售包裝的酒類，應(yīng)按液體部分的重量填報。

十四、報關(guān)單表頭凈重欄如何填報？

填報貨物凈重（包括酒液和瓶重）。

十五、若有其他疑問，如何咨詢？

請撥打?qū)弳翁帉弳我豢埔韵码娫挘?2130139、82130129、82130834、82130846。

十六、2011年7月11日起實施。